Dr. Gül BÜYÜKKILIÇ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AnaBilim Dalı MARKA HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASI

Transkript

1 Dr. Gül BÜYÜKKILIÇ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AnaBilim Dalı MARKA HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASI

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SULANDIRMA KAVRAMI VE TERMİNOLOJİSİ, TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KONUYA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 1. KAVRAM, TERMİNOLOJİ VE TARİHSEL GELİŞİM...7 I. KAVRAM VE TERMİNOLOJİ...7 A. K AVR A M GENEL OLARAK HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMANIN SULANDIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEMESİ...17 B. TERMİNOLOJİ II. TARİHSEL GELİŞİM A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU... 28

3 VIII 1. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA ÖNERİSİ ÖNERİ SONRASI SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA B. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU GENEL OLARAK /104/EEC VE 2008/95/EC SAYILI DİREKTİFLER /94 VE 207/2009 SAYILI TÜZÜKLER C. TÜRK HUKUKU HUKUKİ DÜZENLEMELER...59 I. ULUSLARARASI HUKUKİ DÜZENLEMELER...59 A. GENEL OLARAK...59 B. PARİS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDENİN KORUMA KAPSAMI...61 a. Genel Olarak...61 b. Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Marka aa. Terminoloji Sorunu bb. Tanınmışlığın Aranacağı Kesim cc. Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi dd. Koruma Talep Edilen Bölgede Kullanım ve/veya Tescil Zorunluluğu BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDE KAPSAMINDA SAĞLANAN KORUMANIN GENİŞLETİLME ÇABASI BİRİNCİ MÜKERRER ONUNCU MADDENİN UYGULANABİLİRLİĞİ C. TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ GENEL OLARAK MADDE 16/2 KAPSAMINDA TANINMIŞLIK VE KORUNMASI...81

4 3. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA BAKIMINDAN MADDE 16/3 ÜN DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 16/3 KAPSAMINDA KORUMA İÇİN ÖNCEKİ MARKANIN TESCİL EDİLMİŞ OLMASI KOŞULU...91 D. HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUMA İÇİN MODEL KUR ALLAR...93 E. ORTAK TAVSİYE METNİ ORTAYA ÇIKIŞI TANINMIŞLIK KAVRAMI a. Tanınmışlığın Aranacağı Kesim b. Tespite İlişkin Kriterler KORUMANIN KAPSAMI II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU A TARİHLİ DİREKTİF VE 2017 TARİHLİ TÜZÜK..114 B. 2015/2436 SAYILI DİREKTİF İLE ABD REVİZYON KANUNU NUN KARŞILAŞTIRILMASI IV. TÜRK HUKUKU IX İKİNCİ BÖLÜM SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN KAPSAMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR, KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR VE SULANDIRMA HALLERİ 3. GENEL ESASLAR I. KORUMANIN AMACI VE KORUNAN HUKUKİ MENFA ATLER A. KORUMANIN AMACI B. KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER

5 X II. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA KARŞISINDA SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA A. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA B. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI C. KARIŞTIRMA ve SULANDIRMANIN BİRLİKTE VAROLABİLİRLİĞİ III. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER A. ALEYHE GÖRÜŞLER B. LEHE GÖRÜŞLER C. DEĞERLENDİRME VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN GENİŞ YORUMLANMAMASI İLKESİ IŞIĞINDA TARAF MENFAATLERİNİN DENGELENMESİ YAKLAŞIMI ÖNERİSİ KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR I. GENEL OLARAK II. ÖNCEKİ MARKANIN TANINMIŞ OLMASI A. TANINMIŞLIK KOŞULUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER TANINMIŞLIĞIN ESAS ALINMAMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNAN GÖRÜŞLER TANINMIŞLIĞIN BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU SAVUNAN GÖRÜŞLER a. Sulandırmaya Karşı Korumada İlgili Kesimin Menfaatlerinin Göz Ardı Edilmesi Sebebiyle Oluşan Boşluğun Giderilmesi b. Genişletilmiş Koruma İçin Bir Eşik Niteliği Taşıması c. Yatırımın Ödüllendirilmesi d. Bağlantının Tespitinde Başvurulan Bir Kriter Olması e. İhlalin Tespitinde Belirleyici Role Sahip Olması f. Tarihsel ve Pragmatik Gerekçeler

6 B. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA C. TANINMIŞLIĞI TEMEL ALAN DİĞER MARKALARLA KARŞILAŞTIRMA D. NICHE (NİŞ) TANINMIŞLIK NİŞ TANINMIŞLIK VE TÜRLERİ KORUMA KAPSAMINDA NİŞ TANINMIŞLIK E. TANINMIŞLIĞIN ARANACAĞI KESİM F. GEREKLİ VE YETERLİ TANINMIŞLIK DÜZEYİ G. NİTEL TANINMIŞLIĞIN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI H. TANINMIŞLIĞIN COĞRAFİ OLARAK TESPİTİ I. TANINMIŞLIĞIN ZAMANSAL OLARAK TESPİTİ J. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE YETKİLİ MAKAM K. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER III. TARAF İŞARETLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI A. BAĞLANTI KAVRAMI B. GEREKLİ VE YETERLİ BAĞLANTI DÜZEYİ C. BAĞLANTININ TESPİTİ DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER a. Global Değerlendirme Yaklaşımı b. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik aa. Genel Açıklamalar bb. Gerekli ve Yeterli Benzerlik Düzeyi cc. Benzerliğin Tespiti c. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik aa. Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi i. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku ii. Amerika Birleşik Devletleri Hukuku XI

7 XII bb. Benzerliğin Tespiti ve Bağlantının Değerlendirilmesindeki Rolü d. Önceki Markanın Tanınmışlık Gücü e. Önceki Markanın Ayırt Ediciliği DEĞERLENDİRME DIŞINDA TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR IV. ÖNCEKİ MARKANIN TESCİLLİ VEYA TESCİL İÇİN BAŞVURU AŞAMASINDA OLMASI V. SONRAKİ İŞARET BAKIMINDAN MARKASAL KULLANIM KOŞULU SULANDIRMA HALLERİ I. SULANDIRMA HALLERİNE GENEL BİR BAKIŞ II. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZARAR GÖRMESİ A. GENEL OLARAK B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ TEORİSİ ZİHİNSEL BAĞLANTILARA TECAVÜZ TEORİSİ EKONOMİK ZARAR TEORİSİ HAKSIZ YARARLANMA TEORİSİ PSİKOLOJİK YAKLAŞIM TEORİSİ ÖNCEKİ MARKANIN JENERİK HALE GELMESİNE DAYANAN TEORİ FONKSİYONEL YAKLAŞIM TEORİSİ C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ İLE JENERİK HALE GELME İLE HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI...408

8 XIII 1. KORUMANIN KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİ a. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması aa. İtibar ile bb. Tanınmışlık ile cc. Eşsizlik ile b. Gerekli ve Yeterli Ayırt Edicilik Düzeyi AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ a. Zarar Verme ve Zedeleme b. Zararın Tespiti aa. Dikkate Alınması Gereken Kriterler i. Çok Kriterli Yaklaşım ii. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi iii. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi iv. Önceki Markanın Tanınmışlık Düzeyi v. Önceki Markanın Ayırt Edicilik Düzeyi vi. Sonraki Kullanımların Etkisi bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar i. Karıştırma veya Bu Yönde Bir İhtimal ii. Sonraki Kullanım Sebebiyle Fayda Elde Edilmiş Olması iii. Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı Kurma Niyeti iv. Önceki Marka Sahibince Gerçekleştirilen Kullanımlar III. MARKANIN İTİBARININ ZARAR GÖRMESİ A. GENEL OLARAK B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER GENEL OLARAK TOPLUMSAL MENFAAT TEORİSİ REKLAM FONKSİYONUNU ESAS ALAN TEORİ.456

9 XIV 4. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ESAS ALAN TEORİ C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI GENEL OLARAK KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI KORUMANIN KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN İTİBARI a. Genel Olarak b. Tanınmışlık ile Karşılaştırılması İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ a. Genel Olarak b. Önceki Marka ile Olumsuz Bağlantılar Kurulması.472 c. Olumsuz Bağlantıların Önceki Markaya Devri d. Zararın Tespiti aa. Dikkate Alınabilecek Kriterler i. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi ii. Önceki Markanın Sahip Olduğu Tanınmışlık Düzeyi bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar GÖRÜNÜM HALLERİ a. Görünüm Hallerine İlişkin Çeşitli Sınıflandırmalar b. İtibarın Zarar Gördüğünün Kabul Edildiği Çeşitli Haller aa. Taraf Mal/Hizmetleri Arasında Uyumsuzluk i. Doğaları Gereği Nahoş Nitelikteki Mal/ Hizmetlerde Kullanım ii. Tezatlık Oluşturan Mal/Hizmetlerde Kullanım bb. Önceki Markanın İmajı ve Sonraki Mal/Hizmetler Arasında Uyumsuzluk

10 XV cc. Kelime ve/veya Şekil Unsurunun Olumsuz Şekilde Değiştirilerek Kullanım dd. Kanun Dışı Aktiviteleri Çağrıştıran İçerikte Kullanım ee. Cinsellik İhtiva Eden İçerikte Kullanım ff. Düşük Kaliteli Mal/Hizmetlerde Kullanım c. İtibara Zarar Verdiği Kabul Edilmeyen Haller ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HUKUKİ YOLLAR, SAVUNMA SEBEPLERİ VE İSPAT 6. HUKUKİ YOLLAR I. GENEL OLARAK II. TESCİL BAŞVURUSUNA İTİRAZ III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI A. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA İLİŞKİN SINAİ MÜLKİYET KANUNU NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ VE SULANDIRMANIN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONU EDİLEBİLİRLİĞİ B. DAVACI VE DAVALI C. DAVA AÇMA SÜRESİ D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME E. ETKİLERİ IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMUNDA AÇILABİLECEK DAVALAR VE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DİĞER HUKUKİ TALEPLER A. GENEL OLARAK B. DAVALAR TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞINA İLİŞKİN DAVA

11 XVI 3. MUHTEMEL TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI DAVASI TECAVÜZÜN K ALDIR ILMASI DAVASI TAZMİNAT DAVALARI a. Genel Olarak b. Maddi Tazminat c. Manevi Tazminat d. İtibar Tazminatı TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME C. DİĞER HUKUKİ TALEPLER DELİLLERİN TESPİTİ VE MUHAFAZASI EL KOYMA MÜLKİYET HAKKI TANIMA KOLAYLAŞTIRILMIŞ İMHA HIZLI İMHA İHTİYATİ TEDBİR GÜMRÜKLERDE EL KOYMA BİLGİ ALMA HÜKMÜN İLANI VE İLGİLİLERE TEBLİĞİ TECAVÜZÜN DEVAMINI ÖNLEMEK ÜZERE ALINABİLECEK DİĞER TEDBİRLER SAVUNMA SEBEPLERİ I. GENEL OLARAK II. HUKUKİ DÜZENLEMELER

12 XVII III. TARAF İŞARETLERİ ARASINDA BAĞLANTI KURMA NİYETİ KRİTERİNİN DİKKATE ALINABİLİRLİĞİ IV. ÖZEL SAVUNMA SEBEPLERİ A. HAKLI SEBEBE DAYALI KULLANIM SAVUNMA SEBEBİ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ SAVUNMA ARACI OLARAK HAKLI SEBEP BAŞVURU AŞAMASINDA SONRAKİ MARKALAR BAKIMINDAN KULLANIM KOŞULUNUN YERİNDELİĞİ B. YALIN (NOMİNATİF) DÜRÜST KULLANIM C. TASVİRİ (TANIMLAYICI) DÜRÜST KULLANIM D. SÜSLEME (DEKORATİF) AMAÇLI KULLANIM E. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMDA KULLANIM F. PARODİ, ELEŞTİRİ VEYA YORUM İÇERİKLİ KULLANIM G. HABER BİLDİRİMİNDE VEYA YORUMUNDA KULLANIM H. MARKASAL OLMAYAN KULLANIM I. HAKKIN TÜKETİLMESİ J. MARKA KULLANIM ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK K. KÖTÜ NİYETLİ TESCİL L. SESSİZ KALMA SURETİYLE HAK KAYBI M. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KULLANIM V. GENEL SAVUNMA SEBEPLERİ (HUKUKA UYGUN KULLANIM SAVUNMASI) A. GENEL OLARAK B. GERÇEK KİŞİNİN KENDİ AD VEYA ADRESİNİ BELİRTTİĞİ KULLANIMLAR C. MAL/HİZMETE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI İHTİVA EDEN KULLANIMLAR...649

13 XVIII D. MAL/HİZMETİN KULLANIM AMACININ BELİRTİLMESİ BAKIMINDAN GEREKLİ OLAN KULLANIMLAR İSPAT I. KARIŞTIRMA İHTİMALİNİN İSPATININ ARANMAMASI II. SULANDIRMA VEYA BU YÖNDE CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ III. TANINMIŞLIĞIN İSPATI IV. BAĞLANTININ İSPATI V. FARKLI SULANDIRMA HALLERİ BAKIMINDAN İSPAT A. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ GENEL OLARAK TÜKETİCİNIN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ a. Genel Açıklamalar b. İspat Ölçüt ve Araçları c. Aksi İspat Edilebilir Ekonomik Zarar Karinesi Önerisi B. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ İSPAT ÖLÇÜT VE ARAÇLARI TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİK KRİTERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA