6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA MARKA DÜZENLEMELERİ

Transkript

1 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA MARKA DÜZENLEMELERİ Stj. Av. A. Atakan KARATAŞ GİRİŞ Sınai Mülkiyet Kanununun kabulüyle beraber marka hakkında önemli yenilikler ve değişiklikler meydana gelmiştir. Bir işaretin hukuksal düzlemde marka olabilmesi için mutlak ret veya nispi ret nedenlerinden herhangi birinin mevcut olmaması gerekmektedir. Marka tescilinde doğan hakların kapsamı ve istisnalarıyla markanın kullanılması hakkındaki usul markanın hukuksal anlamda korunmasında temel unsurlardır. Tüm bu unsurlar doğrultusunda talepler, başvuru şartları, rüçhan hakkı gibi özel hakların etkisi, talep edilmesi ve hükmü olmak üzere pek çok unsur bir işaretin marka olabilme sürecinde etkili olmaktadır. Marka hakkındaki Uluslararası düzenlemelerde çeşitli kurallar getirmektedir. Örneğin başvurular konusunda Madrid protokolü, ret sebepleri ve kullanımı konusunda AB Marka Tüzüğü büyük önem taşımaktadır. Nitekim yapılan değişikliklerle özellikle AB Marka Tüzüğünün yeni kanunumuz için yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz. Markayla ilgili yayım ve karar aşamaları öngörülmüştür. Nitekim kanun maddelerinde ayrı ayrı yayıma itiraz ve yayıma itirazın incelenmesi, karara itiraz ve karara itirazın incelenmesi gibi pek çok konuya yer verilmiştir. Markaya ilişkin en önemli düzenlemeler ise markanın tescilinde, koruma süresi ve yenilenmesinde ve en nihayetinde lisans aşamasında mevcut olmaktadır. Esasen hukuki ihtilaflar hem bahsettiğimiz hususlarda hem de markanın hükümsüzlük halleri, iptal halleri gibi hususlarda yoğunlukla yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda markaya ilişkin eski düzenlemelerle, en son düzenlemeler birbirleriyle mukayese edilip, markaya ilişkin en son getirilen yenilikler ve düzenlemeler incelenecektir.

2 Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Düzenlemeleri A. KARAKAŞ 289 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA TESCİLİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 1.1 MARKA OLABİLECEK İŞARETLER HAKKINDAKİ DEĞİŞİK- LİKLER 556 sayılı KHK nın 5. Maddesindeki marka tanımı, 6769 sayılı sınai mülkiyet kanununun 4.Maddesi ile genişletilmiştir. Bu doğrultuda ilgili maddeler arasındaki ilk fark sicilde gösterilebilir olma ifadesinden kaynaklanmaktadır sayılı kanun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten markanın oluşabileceğini belirtmiştir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere yeni düzenlemede marka olabilecek işaretlerin belirtilmesinde her türlü işaret ifadesinin kullanıldığı dolayısıyla, sınırlı sayı ilkesinin benimsenmediği görülmektedir. Eski kanuna nazaran yeni kanunun renklerin, seslerin ve hareketlerinde işaret kapsamında değerlendirilmesi, dolayısıyla marka kapsamına alınabilmesidir. Özellikle renkler ve seslerin bu kapsamda değerlendirilmesi ülkemiz açısından yenilikçi bir gelişmedir. Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının (TRIPS) 15. Maddesinde yer alan bu düzenlemenin yeni kanunumuzda yer alması bir diğer dikkat çekici bir unsur olmuştur. TRIPS gibi uluslararası düzenlemelerin yanı sıra 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü gibi uluslararası düzenlemelerde de kabul edilen işaretlerin ayırt edilebilecek açık ve net bir şekilde sicilde gösterilebilir ifadesi yeni kanun maddesinde yerini almıştır. 1.2 MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ VE NİSPİ RET NEDENLERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Marka olabilecek işaretlerin belirtilmesinde her türlü işaret ifadesinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu ifadeden de anlaşılabileceği üzere marka işaretlerinin tescilinde sınırlı sayı ilkesinin benimsenmediği görülmektedir. Marka olarak kullanılabilecek işaretlerin seçiminde serbesti olmasına rağmen tescil edilebilirlik bakımından bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Maddede, daha çok kamu yararı ile ilgili görülen ve Enstitü tarafından resen incelenen ret nedenleri yer almaktadır. Ayırt ediciliğe sahip olması markanın en önemli niteliği olarak belirlenmiştir. Marka olarak tescil edilebilecek bir işaret için 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesi doğrultusunda ayırt edilebilirlik özelliği aranmaktadır. Özel-

3 290 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 91 Sayı: 5 Yıl: 2017 likle 6769 sayılı kanunun 5. Maddesinde belirtildiği üzere herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Bununla birlikte kişilerin tekeline verilmesi mümkün olmayan işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Genel olarak bu ret sebeplerinin ana düşüncesi üreticiler ve tüketiciler arasındaki dengenin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesine yöneliktir. Tescilli olmayan tanınmış markalarında daha fazla korunduğu yeni kanunumuza göre marka sahiplerinin aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt edilemeyecek benzer markalara itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itirazı üzerine aynı veya benzer marka başvurusu reddedilecektir. Bu kural ile tescilsiz kullanılan bir marka veya ticaret siciline kayıtlı bir ticaret unvanı veya işletme adı sahibine itiraz hakkı tanınmıştır. Tahsis edilmiş bir internet alan adına dayalı olarak sonraki bir marka başvurusuna itiraz olanağı bu kapsamda değerlendirilebilir. 1 Kanun un 5. maddesi ile bu hususa bir istisna getirilerek, önceki marka sahibinin, yeni başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı izin belgesinin Kurum a sunulması halinde başvurunun reddedilemeyeceği öngörülmektedir. 2 Malın özgün doğal yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini, münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenerek AB Marka Tüzüğüne ve Alman Marka Yasasına paralellik sağlanmıştır. Örneğin bir futbol topu yahut bir limon gibi doğası gereği başka şekillerde olamayacak şekilleri münhasıran içeren işaretler ilgili mallar açısından marka olarak tescil edilemez. Ancak bunlara özgün bir şekil verildiğinde marka olarak tescili mümkün olabilecektir. Örneğin doğal bir şekli olan karpuz un son zamanlarda pazarlama harikası olarak sunulan kare veya dikdörtgen şeklinde üretilmesiyle özgün bir şekil elde edileceğinden tescili mümkün olabilecektir. Halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğine ilişkin düzenleme maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer almakta olup, ilgili fıkraya göre; mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğini hükme bağlanmıştır. 1 Kaan D. Sınai Mülkiyet Kanunu İle Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler, (Erişim Tarihi ) 2 Zeynep G. ve Selin Ö sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ( Kanun ) da Marka Düzenlemeleri, (Erişim Tarihi )

4 Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Düzenlemeleri A. KARAKAŞ 291 Tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetleri doğrultusunda koruma kapsamı genişleyebilecektir. Ancak tescilli bir coğrafi işareti içeren ya da tescilli bir coğrafi işaretten oluşan bir marka başvurusu ilk incelemede Kurum tarafından reddedilecektir. Coğrafi işaretten oluşan veya tescilli bir coğrafi işareti içeren markaların tescil edilemeyeceğine dair maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan düzenlemeye göre müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunması amaçlanmıştır. 1.3 MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI VE İS- TİSNALARI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 12 nci maddesinde ve 2015/2436 sayılı AB Marka direktifleri doğrultusunda markanın sahibine sağladığı münhasır haklara sınırlamalar getirilmiştir. Gerçek kişilerin kendi ad ve adresini belirtmesi, üçüncü kişilerin mal ve hizmetler ile ilgili açıklamada bulunması ve özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça gibi malların ya da hizmetlerin kullanım amacını göstermek bakımından gereklilik bulunan hallerde markanın kullanılması marka sahibince önlenemeyecek durumlar olarak düzenlenmiştir MARKANIN BAŞVURU ESERLERİNDE YER ALMASI HAKKIN- DAKİ DEĞİŞİKLİKLER Markanın başvuru eserlerinde yer alması konusunda eski kanun ile yeni kanun arasında seçimlik haktan kaynaklanan bir farklılık bulunmaktadır. Eski kanunda yayımın sonraki ilk sayısında yanlışlığı düzeltir. İfadesi kullanılırken yeni düzenlemede ya da markayı eserden kaldırır. İbaresi eklenerek seçimlik hakkın marka sahibince kullanılabileceği düzenlenmiştir. 1.5 TİCARİ VEKİL VEYA TEMSİLCİ ADINA TESCİLLİ MARKAYA İLİŞKİN TALEPLER HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Ticari vekil veya temsilcinin haklı bir sebebinin olmaması halinde marka sahibi mahkemeden markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebilme hakkı eski kanunda da düzenlenirken yeni yeni kanunla birlikte marka tescilinin kendisine devredilmesini de talep edebileceği hükme bağlanmıştır Sayılı Kanunun 12. Maddesinin Gerekçesi

5 292 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 91 Sayı: 5 Yıl: 2017 İKİNCİ BÖLÜM MARKA TESCİL BAŞVURULARI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 2.1. BAŞVURU ŞARTLARI, SINIFLANDIRMA VE BÖLÜNME HAK- KINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Eski kanun düzenlemelerinden ziyade tüm başvuru şartlarını sade ve anlaşılabilir bir şekilde toplayan 6769 sayılı kanunun 11.maddesine göre başvuru şartları düzenlenmiştir. Başvuruda öncelikle başvuranın bilgilerini içeren bir başvuru formu, marka örneği, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretlerinin ödendiğini gösterir bilgiyi, ortak marka veya garanti markası için bir başvuruysa teknik şartnamenin sunulması gerekir. Rüçhan hakkı talebi varsa talep ücretinin ödendiğini gösteren belgenin ve latin alfabesi dışında harf veya harflerin kullanılması durumunda bunlar latin alfabesindeki karşılığının gösterilmesi gerekir. Maddenin devam eden fıkralarında; bir başvuruyla ancak bir markanın tescilinin talep edilebileceği, ancak bu ilgili maddenin beşinci fıkrası gereğince de başvuru tescil edilene kadar talep üzerine iki veya daha fazla başvuruya bölünebileceği, mal veya hizmetlere ilişkin sınıflandırma ilkeleri düzenlenmiştir. Buna ek olarak imla hataları ve açık maddi hataların başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilebileceği ve başvuruya, sınıflandırmaya ve bölünmeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği ilgili maddenin 6. Ve 7. fıkrasında belirtilmektedir. 2.2 MADRİD PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YAPILAN ULUSLARA- RASI MARKA BAŞVURULARI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Daha önce herhangi bu konuya ilişkin herhangi bir düzenlemenin olmamasından mütevellit 14.maddenin yeni bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Madde ile birlikte Türkiye nin belirlenen akit taraf olduğu bir uluslararası tescilin etkisi düzenlenmektedir. uluslararası bir başvurunun, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki bir tarihte yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki bir tarihte Enstitü kayıtlarına giren bir marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemeyeceği, sonraki tarihli 10 marka başvurusu veya tescilinin, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirileceği ve sonraki tarihli markanın tescilli olması durumunda 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Karara itiraz için öngörülen iki aylık itiraz süresinin başlangıç tarihi kesin olarak belirlenmektedir Sayılı Kanunun 22. Maddesinin Gerekçesi

6 Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Düzenlemeleri A. KARAKAŞ ŞEKLİ İNCELEME, ŞEKLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ VE BAŞVURU TARİHİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İlgili madde marka başvurularının incelenme usulünü ve başvurunun kesinleşme tarihine ilişkin detayları belirtmekte olup, şekli eksiklik bulunmadığına karar verildiği anda kesinleştiğini, Şekli eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verileceğini düzenlemektedir. Eksiklikler düzeltilmezse başvuru işlemden kaldırılır ve rüçhan hakkının kaybı sonucu doğar. 2.4 RÜÇHAN HAKKI, TALEP EDİLMESİ VE ETKİSİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Maddenin birinci ve ikinci fıkrasında rüçhan hakkından yararlanacak olan kişiler ve rüçhan hakkından yararlanma usulü hükme bağlanmıştır. Sergilerde teşhirden doğan rüçhan haklarını düzenleyen üçüncü fıkra, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 33 üncü maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Maddenin dördüncü fıkrasında, serginin resmi açılış tarihinden önce markanın kullanılacağı mallar ya da hizmetlerin markayla birlikte teşhir edilmesi durumunda rüçhan hakkının başlangıç süresi düzenlenmiştir. 5 Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar. 2.5 ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞLERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK- LER İlgili maddeye yeni kanunla Enstitü, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder. ibaresi eklenmiştir. Buna göre enstitü üçünkü kişilerin görüşlerinin sonuca bağlanmasında önemli bir mercii haline gelmiştir. 2.6 GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA HAKKINDAKİ DEĞİ- ŞİKLİKLER Garanti markası ve ortak marka yeni kanunun 31. maddesi ile düzenlenmiştir. Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır. Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar Sayılı Kanunun 33. Maddesinin Gerekçesi

7 294 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 91 Sayı: 5 Yıl: LİSANS HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Lisans durumu ile ilgili düzenlenen yeni madde eski maddeye göre değişiklikler içermektedir. Yeni düzenlemede de inhisari lisans ile inhisari olmayan lisans kavramları korunmuş ve özelliklerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak inhisari lisans sahibi olan kişinin 3. kişilere karşı marka sahibinin açabileceği davaları açabilmesi yönünde düzenleme yapılmış olsa da yeni hükümde bu yönde bir açıklama yer almamaktadır. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. 6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MARKAYA İLİŞKİN İTİRAZLAR, HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL HAL- LERİ, SONA ERME VE TECAVÜZ 3.1 YAYIMA İTİRAZ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun gerekli şartları taşımadığını bu doğrultuda da tescil edilmemesi gerektiğini öne süren itirazlar ilgili kişiler tarafından eski düzenlemenin aksine marka başvurusunun ilanından itibaren üç aylık süre, iki aya indirilmiştir. itirazın incelenmesi ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüye sunulması zorunludur. Tescilli markanın kanuna göre korunma süresi 10 yıldır. Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki 6 ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Eski düzenlemenin aksine Enstitünün markanın koruma süresinin bittiğini marka sahibine bildirmesi düzenlemesi yeni kanunda yer almamaktadır. Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Yeni kanunda uzlaşmayla ilgili hususlarda Arabuluculuk Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği kabul edilmiştir. 3.2 HÜKÜMSÜZLÜK HÂLLERİ VE HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİ HAK- KINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği yeni kanunun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca hükümsüzlük davasının şartları ve zamanaşımı da bu hükümde düzenlenmiştir Sayılı Kanunun 24. Maddesinin Gerekçesi

8 Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Düzenlemeleri A. KARAKAŞ İPTAL HÂLLERİ VE İPTAL TALEBİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİK- LİKLER 6769 Sayılı kanunun 6. maddesinde markanın iptal hallerine yer verilmiştir. Bununla birlikte markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez şeklinde düzenlemeye de gidilmiştir HÜKÜMSÜZLÜĞÜN VE İPTALİN ETKİSİ HAKKINDAKİ DEĞİ- ŞİKLİKLER Markanın hükümsüzlüğü ve iptalinin etkisini düzenleyen 27. maddeye göre; iptal kararı mahkeme kararından değil iptalin istendiği tarihten itibaren geriye doğru etki doğurur. Marka sahibinin ağır ihmalinin ya da kötü niyetinin bulunduğu durumlarda 3. Kişilerin tazminat hakkı saklı tutulmuştur. Hüküm kesinleştikten sonra mahkeme kararı Enstitüye kendiliğinden gönderir ve markanın sicilden terkini sağlanır. 3.5 MARKA HAKKININ SONA ERMESİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİK- LİKLER Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. Marka sahibi, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme yazılı olarak Kuruma bildirilir ve vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur. 3.6 MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İlgili kanun maddesinde düzenlenen filler ile eski kanundaki fiiller bakımından farklılık bulunmamaktadır. Marka sahibinin izni olmaksızın markayı taklit etmek, taklit olan markayı bildiği halde kullanmaya, satmaya, dağıtmaya, ticaretini yapmaya devam etmek gibi fiiller marka hakkına tecavüzü oluşturmaktadır. 3.7 MARKA HAKKINA TECAVÜZE İLİŞKİN CEZAİ HÜKÜMLER HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni düzenlemeye göre marka hakkına tecavüzde bulunan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Maddedeki bir önemli nokta da cezaların sadece markanın Türkiye de tescilli olması dolayısı ile verilebileceği yönündeki husustur.