ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMLERİ

Transkript

1 T.C TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ UZMANLIK TEZİ ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMLERİ MADRİD PROTOKOLÜ İLE TOPLULUK MARKA SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ HAZIRLAYAN ELİF BETÜL BAYRAM ANKARA OCAK 2001

2 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER DİZİNİ... i KISALTMALAR DİZİNİ... v ÇİZELGELER DİZİNİ... vi 1. GİRİŞ ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ VE ÖNEMİ Marka Kavramına Genel Bakış Markanın Global Pazardaki Önemi Uluslararası Marka Tescil Sistemlerinin Ortaya Çıkışı Markalarda Bölgeselliğin Ortadan Kalkışı, Uyumlaştırma ve 6 Küreselleşme Sürecinin Başlangıcı Uluslararası Tescil Sistemlerinin Oluşturma Gereksinimi Uluslararası Marka Sisteminin Başlangıcı; Paris Sözleşmesi Uluslararası Tescil Sistemleri Bölgesel Sistemler Uluslararası Sistemler MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN 13 MADRİD SİSTEMİ Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Madrid Anlaşması nın Tarihçesi Madrid Anlaşması nın Temel Özellikleri Madrid Anlaşması nın Avantajları Madrid Anlaşması nın Dezavantajları Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü Madrid Protokolü nün Tarihçesi Madrid Protokolü nün Getirdiği Yenilikler Madrid Protokolü nün Temel Kavramları i

3 Madrid Protokolü Çerçevesinde Uluslararası Başvuru 25 Prosedürü Menşe Ofise Başvuru Yapılması Başvurunun Uluslararası Büro da İncelenmesi Uluslararası Sicile Kayıt ve Yayın Başvurunun Belirlenen Akit Taraflarda İncelenmesi Uluslararası Tescile İlişkin Özellikler Koruma Süresi ve Yenileme Sonraki Belirleme Bağımlılık, Merkezi Saldırı ve Dönüşüm Yer Değiştirme Madrid Sistemi ve Koruma Hükmü Ücretler Uluslararası Tescile İlişkin Değişiklikler Ünvan ve Adres Değişikliği Sınırlandırma,Feragat ve İptal Devir Uluslararası Tescildeki Düzeltmeler Madrid Protokolü ne Eleştiriler Türk Patent Enstitüsü nde Madrid Protokolü Uygulamaları Genel Bakış TPE nin Menşe Ofis Olduğu Durum TPE nin Belirlenen Akit Taraf Olduğu Durum TOPLULUK MARKA TESCİL SİSTEMİ Topluluk Marka Sistemine Genel Bakış Topluluk Marka Sisteminin Tarihçesi Topluluk Marka Tüzüğünün Yasal Dayanağı OHIM in Statüsü veorganizasyonu ii

4 4.2. Topluluk Markasının Genel Özellikleri Topluluk Markası ve İnceleme Prosedürleri Topluluk Markası Başvuru Prosedürü Başvuru Yapılması İnceleme Benzerlik Araştırması Başvurunun Kabulü ve Yayınlanması Yayına İtiraz Karara İtiraz Tescil Topluluk Markalarında Tescil Sonrası Prosedürler Yenileme Topluluk Markasının Değiştirilmesi Devirler Lisans Topuluk Markasının Ulusal Başvuruya Dönüştürülmesi Kullanım Gereksinimi Marka Hakkının Sona Ermesi ve Markanın Hükümsüzlüğü Marka Hakkından Vazgeçme Markanın İptali Markanın Hükümsüz Kılınması Türkiye nin Topluluk Marka Sistemi ile İlişkisi TOPLULUK MARKA SİSTEMİ İLE MADRİD 79 SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yapısal Özellikler Açısından Karşılaştırma Coğrafi Kapsam Açısından Karşılaştırma Koruma Kapsamı Açısından Karşılaştırma Başvuru ve İnceleme Prosedürleri Açısından Karşılaştırma iii

5 5.5. Kullanılan Diller Açısından Karşılaştırma Ücretler Açısından Karşılaştırma Örnek Karşılaştırma Avrupa Birliğinin Madrid Protokolü ne Katılımına İlişkin 93 Hususlar Topluluğun Madrid Protokolü ne Girişinden Sonra Yapılacak 97 Düzenlemeler SONUÇ KAYNAKÇA EK iv

6 KISALTMALAR DİZİNİ TPE TRT OHIM OAPI TRIPS AB WIPO GATT : Türk Patent Enstitüsü : Trade Mark Registration Treaty : Office for Harmonization in the Internal Market : Organisation Africane de la Propriété Intellectuellé : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : Avrupa Birliği : World Intellectual Property Organisation : General Agreement on Trade and Tariffs v

7 TABLOLAR DİZİNİ Tablo No: Sayfa yılları arasında Madrid Anlaşması kapsamında kaydedilen tescil ve yenileme sayıları Topluluk Marka Tüzüğü ne göre nispi ret nedenleri çerçevesinde markaların mal/hizmetlerinin benzerliği ihtimalleri İngiltere, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri için uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması AB ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması AB ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması...92 vi

8 BÖLÜM 1 GİRİŞ Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik düzeydeki gelişmeler yeni ürünlerin ortaya çıkmasını ve yeni pazarların yaratılmasını sağlarken, yaşanan sosyal ve ekonomik düzeydeki gelişmeler de ticaretin seyrini, üretici ve tüketici profilini değiştirmiş ve rekabet kavramını farklılaştırmıştır. Yeni ekonomik yaklaşımda artık kalite güvencesi, markalaşma, reklam, elektronik ticaret gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu kapsamda marka kavramı da giderek önem kazanmış ve ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Küreselleşme ve enformasyon toplumu terimleri bir çokları için negatif çağrışımlar yapan günümüzün moda terimleridir. Bunların dışında uyumlaştırma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunması ve serbest ticaret terimleri ise birbirleriyle çatışan sistemleri uzlaştırmaya yönelik kavramlardır. Bu kavramlar, ulusal hükümranlıkların ve sınırların ortadan kalktığı, kazananların ve kaybedenlerin olduğu bir oyunu ifade etmektedir. Bu oyunda kazananlar, karlarını maksimize etmek için ucuz iş gücünün olduğu yerde yatırım yapan ve en uygun yasal şartları arayan çok uluslu batılı şirketlerdir. Kaybedenler ise gelişmekte olan ülkeler, vasıfsız işçiler ve küçük işletmelerdir. Küreselleşme uluslararası normları değişmeye zorlarken marka kavramı da bundan nasibini almaktadır. Markalar için ulusal düzeyde sağlanan korumanın günümüz koşullarında ekonomiye ağırlığını koyan çok uluslu, batılı şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması, gelişmiş ülkeleri yeni ve geniş kapsamlı uluslararası marka tescil sistemleri oluşturmaya zorlamıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelere bağlı olarak, markaların İnternet te kullanımı, elektronik ticaret gibi daha spesifik ve ülkelerin ulusal yetki sınırlarını aşan sorunların da ortaya çıkması, uluslararası nitelikte koruma sistemlerinin oluşturulması çabalarına büyük bir ivme kazandırmıştır. 1

9 Bu çerçevede 1891 yılında Madrid Anlaşması ile temelleri atılmış bulunan uluslararası marka tescil sistemi, yaklaşık yüz yıl sonra 1996 yılında Madrid Protokolü nün ve buna paralel olarak da Topluluk Marka Sistemi nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, çok farklı bir boyut kazanmıştır. Günümüzde, Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü nün birleşimi sonucu ortaya çıkan Madrid Sistemi ve bölgesel bir nitelik arz eden Topluluk Marka Sistemi nin dünya üzerinde çeşitli bölgelerden toplam 68 ülkeyi içine alan bir yapı oluşturduğunu görmekteyiz. Bu ülke sayısının her geçen gün, söz konusu sistemlere yeni katılımlarla birlikte daha da artması beklenmektedir. Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Madrid Protokolü nü yürürlüğe koyarak, markaların uluslararası tescil sistemlerine dahil olmuştur. Böylece, Türk Sınai Mülkiyet Sistemi için yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği ne katılım çalışmalarının sonuçlanması ile yukarıda adı geçen Topluluk Marka sistemine de dahil olunacaktır. Bu tez kapsamında, ülkemizi ve dolayısı ile Türk Patent Enstitüsü nü çok yakından ilgilendiren iki sistemin tüm yönleri ile ele alınması, ve her iki sistemin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle, markalarda bölgeselliğin ortadan kalkması ile birlikte küreselleşme sürecinin başlangıcı ve uluslararası tescil sistemlerinin ortaya çıkış sebepleri irdelenmiştir. Tezin diğer bölümlerinde, sırasıyla Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve buna dair Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi tüm yönleriyle ele alınmıştır. Daha sonra özellikle Türkiye açısından büyük önem taşıyan Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi birbirleri ile karşılaştırılmış ve sistem kullanıcıları (yerli veya yabancı başvuru sahipleri) açısından her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönleri irdelenmiştir. Ayrıca, tez kapsamında bu iki sistemin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak olan yeni tescil sisteminin faydalarına da değinilmiştir. 2

10 BÖLÜM 2 ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ VE ÖNEMİ 2.1 Marka Kavramına Genel Bakış Sınai mülkiyet haklarının önemli unsurlarından olan marka, günümüz koşullarında uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmenin ve rekabet edebilmenin ön şartlarından birisidir. Dahası, günümüzde markalar firmaların önemli değerlerindendir ve şirket politikalarının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Peki, nedir markayı bu derece önemli ve vazgeçilmez kılan? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle marka kavramını irdelemememiz gerekmektedir. Marka, insanlar için bir anlamda bireysel zevklerin, sosyal statünün, ekonomik durumun ve kültürel bakış açısının aynasıdır. İnsanların yiyecek ve içeceklerinin, giysilerinin, kullandıkları otomobillerin hatta diş macunlarının markası, onların sosyal statüsünü, ekonomik durumlarını ve zevklerini yansıtır. Bu anlamda marka firmayla insanlar arasında kurulan bir bağdır. Firmalar açısından değerlendirildiğinde ise marka, kalite ve dayanıklılığa ilişkin tüketiciye verilen bir mesajdır. Bu anlamda, markanın ekonomik bir iletişim aracı olduğu düşünülebilir. Marka, firmanın imajıdır. Ürünün kalitesini, farklılığını, güvenilirliğini gösterir. Ayrıca, firmanın, yıllarla kazanılan itibarını ve kalitesini yansıtan en önemli unsurdur. Marka, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak için en güçlü araçlardan birisidir. Dolayısıyla, marka firmanın reklamıdır. Günümüzde marka kavramı, yeni ekonominin en güçlü kavramlarından biri haline gelmiştir. Artık firmaların değerlerini markalar belirlemektedir. Şirketler için böylesine önemli bir değer olan markayı korumak için en iyi yol ise marka tescilidir. Marka sahipleri markalarını tescil ettirerek piyasada monopol oluşturabilir ve üçüncü şahısların aynı mal/hizmetlerle ilgili olarak aynı ya da benzer 3

11 markaları kullanmalarını engelleyebilirler. Eğer ulusal ve uluslararası düzeyde marka koruması sağlanırsa, global pazarda markaların statüsü daha güvenlikte olacaktır ve haksız rekabetin önüne geçilecektir. Böylece, marka sahibinin birikim ve yatırımlarından haksız kazanç sağlamak isteyenlerin de engellenmesi mümkün hale gelecektir Markanın Global Pazardaki Önemi Teknolojinin ve buna bağlı olarak da ekonominin hızla geliştiği günümüzde, bu gelişmelere bağlı olarak marka hukuku da uluslararası ve bölgesel alanlarda çok önemli değişiklikler göstermektedir. Uluslararası alanda Madrid Protokolü ve Marka Kanunu Anlaşması (TLT) marka kavramını değiştiren iki yeni anlaşmadır. Bölgesel düzeyde en büyük yenilik ise, Topluluk markasının ortaya çıkışıdır. Bu değişiklikler, global pazarın büyümesiyle birlikte evrensel marka normların kabulüne ve marka hukukunun uluslararası düzeyde birleşmesine yol açmaktadır. Markanın ulusal ve uluslararası ticaretteki gelişimi de dikkate değerdir. Elektronik ticarette yer alan gelişmeler ve İnternetin bir satış ortamı olarak kullanılması ulusal sınırları ortadan kaldıran ve marka korumasının önemini artıran olaylardır. Mal ve hizmetlerin ünü günümüzün ticari pazarında hızla yayılmakta ve marka sahibi aktif olarak ürünleri pazarlamaya başlamadan önce markanın adı yabancı pazarlara ulaşabilmektedir. Uluslararası pazarlardaki tüketim mallarında görülen temel ve hızlı değişiklikler de markaların ticari hayatımızda temel bir unsur haline gelmesini sağlamaktadır. Eskisinden farklı olarak, bugünün pazarında tüketiciler çeşitlilik, kalite ve yenilik aramaktadır. Bu talepleri karşılayabilmek için firmalar ürünlerini daha uygun, küçük ve heterojen pazarlara taşımaktadır den bu yana tüketim mallarının üretim ve pazarlamasında çok önemli değişiklikler olmuştur. Eskiden firmalar ürün çeşitlerini nadiren yenilerlerken, bugünün piyasasında yer alan ürünlerin çeşitliliği şaşırtıcıdır. Örneğin; çok fazla reklamı yapılan iki ürünü, tenis ayakkabılarını ve otomobilleri ele alalım. Yirmi beş 4

12 yıl önce bu iki ürünü üreten firmalar yılda sadece birkaç model ürünü piyasaya sürmekteydi. Bugün NIKE firmasının her altı haftada bir yeni bir ayakkabı modeli çıkardığı belirtilmektedir. Gazetelerde ise her gün, adını hiç duymadığımız yüzlerce farklı modelde satılık araba ilanı görülebilmektedir. Bu yeni uluslararası marka dünyası, marka sahiplerini çok yoğun taleplerle karşı karşıya getirmektedir. Yeni modeller geliştirildiğinde ve ürün profili yenilendiğinde, bir firmanın yeni markalar yaratma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bir marka yaratıldığında ve ürün üzerinde kullanılabilirliği tespit edildiğinde ise markanın tescil edilmesi gerekmektedir yılında dünya çapında tescilli marka sayısı iken 1992 yılına geldiğinde bu rakamın üçe katlanıp e çıktığı görülmektedir. Bu rakamın gelecek yıllarda çok daha fazla artması beklenmektedir. Bu sebeplerle, marka sahipleri markalarını uluslararası alanda korumak için, marka tescil işlemlerinde hıza, kesinliğe ve etkinliğe ihtiyaç duymaktadırlar. 1 Şüphesiz güvenilir, istikrarlı ve etkin olarak yapılandırılmış bir marka sisteminden tüketiciler ve firma sahipleri azami düzeyde faydalanacaklardır. Güçlü bir marka sistemi firmaların yaratıcılığını, daha kaliteli ve istenilen ürünlerin piyasaya sürülmesini teşvik etmektedir. Dahası, bugün aldığımız ürünlerin çoğu fark edemediğimiz bir takım yeni özellikler taşımaktadır. Bu ticari ortamda markalar, tüketiciye en etkin şekilde bilgi veren, güvenilir bir araç olma işlevini de üstlenmektedir. Örneğin, bir çamaşır makinesi sıcaklığı kontrol eden programlar içerebilmekte ya da bir mikrodalga fırın gıdaların pişirme süresini kontrol edebilmektedir. Bu gibi spesifik özellikler, ürünlerin değerine değer katmakta ve tüketicilerin daha rasyonel karar vermesine yardımcı olmaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkeler açısından markaların durumu çok da iç açıcı değildir. Bu konudaki temel sorun, tüketicilerin birtakım kandırıcı reklamlar vasıtasıyla aldatılmasıdır. Diğer bir sorun ise, markaların eğitim düzeyi düşük 1 Leaffer Marshall A., The New World of International Trademark Law, Erişim : harvard.edu/academic_affairs. [ ], s.3 5

13 tüketicilerin tercihlerini etkilemesidir. Bazı gelişmekte olan ülkeler, markaları ekonomik yeterliliği elde etmek yolunda bir engel olarak görmektedirler. Ancak her yerdeki tüketiciler gibi, gelişmekte olan ülke tüketicileri de ürün satın alma kararında markaları rehber olarak kullanmakta ve markaların iyi ya da kötü özelliklerini değerlendirmektedirler. Markalara karşı şüpheyle yaklaşım yalnızca gelişmekte olan ülkelere özgü değildir. Markaların ulusal sınırlar arasında akışını kolaylaştıran yeni teknolojiler, gelişmiş ülkelerdeki küçük firmalar tarafından da tehdit olarak algılanmaktadır. Yasal konuda eğitimli elemanlara sahip olan büyük firmalar, dünya çapında marka başvurusu yapmak için gerekli kaynaklara ve bilgi altyapısına sahiptirler. Oysa, yerel ve küçük firmalar markalarını ancak ulusal düzeyde koruyabilmektedirler. Çok bilinen, tanınmış markalara ve bu markaları pazarlamak için gerekli kaynaklara sahip olan çok uluslu şirketler, markaların uluslararası düzeyde korunmasında kazançlı çıkan taraflardır. Yerel firmalar da bu güçlü global marka sisteminin dışında bırakılmamışlar, ürünlerini belli bir coğrafi alanda sunarak ulusal pazarlarda yerlerini sağlamlaştırmışlardır. Daha da önemlisi bu ortamda gerçek kazananlar tüketicilerdir. Çünkü, güçlü bir marka sistemi ulusal ve uluslararası rekabeti teşvik etmektedir. Bu nedenle de, güvenilir ve güçlü bir marka sisteminin varlığı tüm ülkelerde tüketicilerin yararına olacaktır. 2.3 Uluslararası Marka Tescil Sistemlerinin Ortaya Çıkışı Markalarda Bölgeselliğin Ortadan Kalkması, Uyumlaştırma ve Küreselleşme Sürecinin Başlangıcı Geçtiğimiz yıllarda fikri mülkiyet dünyasında merkezi TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) Anlaşması olan bir çok temel değişiklik olmuştur. Üye ülkeler kanunlarını modifiye ettikçe, TRIPs Anlaşması ndaki fikri mülkiyetle ilgili konuların modifikasyonu yoluna gidilmiştir. TRIPs in dünya çapında marka 6

14 kanunları üzerinde dikkate değer bir etkisi vardır. TRIPs Anlaşması ile, temel marka kanunlarının uyumlaştırılmasının yanı sıra, marka uygulamalarını güçleştiren idari ve prosedüre ilişkin işlemlerin ve teknik gereksinimlerin de azaltılması amaçlanmaktadır. Bu uyumlaştırma eğilimi ise, marka kanunları konusunda bölgeselliğin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Bölgesellik kavramı fikri mülkiyet haklarına uygulandığında temel bir takım gerçekler göz ardı edilmelidir. Çünkü, bilgiye ait ürünlerin dünyanın belli bir noktasında kalması söz konusu olamaz. Değişen dünyanın yeni yaklaşımlarıyla birlikte sınai mülkiyet haklarında bölgesellik kavramı da ortadan kalkmaya başlamıştır. 19. yüzyılın sonunda sınai mülkiyet hakları ile ilgili Paris ve Berlin Sözleşmesi olmak üzere iki önemli uluslararası sözleşme ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmalar ulusal kanunlarının harmonizasyonunu amaçlamışlardır. Pazarların kesin sınırlarla ayrıldığı bir dönemde Paris Sözleşmesi yeni bir devir açmış ve sınai mülkiyet anlaşmalarının geçmişinde gözlenen temel hareketin başlangıcını teşkil etmiştir Uluslararası Tescil Sistemleri Oluşturma Gereksinimi Sınai mülkiyet hakları ülkesel bir etkiye sahiptir. Yani, sınai mülkiyet haklarının varlığı bir ülkenin kanunları tarafından sağlanan kanuni korumaya dayanır. Dolayısıyla, bu şekilde sağlanan bir koruma o ülke toprakları ile sınırlıdır. Ticaretin evrenselleştiği ve malların uluslararası piyasalarda serbestçe dolaşabildiği bir çağda, mallarını bir çok ülkede satmak isteyen girişimciler için bu durumun önemli sakıncaları vardır. Ticaret yapılan her ülkede ayrı ayrı patent, marka ve tasarım tescilleri elde etmek zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum elbette ki ayrı tescil ücretleri, ayrı çeviri ücretleri gibi ekstra masrafları da beraberinde getirecektir. Ayrıca, koruma talep eden ülkede profesyonel danışmalar ya da vekillere çalışmak zorunlu hale gelecektir. Bu da ilave masrafların ortaya çıkmasına yol açacaktır. 2 ibid., s.5 7

15 Birden fazla ülkede marka korumasının sağlanmasına ilişkin özel bir sorun da, her ülkenin farklı yasalara ve uygulamalara sahip olmasıdır. Örneğin, bir çok ülkede marka tescil başvurularına ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılmamakta ve markalar doğrudan ulusal sicile kaydedilmektedir. Daha sonra tescillerin geçerliliği yalnızca mahkemeler tarafından incelenen tecavüz davaları ile belirlenmektedir. Bir başka sistemde, (örneğin Almanya da geliştirilmiş ve daha sonra Topluluk marka sistemi tarafından da benimsenmiş olan sistemde) önce şekli bir inceleme yapılmakta ve daha sonra marka tescil başvurusu mutlak ret nedenleri çerçevesinde incelenmektedir. Ancak, daha önceki hak sahiplerinin hakları itiraz prosedürleri kapsamında yani nispi ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Diğer taraftan İngiltere, İsveç gibi bazı ülkelerde uygulanan sistemde marka incelemesi ofis tarafından mutlak ve nispi ret nedenlerine göre yapılmaktadır. 3 Marka inceleme sistemleri arasındaki bu farklı yaklaşımlar tescil sürelerinin de farklılaşmasına yol açmaktadır. Bazı ülkelerde bir kaç ayda marka tescili gerçekleşirken, bazı ülkelerde prosedür yıllarca sürebülmektedir. Ayrıca, ulusal sistemlerde mevzuatların ve bakış açılarının farklı olmasından kaynaklanan farklı inceleme standartları da oluşmuştur. Yani, markanın ayırt edici niteliğinin bulunmaması, yanıltıcı olması, tanımlayıcı olması ya da markanın önceki markalarla karşılaştırılma ihtimali bulunması gibi ret nedenleri farklı ülkelerde farklı uygulamalara tabidir. Bir marka, aynı dili konuşan iki ayrı ülkenin birinde tescil edilirken diğerinde mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilebilmekte, bu durum ise başvuru sahipleri açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Farklı diller konuşulan ülkelerde marka farklı anlamlar taşıyabilmekte, örneğin İngilizce anlamı olmayan bir kelimenin Fransızca ya da Japonca da ya da Arapça da anlamı olabilmektedir. Bu anlamdan ötürü de markanın reddedilebilmektedir. 3 Annad Ruth and Helen Norman, Trademarks Act1994, London: Blackstone Press Limited, s

16 Bütün bu faktörler neden uluslararası düzeyde standart bir marka prosedürü oluşturulmadığını ve neden yapılan marka başvurularının hemen ardından tescil elde edilmediğini açıkça ortaya koymaktadır tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris Sözleşmesi ve Mart 1994 yılında imzalanan TRIPs Anlaşması nda markayı tanımlayıcı nitelikte ifadeler yer almaktadır. Her iki Anlaşma da, üye ülkeleri belirli birtakım kriterlere uymak konusunda zorunlu kılmaktadır. Ancak ulusal prosedür seçimi her zaman bir egemenlik konusu olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple, ulusal ofisler kendi inceleme ve değerlendirme sistemlerini korumak konusunda hassas davranmaktadırlar. Dahası, markalar bir çeşit iletişim aracı oldukları için malların ve hizmetlerin üretildiği ülkenin kültürünün ve dilinin bir parçası olarak görev yapmaktadırlar. Bu sebeple, marka başvurusu yapmayı tasarlayan kişi markanın yalnızca kendi ülkesindeki tüketicilere değil tüm dünyadaki tüketicilere ulaşabileceğini göz önünde bulundurmalı ve buna göre marka seçimi yapmalıdır Uluslararası Marka Sisteminin Başlangıcı; Paris Sözleşmesi Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi patentleri, markaları ve haksız rekabet konularını içeren temel nitelikli bir uluslararası anlaşmadır yılında ihdas edilen Paris Sözleşmesi ile üye devletlerde fikri mülkiyet haklarının standardizasyonu ve basitleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu Anlaşma daha sonra; tarihinde Brüksel de, tarihinde Washington da, tarihinde Lahey de, tarihinde Londra da, 9

17 tarihinde Lizbon da, - ve son olarak 1967 yılında Stokholm de değişikliklere uğramıştır. Paris Sözleşmesi nin temel olarak iki amacı vardır: 1) Uluslararası marka ve patent korumasını düzenlemek ve kolaylaştırmak, 2) Haksız rekabet fiillerini asgariye indirmek. Bu amaçlara ulaşmak için Paris Sözleşmesi milli muamele prensibini esas almıştır. Milli ya da ulusal muamele prensibi Paris Sözleşmesi ne taraf bir ülkenin kendi vatandaşlarına sağladığı sınai mülkiyetle ilgili hakları anlaşmaya taraf diğer ülke vatandaşlarına da sağlaması anlamına gelmektedir. Paris Sözleşmesi, fikri mülkiyet hakları konusunda en fazla devletin taraf olduğu anlaşmadır. Paris Sözleşmesi esas olarak sınai mülkiyet haklarının uyumlaştırılması ile ilgilidir ve üye ülkelerin birbirlerinin vatandaşları arasında ayrım yapmayacağı esasını içermektedir. Dolayısıyla, üye ülkelerin vatandaşları Paris Sözleşmesi ne taraf olan tüm üye ülkelerde aynı haklara, avantajlara ve korumaya sahip olacaklardır. Paris Sözleşmesi nin getirmiş olduğu önemli bir yenilik de rüçhan hakkı dır. Buna göre, bir üye ülkede marka başvurusu yapıldıktan sonra altı ay içerisinde Sözleşme ye taraf diğer ülkelere yapılan başvurularda, başvuru tarihi ilk başvuru tarihi olarak kaydedilecektir. Paris Sözleşmesi nin diğer bir önemli hükmü tanınmış marka korumasına ilişkindir. Sözleşme nin birinci mükerrer 6 ncı maddesinde tescilli olsun ya da olmasın üye ülke tanınmış markalarının korunacağı hükmü yer almaktadır. 10

18 Paris Sözleşmesi nin uluslararası anlaşmalar ilgili 19 uncu maddesi üye ülkeler için önemli açılımlar yaratacak bir hüküm içermektedir. Bu madde ; Birlik üyeleri Sınai Mülkiyetin himayesi için kendi aralarında ayrı ayrı, özel Antlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar. Ancak bu anlaşmalar bu konvansiyon hükümlerine aykırı olamayacaktır. hükmünü içermektedir. Bu hükümle birlikte Paris Sözleşmesi ne taraf ülkeler için yeni uluslararası anlaşmalar yapma imkanları doğmuştur. Bu çerçevede, Paris Sözleşmesi nin 19 uncu maddesi bir çok uluslararası anlaşmanın dayanağı olmuştur Uluslararası Tescil Sistemleri Paris Sözleşmesi nin ortaya çıkışı ile birlikte sınai mülkiyet haklarıyla ilgili birçok yeni anlaşma oluşturulmuş ve markalar, patentler ve endüstriyel tasarımlarla ilgili çeşitli uluslararası tescil sistemleri kurulmuştur. Bu kapsamda, markaların uluslararası tesciline ilişkin iki çeşit sistemin varlığından söz edilebilir. Birincisi, sadece belirli bir bölgede yer alan ülkeler kapsamında koruma sağlayan bölgesel sistemlerdir. İkincisi ise bir Anlaşma çerçevesinde düzenlenen ve belli bir coğrafi kapsam gözetmeksizin koruma kapsamının anlaşmaya taraf olan ülke ya da örgütlerin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olduğu uluslararası sistemlerdir Bölgesel Sistemler Markaların uluslararası tescili ile ilgili bilinen üç bölgesel sistem vardır. Bu sistemler, başvuru sahibinin birden çok ülkede geçerli olan tek bir tescil sahibi olmasına imkan vermektedir. 11

19 Markaların korunmasına ilişkin üç temel bölgesel sistemin varlığından söz edilebilir. a) Benelüks Marka Tescil Sistemi : Benelüks Marka Tescil Sistemi, üç Avrupa ülkesinin (Belçika, Lüksemburg ve Hollanda) oluşturduğu bir sistemdir yılında Benelüks Marka Koruma Sistemi nin oluşturulmasıyla başlamıştır. Benelüks Marka Sisteminde bu üç ülkeye ait ortak bir marka kanunu oluşturulmuştur ve bütün işlemler tek bir ofis aracılığıyla yürütülmektedir. Benelüks Marka Kanunu Avrupa nın en modern ve kapsamlı marka kanunlarından biri olarak nitelendirilir ve Topluluk Marka Direktifi nin oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Benelüks Marka Ofisi ne yapılan başvurular tescile dönüşürse, söz konusu her ülkede marka koruması sağlanmaktadır. 4 b) Afrika Sınai Mülkiyet Örgütü (OAPI) : OAPI, Orta ve Batı Afrika ülkelerinden Benin, Burkina-Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahilleri, Mali, Mauritania, Nijerya, Senegal, Togo nun üyesi olduğu bir sınai mülkiyet örgütüdür. Bu örgütün faaliyetleri kapsamında marka tescil işlemleri de yer almaktadır. Örgütün resmi dilleri İngilizce ve Fransızca dır. c)topluluk Marka Sistemi : Bölgesel sistemlerden Topluluk Marka Tescil Sistemi ise Avrupa Birliği üyesi 15 ülke kapsamında koruma sağlamaktadır. Yukarıda sayılan iki bölgesel sisteme göre çok daha kapsamlı ve tercih edilen bir sistemdir. Ayrıca Benelüks Sistemi ni oluşturan üye ülkelerin hepsi Avrupa Birliği üyesi olduğu için koruma kapsamı bu ülkeleri de içermektedir. Bu sistem, tezin kapsamında dördüncü bölümde ayrıca incelenecektir. 4 Gielen Charles, Likelihood of Association: What does it mean?trademark World 84, 1996, s.20 12

20 Uluslararası Sistemler Bu kapsamda, uluslararası sistemler arasında Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve bu Anlaşma ya ilişkin Protokol sayılabilir. Madrid Anlaşması ve Protokolü birlikte Madrid Sistemi ni oluşturmaktadır. Bu sistemin kapsamı oldukça geniştir ve başvuru sahiplerine ucuz, çabuk, etkin bir uluslararası başvuru yapma imkanı sağlamaktadır. Bu tezin esas kapsamını uluslararası tescil sistemlerinden Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi nin karşılaştırmalı incelemesi oluşturduğu için ilerleyen bölümlerde detaylı olarak bu iki sistemden bahsedilecektir. 13

21 BÖLÜM 3 MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD SİSTEMİ 3.1. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Madrid Anlaşması nın Tarihçesi Paris Sözleşmesi sınai mülkiyet haklarına dair birbirinden farklı bir çok konusuyu içeren özel anlaşmaları düzenlemektedir. Bu anlaşmalar daha sonra uyumlaştırılmakta ve uluslararası sisteme entegre olmaktadır. Paris Sözleşmesi kapsamında düzenlenen bir özel birliğe katılabilmek için öncelikle Paris Sözleşmesi ne üye olmak gerekmektedir. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması da böyle bir düzenlemedir. Madrid Anlaşması, Paris Sözleşmesi nin üye ülkelerin kendi aralarında anlaşmalar yapabileceği hükmünü içeren 19 uncu maddesi kapsamında düzenlenmiştir yılında Madrid de düzenlenen diplomatik konferansta İsviçre delegasyonu yurt dışında ticari alanda kullanılan markaların çoğunun tescilsiz olduğuna ve bu durumun ticareti olumsuz yönde etkilediğine değinerek, uluslararası bir tescil sistemi oluşturma önerisinde bulunmuştur. Bu önerinin genel olarak benimsenmesinin ardından Madrid Anlaşması, Paris Sözleşmesi nin Madrid deki revizyon konferansında tamamlanmış ve 14 Nisan 1891 yılında Paris Sözleşmesi ne taraf 14 ülkeden 9 u tarafından Madrid de imzalanmıştır. Bu Anlaşma daha sonra 1892 de Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre nin, 1893 yılında Hollanda ve Portekiz, 1894 yılında İtalya nın katılımı ile işlerlik kazanmıştır. 5 Madrid Anlaşması bu tarihten sonra; 5 Campbell Dennis et al., Trademarks : Legal and Business Aspects, Kluwer Law and Taxation Publishers Boston,, 1994, s.48 14

22 yılında Brüksel de, yılında Washington da, yılında Lahey de, yılında Londra da, yılında Nis te ve son olarak da 1979 yılında Stockholm de revize edilmiştir Madrid Anlaşması nın Temel Özellikleri Madrid Anlaşması markaların tesciline ilişkin uluslararası bir mekanizmanın temelini atmıştır. Madrid Anlaşması ile üye ülkelerdeki marka sahiplerine, ülkelerinden tek bir başvuru yaparak Anlaşma ya taraf olan diğer ülkelerde marka koruması talep etme imkanı sağlanmıştır. Madrid Anlaşması merkezi Cenevre de bulunan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yürütülmektedir. Madrid Anlaşması kapsamında başvuru yapabilmek için Anlaşma ya taraf olan ülkenin vatandaşı olmak ya da Anlaşma ya taraf olan bir ülkede yerleşik olmak ya da ticari ve etkin bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca bir başvuru sahibinin Anlaşma kapsamında bir başka ülke için marka tescil başvurusunda bulunabilmesi için, markasının ulusal ofisinde tescilli olması gerekmektedir. Anlaşma kapsamında uluslararası başvuruda bulunabilmek için öncelikle ulusal ofiste tescilli bir markaya sahip olmak gerekmektedir. Başvuru sahibinin ülkesindeki tescilli markası esas tescil olarak adlandırılır. Başvuru sahibi, bu esas tescili temel alarak ulusal ofiste bir uluslararası tescil başvurusunda bulunur. Bu 15

23 başvuruda, başvuru sahibi koruma talep ettiği üye ülkeleri belirlemelidir. Ulusal ofis başvuruyu şekli açıdan inceledikten sonra WIPO ya iletir. WIPO başvuruyu şekli olarak inceler ve uygun bulursa bir tescil numarası verip WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi nde yayınlar. Daha sonra başvuru, koruma talep edilen üye ülkelere (belirlenen akit taraflar), o ülkelerin ulusal mevzuatları çerçevesinde incelenmek üzere gönderilir. Belirlenen akit taraf marka başvurusuna ilişkin olarak bir yıl içerisinde bir ret cevabı göndermezse, marka o ülkede tescil edilmiş sayılır. Anlaşma nın önemli özelliklerinden biri de merkezi saldırı (central attack) hükmüdür. Bu hüküm kapsamında bir uluslararası tescil ülkesindeki ulusal (esas) tescile beş yıl süreyle bağımlıdır. Beş yıl içinde esas tescilin iptali, hükümsüz kılınması ya da geri çekilmesi durumunda uluslararası tescil uluslararası sicilden silinecek ve koruma talep edilen ülkelerde iptal edilecektir. Uluslararası marka başvurusunun sahibi ulusal ofisteki başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde rüçhan talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, Madrid Anlaşması na taraf olmayan bir ülkenin girişimcileri, Anlaşma ya taraf ülkelerden birinde yerleşik ise ya da ticari bir işletmeye sahip ise Anlaşma kapsamında başvuruda bulunabilmektedir. Madrid Anlaşması nın yürürlüğe girişinden itibaren üye ülke sayısı artmış olsa da 1979 yılına kadar toplam üye ülke sayısı 25 i geçmemiştir. Anlaşma, aslen global ve kapsamlı bir uluslararası tescil sistemi olarak ortaya çıkmış, ancak geniş kapsamda uluslararası kabul görmediği için amacına ulaşamamıştır. Güney ve Orta Amerika ülkeleri, Asya ülkelerinin birçoğu ile Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya gibi dünyadaki pek çok ülke Anlaşma ya taraf olmayı kabul etmemişlerdir. Ancak yine de Madrid Anlaşması popüler bir sistem olduğunu kanıtlamıştır yılının sonunda uluslararası tescilin yürürlükte olduğu belirlenmiştir. 6 6 Lewis Terril, Towards Implementation of The Madrid Protocol inthe United States, The Trademark Reporter, No:89, 1999,s

24 Tablo 1: yılları arasında Madrid Anlaşması kapsamında kaydedilen tescil ve yenileme sayıları 7 Madrid Anlaşması nın Yüz Yılı Yıl Toplam Tescil ve Yenileme Sayısı yılından 1990 yılına kadar çeşitli yıllarda uluslararası sicilde kaydedilen tescil ve yenileme sayıları Tablo 1 de gösterilmektedir. Bu tablodan da açıkça görüldüğü gibi Anlaşma nın ilk yıllarından itibaren tescil ve yenileme sayıları önemli artışlar göstermiştir Madrid Anlaşması nın Avantajları Madrid Anlaşması uluslararası tescil sistemlerinin temeli olmuş ve başlangıcından bu yana marka sahipleri için önemli kolaylıklar getirmiştir. Sınai mülkiyet haklarının önemli bir alt dalı olan marka kavramı Madrid Anlaşması ile birlikte yeni bir bakış açısı kazanmış ve bu Anlaşma ile birlikte markaların uluslararası tescili konusundaki boşluklar da önemli oranda doldurulmuştur. Bu sistemin temel avantajı bir marka sahibinin ulusal ofisinde tescilli olan markasını esas alarak Anlaşma ya taraf diğer birçok ülkede başvuruda bulunabilmesidir. Bu kolaylık, başvuru sahibini birçok prosedürden ve ekstra masraflardan kurtarmaktadır. Sistemin diğer bir avantajı da benzer şekilde yenilemelerin ve markada yer alan değişikliklerin tek bir taleple tüm ülkelere iletilmesidir. Ayrıca, başvuru 7 Bogsch Arpad, The Centenary of tthe Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Trademark Worlde, 40, 1991, s.27 17

25 sahipleri markalarının koruma talep ettikleri bir ülkede tescil edilip edilmediğini öğrenmek için çok fazla beklemek zorunda değildirler. Çünkü, koruma talep edilen bir akit taraftan bir yıl içerisinde herhangi bir ret bildirimi yapılmazsa, başvuru o ülkede tescil edilmiş sayılacaktır. Bu da, sistemi çabuk ve pratik kılan bir etkendir. Madrid Anlaşması ulusal ofisler için de birtakım avantajlar taşımaktadır. Örneğin, ulusal ofislerin Uluslararası Büro tarafından gönderilen başvuruları sınıflandırmak ya da yayınlamak gibi zorunlulukları yoktur. Bu da ulusal ofisler için iş yükünün azalmasına yol açacak ve uluslararası tescil sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır Madrid Anlaşması nın Dezavantajları Madrid Anlaşması nın bir çok avantajına rağmen, bu Anlaşma ya neden çok fazla katılım sağlanamadığı sorusu akla gelmektedir. Bunun sebebi Madrid Anlaşması nın temel ilkeleri ile bir çok ülkedeki kendine özgü (sui generis) marka sisteminin uyuşmamasıdır. Öncelikle Madrid Anlaşması na göre bir marka sahibi ülkesinde tescil elde edene kadar uluslararası başvuruda bulunamamaktadır. Oysa, bir çok ülkede marka tescili işlemleri çok uzun süreler almaktadır. Başvuru sahipleri kendi ülkelerinde ulusal bir tescil elde edemeden Anlaşma kapsamında uluslararası tescil başvurusunda bulunamayacakları için, Madrid Anlaşması nın öngördüğü sistem yerine koruma talep edilen ülkelere ulusal prosedürler çerçevesinde başvuruda bulunmayı tercih edeceklerdir. İkinci olarak Madrid Anlaşması na göre belirlenen bir akit taraf başvurudan itibaren en geç bir yıl içerisinde bir ret cevabı gönderebilmektedir. Bir yıl içerisinde belirlenen akit taraflardan herhangi bir ret cevabı gönderilmezse, marka o ülkede tescil edilmiş sayılmaktadır. Ancak bu bir yıllık süre marka incelemesi için oldukça kısa bir süredir. Özellikle, mutlak ret nedenlerinin yanı sıra nispi ret nedenleri 18

26 çerçevesinde de marka tescil incelemesi yapan ülkeler (örneğin, İngiltere, Türkiye, İsveç ) için bir yıllık ret bildirim süresi yeterli değildir. Çünkü çoğu zaman itiraz prosedürleri de devreye girmekte ve marka inceleme süresi birkaç yılı bulabilmektedir. Anlaşma nın üçüncü dezavantajı ise merkezi saldırı (central attack) hükmüdür. Buna göre menşe ofisteki bir tescil, uluslararası başvurudan itibaren 5 yıllık süre içerisinde iptal edilir, hükümsüz kılınır ya da geçersiz sayılırsa belirlenen akit tarafların tümünde elde edilen tesciller de geçersiz sayılacaktır. Bu, marka sahipleri için önemli bir handikaptır. Çünkü bazı ülkelerde markanın geçersizliğinin iddiasıyla markaların iptali sıklıkla görülmektedir ve bu durum markalar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Dördüncü olarak, Madrid Anlaşması na göre Fransızca nın resmi dil olması büyük bir dezavantajdır. Bu sebeple, İngilizce ve İspanyolca konuşulan bir çok ülke Anlaşma ya taraf olmamaktadır. Çünkü, Madrid Anlaşması nda kullanılan tüm dokümanların Fransızca ya çevrilmesi ve yayınların Fransızca yapılması gerekmektedir. Bu durum, bir çok ülke için idari sorunlara yol açacaktır. Anlaşma nın yukarıda sayılan dezavantajları sebebiyle başta A.B.D. olmak üzere İngiltere, Japonya ve bir çok Avrupa ülkesi Anlaşma ya taraf olmayı düşünmemişlerdir. Bu aşamada daha entegre bir uluslararası marka sisteminin araştırılmasına ilişkin uluslararası bir konsensüs doğmuştur Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü Madrid Protokolü nün Tarihçesi 1960 larda Madrid Anlaşması nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak yeni bir anlaşma oluşturmak için çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1973 yılında Viyana da Marka Tescil Anlaşması ( TRT) kabul edilmiştir. Bu anlaşma 1980 yılında 19

27 5 ülkenin katılımı ile (Burkina Faso, Kongo, Gabon, Sovyetler Birliği ve Togo) yürürlüğe girmiştir. 8 TRT nin temel amacı çok uluslu bir tescil sistemi yaratmak ve ulusal tesciller elde etmekti. Bunun için başvurular WIPO ya gönderilecek ve belirlenen tüm üye devletlerde aynı etkiye sahip olacaktı. Ancak TRT de hiçbir zaman amacına ulaşamadı, Madrid Anlaşması nın yerini alamadı lere gelindiğinde TRT ortadan kaybolmuş ve Madrid Anlaşması ise önemli bir gelişme gösterememişti. Bunun üzerine WIPO yeni bir marka anlaşması tasarlamaya başladı. Yeni oluşturulacak anlaşmanın Madrid Anlaşması nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanması konusunda uzlaşma sağlandı yılında WIPO tarafından Madrid Anlaşması na taraf ülkelerin ve Madrid Anlaşması na taraf olmayan Avrupa Birliği üyesi dört ülkenin (İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Danimarka) marka uzmanlarından oluşan bir grup oluşturuldu ve Madrid Anlaşması nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak yeni bir uluslararası tescil sistemi oluşturma çalışmaları başlandı. Bu grubun iki temel görevi vardı: 9 1.) Madrid Anlaşması na taraf olmayan ülkelerin kabul edebileceği yeni bir uluslararası marka tescil sistemi oluşturmak, 2.) 1996 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Topluluk Marka Sistemi ile yeni sistem arasında bir bağ oluşturmak. Tartışmalar sırasında uzmanlar Madrid Anlaşması nın etkin bir biçimde işlediğini ve Madrid Anlaşması nda dezavantaj oluşturan hususların ortadan kaldırılması halinde yeni bir anlaşma oluşturulabileceğine karar verdiler. Bu toplantı sonrasında WIPO 1986 tartışmaları sonucu ortaya çıkan önerileri taslak haline getirecek bir hazırlık komitesi oluşturdu. Aralık 1988 yılında, hazırlık 8 Leaffer, op.cit., s.7 20

28 komitesi Madrid Anlaşması nın bir parçası olmayan yeni bir protokol oluşturulması konusunda görüş birliğine vardı. Ancak Madrid Anlaşması nın ve Protokol ün aynı birlik altında toplanmasına ve bu oluşumun Madrid Birliği Genel Kurulu (Madrid Assembly) tarafından idare edilmesine karar verildi. Madrid Anlaşması ndan 98 yıl sonra, 27 haziran 1989 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması na Dair Protokol (bundan sonra Madrid Protokolü ya da Protokol olarak anılacaktır) Madrid de kabul edildi. Bu Protokol, Madrid Anlaşması nın temel özelliklerini (basitlik, etkinlik ve ekonomik olma) muhafaza etmekteydi. Madrid Protokolü 1995 yılında İspanya, Küba ve Çin ile 1996 yılında Almanya, Monako, Kore Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti nin katılımı sonrasında 1 Nisan 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 10 Aralarında birçok benzerlik olmasına karşın Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü iki farklı anlaşmadır. Ancak benzerlikleri dolayısıyla ve bir Ortak Yönetmelik le düzenlenmiş ortak kuralları içerdikleri için birbiriyle ilişkilidirler. Bu sebeple, bu iki sistem Madrid Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu iki anlaşmanın bir sistem içinde birleştirilmesi, bir dizi düzenleyici hükümle kolaylaştırılmıştır. Her iki sisteme ilişkin ortak ücret listesi (bireysel ücretler hariç) ve resmi formlar vardır. Bu ortak formlara getirilen bir istisna ise üç versiyon şeklinde tasarlanmış bulunan uluslararası başvuru formudur. Formların bir tanesi Anlaşma tarafları, diğer Protokol tarafları, diğeri de hem Anlaşma hem de Protokol tarafları içindir. 9 Campbell, op.cit., s Yalçıner Uğur, Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Protokolü, Finansal Forum,

29 Madrid Protokolü nün Getirdiği Yenilikler Madrid Protokolü ile birlikte, uluslararası tescil sistemine birçok yenilik getirilmiştir. Bu yeniliklerin iki amacı vardır; birincisi birçok nedenle Madrid Anlaşması na taraf olmayan ülkeler için sistemi kolaylaştırmak ve sistemin coğrafi kapsamını genişletmek, ikincisi ise Madrid sistemi ile Topluluk Markası sistemi arasında bağ oluşturarak kullanılan iki sistemi birleştirmek ve her iki sistemden azami fayda elde edilmesini sağlamaktır. Madrid Protokolü nün uluslararası tescil sistemine getirdiği başlıca yenilikler şu şekilde sıralanabilir. i) Madrid Anlaşması ndan farklı olarak, Protokol kapsamında başvuru sahipleri uluslararası başvurularını yalnızca ofislerindeki bir tescile değil, aynı zamanda başvuruya da dayandırılabilmektedir. ii) Protokol ile birlikte getirilen bir diğer yenilik de belirlenen akit taraflar için ret bildirim süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılmasıdır. Bu hüküm 12 aylık süreyi marka incelenmesi için oldukça kısa bulan ülkelerin Protokol e katılımını sağlamak için konulmuştur. Ayrıca, ret bildirim süresinin olası itiraz durumunda uzaması halinde 18 aylık süre uzatılabilmektedir. iii) Madrid Protokolü ile birlikte Protokol e taraf ülke ofisleri, bireysel ücret talep edebilmektedir. Oysa Madrid Anlaşması nda uluslararası başvuru ücreti her ülke için standarttır ve bir çok ülkenin ulusal başvuru ücretine göre daha düşüktür. Dolayısıyla, uluslararası başvuru ücretinin miktarı ile ulusal başvuru ücretinin miktarı arasında önemli farklar oluşmaktadır. Bu durum ise üye ülkelerin bir kısmının çıkarlarıyla çelişmektedir. Protokol kapsamında bu çelişki giderilmeye çalışılmış ve üye ülkelere ulusal başvuru ücretlerinden fazla olmamak kaydıyla bireysel ücret talep edebilme imkanı tanınmıştır. iv) Madrid Anlaşması nın önemli bir özelliği de merkezi saldırı hükmüdür. Buna göre, uluslararası tescil beş yıl süreyle esas tescile ya da başvuruya bağımlı kalmaktadır. Esas tescilin ya da başvurunun etkisini yitirmesi 22

30 durumunda uluslararası tescil de iptal edilmektedir. Madrid Protokolü ile birlikte getirilen yeni düzenleme ile iptal edilen uluslararası tescillerin başvuru tarihi itibariyle koruma talep edilen ülkelerde ulusal ya da bölgesel başvurulara dönüşümü mümkün kılınmıştır. v) Madrid Protokolü nün başvuru sahipleri açısından en önemli yeniliklerinden biri de devletlerin yanı sıra hükümetlerarası örgütlerin de uluslararası tescil sistemine taraf olabilmesidir. Bu yenilikle birlikte, Avrupa Birliği nin dolayısıyla Topluluk Marka Sistemi nin Madrid Protokolü ne üyeliğinin yolunun açılması hedeflenmiştir. vı) Protokol ün getirdiği bir yenilik de Fransızca nın yanı sıra İngilizce nin de resmi başvuru dili olarak kullanılabilmesidir. Madrid Protokolü, yukarıda sayılan yeni özelliklerinin dışında diğer bir çok konuda Madrid Anlaşması ile benzer yapıdadır. Ayrıca, Madrid Protokolü ile birlikte uluslarüstü (supranasyonal) bir marka yaratılmamakta, başvuru sahiplerine tek bir başvuru ile bir dizi ulusal veya bölgesel başvuruda bulunma imkanı sağlanmaktadır Madrid Protokolü nün Temel Kavramları Madrid Protokolü nün temel özelliklerine değinmeden önce sistemin daha rahat anlaşılabilmesi için, birtakım temel terimlerin açıklanması faydalı olacaktır. Bu terimler hem Madrid Anlaşması nda hem de Protokol de ortak olarak kullanılan ve uluslararası tescil prosedürünün terminolojisini oluşturan ortak kavramlardır. Bu kavramlar, Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşma ya ilişkin Protokol ün Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde de tanımlanmıştır. 23

31 Uluslararası Başvuru (International Application): Anlaşma ya da Protokol veya her ikisi uyarınca ulusal ofiste işleme sokulan uluslararası tescil başvurusu, UluslararasıTescil (International Registration): Anlaşma ya da Protokol ya da her ikisi her ikisi uyarınca uluslararası başvurusu yapılan bir markanın tescili, Akit Taraf (Contracting Party): Anlaşma ya taraf olan devlet veya Protokol e taraf olan devlet veya hükümetlerarası örgüt, Başvuru Sahibi (Holder): Uluslararası başvuruyu yapan gerçek ya da tüzel kişi, Esas Başvuru (Basic Application): Bir akit tarafın ofisi tarafından işleme konan ve bir markanın uluslararası tescili için esas oluşturan, o markanın tesciline yönelik başvuru, Esas Tescil (Basic Registration): Bir akit tarafın ofisi tarafı gerçekleştirilen ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan markanın tescili, Belirleme (Designation): Anlaşma ya da Protokol e taraf olan ülkelerde korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme ) talebi veya koruma talebi, Sonraki Belirleme (Subsequent Designation) : Uluslararası tescili müteakip korumanın genişletilmesi amacıyla bir ya da birden fazla ülke için yapılan talep, Belirlenen Akit Taraf (Designated Contracting Party): Korumanın genişletilmesi talebinin yapıldığı veya uluslararası sicile böyle bir genişletmenin kaydedildiği akit taraf, Ret (Refusal) : Belirlenen bir akit taraf ofisi tarafından yapılan, söz konusu akit tarafta koruma talebinin kabul edilmediğine ilişkin bildirim, 24

32 Menşe Ofis (Office of Origin) : Uluslararası tescil başvurusuna ya da tescile dayanak olan esas başvuru ya da tescilin bağlı olduğu ofis, Uluslararası Sicil (International Register): Anlaşma, Protokol ya da Yönetmeliğin kaydedilmesini gerekli kıldığı veya kaydedilmesine izin verdiği uluslararası tescillere ilişkin Uluslararası Büro tarafından tutulan verilerin resmi sicili, Belirlenen Ücret ücretler, (Designated Fee): Ücret çizelgesinde belirtilen uygulanabilir Uluslararası Büro (International Bureau): Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Uluslararası Bürosu Madrid Protokolü Çerçevesinde Uluslararası Başvuru Prosedürü Menşe Ofise Başvuru Yapılması Madrid Protokolü çerçevesinde bir markaya ilişkin olarak uluslararası başvuru yapılabilmesi için, markanın ulusal ofiste (menşe ofis) tescilli olması ya da başvuru halinde olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin tabi olacağı akit taraf ; - başvuru sahibinin vatandaşı olduğu akit taraf (eğer akit taraf bir örgütse, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu devletin taraf olduğu örgüt), - başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu akit taraf, - başvuru sahibinin ticari veya etkin bir işletmeye sahip olduğu akit taraf olmalıdır. 25

33 Başvuru sahibinin tabi olacağı akit tarafa ilişkin bu üç gereksinim başvuru sahibinin menşe ofisle arasındaki bağlar şeklinde de açıklanabilir. Başvuru sahibi vatandaşı olduğu akit tarafa milliyet bağı, yerleşik olduğu akit tarafa ikametgah(ya da yerleşiklik) bağı, ticari bir işletmeye sahip olduğu akit tarafa ise kuruluş bağı ile bağlıdır. Madrid Protokolü kapsamında, Protokol e taraf bir ülkede anılan bu üç bağdan herhangi birine sahip bir kişi ya da kuruluş başvuru yapma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen prosedür çerçevesinde Madrid Protokolü ve Madrid Anlaşması arasında iki önemli fark vardır. Birincisi; Anlaşma kapsamında uluslararası başvuru menşe ofisteki bir tescile dayanmak zorundayken, Protokol kapsamında menşe ofise yapılan bir marka tescil başvurusuna da dayanabilmektedir. İkincisi; Madrid Anlaşması kapsamında menşe ofisin belirlenmesi başvuru sahibinin inisiyatifine bırakılmamıştır. Öncelikle menşe ofis, başvuru sahibinin gerçek bir ticari işletmeye sahip olduğu ülke ofisidir ve bu ülkenin Anlaşma ya taraf olması gerekmektedir. Eğer başvuru sahibi Anlaşma ya taraf olan hiçbir ülkede böyle bir işletmeye sahip değilse, menşe ofis başvuru sahibinin yerleşik olduğu ve Anlaşma ya taraf olan ülkenin ofisidir. Eğer bu koşul da sağlanmazsa, menşe ofis başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke olacaktır. Bu duruma kademeli dizi (cascade) prensibi adı verilmektedir, çünkü eğer menşe ofis birinci değilse ikincidir, ikinci değil ise üçüncüdür ve eğer üçüncü de değilse başvuru yapılabilmesi mümkün değildir. Madrid Protokolü nde kademeli dizi durumu söz konusu değildir. Yalnızca Madrid Protokolü kapsamında yapılacak bir uluslararası başvuruda, başvuru sahibi başvurusunu milliyet, ikametgah ya da kuruluş bağlarından herhangi birini sağlayan akit taraf ofislerinden dilediğinde yapılabilir. Madrid Sistemi kapsamında WIPO Uluslararası Bürosu na doğrudan başvuru yapabilmek mümkün değildir. Uluslararası Büro ya doğrudan yapılacak başvurular usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilecektir. Uluslararası başvurunun menşe ofis aracılığıyla yapılması ve menşe ofiste tescilli bir markayı ya da bir marka başvurusunu esas alması gerekmektedir Nitekim Ortak 26

34 Yönetmelik te Kural 9 da Uluslararası başvuru Uluslararası Büro ya menşe ofis tarafından sunulur hükmü yer almaktadır. Uluslararası başvuru resmi bir form halinde menşe ofise sunulmalı ve menşe ofisin izin vermesi ya da zorunlu kılması halinde başvuru sahibi ya da vekili tarafından imzalanmalıdır. Bu form Protokol e taraf olan akit devletin seçimine bağlı olarak İngilizce ya da Fransızca doldurulabilir. Yönetmelik te Kural 9 kapsamında bir uluslararası başvuruda yer alması gereken temel bilgiler şunlardır: - başvuru sahibinin adı ve adresi, - varsa başvuru sahibinin vekilinin adı ve adresi, - başvuru sahibinin bağlı olduğu akit taraf, - başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisine ilişkin bilgi (kuruluş, yerleşiklik ya da milliyet bağının belirtimi), - markanın bir örneği, - esas başvuru ya da tescil numarası ve tarihi, - mal ve hizmetlerin uluslararası Nis Sınıflandırmasına göre sınıflandırılmış listesi, - koruma talep edilen ülkelerin listesi, - ödemeye ilişkin bilgiler. 27

35 içermelidir. Uluslararası başvuru ayrıca, başvurunun içeriğine bağlı olarak şu bilgileri de - başvuru sahibinin markanın standart karakterdeki bir marka olarak dikkate alınmasını istediği durumda bu yöndeki beyanı, - başvuru sahibinin Paris Sözleşmesi kapsamında rüçhan talebinde bulunmayı istemesi durumunda, buna ilişkin beyanı, - başvuru sahibinin markanın ayırt edici bir özelliği olarak renk talebinde bulunması durumunda, bu beyanı ve talep edilen renklerin belirtimini, - esas başvuru ya da tescilin üç boyutlu bir markaya ilişkin olması halinde, bu belirtimi, - esas başvuru ya da tescilin bir ses markasına ilişkin olması durumunda, bu belirtimi, - esas başvuru ya da tescilin bir ortak marka ya da bir sertifika markası ya da garanti markasına ilişkin olması durumunda, buna dair belirtimi, - esas başvuru ya da tescilin markanın sözcüklerle tanımını içermesi durumunda bu tanımı, - markanın Latin harfleri dışında harflerden ya da Arap ya da Romen rakamları dışındaki rakamları içermesi durumunda, bu içeriğin Latin alfabesine harf çevirisi. Menşe ofis uluslararası tescil başvurusunu aldıktan sonra şekli olarak başvuruyu inceler ve formun Yönetmeliğe uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol eder. Ayrıca, menşe ofisin başvuruyu WIPO ya iletmeden önce doğrulaması gereken bir takım hususlar vardır. Menşe ofis; 28

36 Başvuru sahibinin uluslararası başvuru talebini menşe ofise sunma tarihini, Uluslararası başvurunun konusu olan markanın esas tescil ya da başvurudaki marka ile aynı olduğunu, Uluslararası başvuru kapsamında koruması talep edilen mal veya hizmetlerin, esas tescil ya da başvurudaki ile aynı kapsamda olduğunu (mal veya hizmet kısıtlaması yapılabilir), Uluslararası başvuruda adı geçen başvuru sahibinin esas tescil ya da başvurudaki ile aynı olduğunu, Uluslararası başvuruda renk talebi varsa, renk talebinin esas tescil ya da başvurudaki ile aynı olduğunu, uluslararası başvuru markanın tarifini içeriyorsa veya başvuruda markanın üç boyutlu marka, ses markası kolektif marka veya garanti markası olduğu belirtilmişse, aynı tariflerin veya belirtmelerin esas tescil ya da başvuruda da yapıldığını doğrulamalıdır. Menşe ofis başvuruyu şekli açıdan uygun bulursa ve yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu teyit ederse (başvuru sahibinin uluslararası başvuruyu sunma talebini menşe ofisin aldığı tarihi de belirterek) başvuruyu imzalar ve WIPO ya gönderir Başvurunun Uluslararası Büro da İncelenmesi Uluslararası başvuru menşe ofiste kontrol edildikten sonra, ikinci aşama olarak Uluslararası Büro da şekli açıdan incelenir. Uluslararası Büro nun başvuruyu ayırt 29

37 edicilik veya önceki hakların varlığı gibi mutlak ya da nispi ret nedenleri açısından incelemesi söz konusu değildir. Başvurunun mutlak ya da nispi ret nedenleri bakımından incelenmesi belirlenen akit tarafların yasal mevzuatları çerçevesinde yapılacaktır. Uluslararası Büro, başvurunun şekli incelemesi sırasında mal veya hizmet listesinin uygunluğunu ve başvuru formunun doldurulmasına dair şekli şartlara uyulup uyulmadığını kontrol eder. Başvuruda koruması talep edilen mal ve hizmetler açık ve kesin olarak ifade edilmiş ve Nis Sınıflandırmasına uygun olarak sınıflandırılmış olmalıdır. Uluslararası Büro başvuruyu şekli açıdan uygun bulmazsa, buna ilişkin olarak menşe ofise ve başvuru sahibine bir uygunsuzluk mektubu gönderir. Uluslararası Büro başvuruya dair uygunsuzlukları 3 kategoriye ayırmıştır. 1. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Dair Uygunsuzluklar : Uluslararası Büro mal ve hizmetlerin uygun sınıf ya da sınıflarda yer almadığını ya da sınıf numaralarının belirtilmediğini ya da belirtilen sınıf numaralarının yanlış olduğunu tespit ederse, sınıflandırmaya ilişkin öneride bulunur ve başvuru sahibine ve menşe ofise uygunsuzluk mektubu gönderir. Önerilen yeni sınıflandırma sonucu başvuru ücretinin değişmesinin gerekli olduğu hallerde ücrete ilişkin uygunsuzluk da uygunsuzluk mektubunda belirtilir. 2. Mal ve Hizmet Belirtimine İlişkin Uygunsuzluklar: Eğer Uluslararası Büro mal ve hizmet listesinde yer alan bir ifadenin çok belirsiz, anlaşılmaz ya da dilbilgisi açısından yanlış olduğunu tespit ederse, söz konusu ifadenin ya da ifadelerin düzeltilmesi konusunda bir öneride bulunabilir veya açıklama talep edebilir. 3. Diğer Uygunsuzluklar : Başvuru formunun yanlış doldurulması, ücretlerin eksik ödenmesi (ya da ödenmemesi), başvuru sahibine ilişkin bilgilerin eksik olması, marka örneğinin olmaması ya da yeteri kadar anlaşılır olmaması, başvurunun menşe ofis tarafından onaylanmaması gibi birçok sebepler uygunsuzluğa sebep oluşturabilir. 30

38 Başvuruya ilişkin olarak tespit edilen uygunsuzluklar bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde düzeltilmelidir. Aksi taktirde, başvuru sahibi başvurudan kısmen ya da tamamen feragat edilmiş sayılır. Belirtilen tarih içerisinde uygunsuzluklar giderildiği takdirde uluslararası tescil tarihi başvuru tarihi, giderilmediği halde ise uygunsuzluğun giderildiği tarih olacaktır Uluslararası Sicile Kayıt ve Yayın Uluslararası başvuruda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse ve başvuru Protokol ile Ortak Yönetmeliğin şartlarını yerine getiriyorsa, Uluslararası Büro; - uluslararası başvuruya bir başvuru tarihi verecektir, - markayı uluslararası sicile kaydedecektir, - menşe ofisi bilgilendirecektir, - başvuru sahibine bir tescil belgesi gönderecektir, - uluslararası tescili WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi nde yayınlayacaktır. Menşe ofis başvuruyu 2 ay içerisinde Uluslararası Büro ya ilettiği takdirde, uluslararası tescil tarihi menşe ofise başvurunun yapıldığı tarih olarak kaydedilir. Eğer başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde başvuru Uluslararası Büro nun eline geçmezse, uluslararası tescil tarihi Uluslararası Büro nun başvuruyu aldığı tarih olacaktır. Aynı prosedürler, -ilk aşama hariç- aksi belirtilmediği takdirde, sonraki belirlemeler ve uluslararası tescildeki değişiklikler (başvuru sahibinin ünvan ve adresinin değişmesi, mal ve ya hizmetlerin belirlenen bazı akit tarafların tümü ya da bazıları için sınırlandırılması, uluslararası tescilden belirlenen akit tarafların bir kısmı için feragat vs.) için de geçerlidir. 31

39 Başvurunun Belirlenen Akit Taraflarda İncelenmesi Uluslararası başvuru uluslararası sicile kaydedildikten sonra başvuruda belirtilen ve koruma talep edilen akit taraflara gönderilir. Madrid Sistemi kapsamında bir uluslararası başvuru belirlenen her akit tarafta, (başvuru o akit tarafın ofisine doğrudan yapılmış gibi) uluslararası tescil tarihinden itibaren koruma kapsamına alınır. Eğer belirlenen akit taraflarda uluslararası başvurunun incelenmesi sonucunda, başvurunun tescili kesinleşirse uluslararası tescil tarihi ulusal ofisteki başvuru tarihi olacaktır. Paris Sözleşmesi nin 4 üncü maddesi kapsamında, bir uluslararası tescil belirlenen akit taraflarda rüçhan hakkına sahip olabilir. Ancak, bunun için ulusal başvurunun yapılmasından itibaren altı ay içerisinde uluslararası tescil başvurusu yapılması gereklidir. Belirlenen bir akit taraf ofisi, uluslararası tescil başvurusunu ulusal mevzuat çerçevesindeki inceleme sonucunda kısmen ya da tümüyle reddedilebilir. Ancak bir ret bildirimi belirli süre limitleri içerisinde yapılmalıdır. Öngörülen süre limitleri çerçevesinde yapılmayan ret bildirimleri Uluslararası Büro tarafından geçersiz sayılır. Ayrıca, redde ilişkin tüm gerekçeler süre limitleri dahilinde belirtilmelidir. Protokol kapsamında ret bildirim süresi normalde uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından ilgili ofise bildiriminden itibaren bir yıldır. Ancak herhangi bir akit taraf bir yıllık süre limitini 18 aya çıkardığına dair beyanda bulunabilir. Bunun ötesinde, bir akit taraf 18 aylık süre limitinin sonunda gelebilecek olası itirazlar konusunda Uluslararası Büro yu haberdar edebilir. Ret bildirimleri ilgili akit taraflar tarafından Uluslararası Büro ya gönderilir, ret bildiriminin doğrudan başvuru sahiplerine gönderilmesi söz konusu olamaz. Uluslararası Büro retleri şekli açıdan inceler. Ret bildirim mektubunda uluslararası tescil numarasının, ret sebeplerinin ya da ret kararı sonucu etkilenen malların/hizmetlerin belirtilmemesi veya ret bildirim süresi bittikten sonra ret 32

40 gönderilmesi, redde sebep olan markaların ve kapsadığı mal veya hizmetlerin ret bildiriminde yer almaması gibi durumlar uygunsuzluk sebebidir. Uluslararası Büro herhangi bir eksiklik görmediği retleri başvuru sahibine bildirir. Bu aşamadan sonra başvuru sahibi ret kararlarına itiraz etme hakkına sahiptir. Ancak, uluslararası sistem itiraz durumunda devre dışı kalmaktadır. Başvuru sahibi karara itiraz etmek istediği ülkenin ulusal mevzuatlarına ve prosedürlerine tabidir. İtiraz işlemi söz konusu ülke ya da ülkelerin yasal mevzuatları çerçevesinde öngörülen süre limitlerinde gerçekleştirebilir. Ret bildirimi gönderen bir akit taraf Büro yu bilgilendirmelidir: aşağıdaki durumlarda Uluslararası - Herhangi bir yeniden gözden geçirme ya da karara itiraz talebi yapılmadan süre limitinin dolması halinde ofis süre limiti bitmiştir (Time Limit Expired-TLE) bildirimi yapmalıdır. - Ofise karara itiraz ya da yeniden gözden geçirme talebinin yapılması durumunda, ofis itiraz talebinde bulunulmuştur (Request for Review or Appeal Have Been Lodeged- RAL) bildirimi yapmalıdır. - ret bildirimi yapılan bir uluslararası başvuruya ilişkin kesinleşen bir kararın varlığında ise ofis nihai karar (final decision) bildirimi yapmalıdır. Ancak, bu bildirimler konusunda üye ülke uygulamaları arasında farklılıklar olduğu 9-13 Ekim 2000 tarihli Çalışma Grubu Toplantısında belirtilmiş ve bu farklılıkları gidermek amacıyla Madrid Birliği Genel Kurulu na öneriler sunulacağı ifade edilmiştir Yayınlanmamış Toplantı Raporu: Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Protokolü ne ait Ortak Yönetmelik te Önerilen Değişikliklere Dair Çalışma Grubu Toplantı Raporu, 9-13 Ekim s.13 33

41 Uluslararası Tescile İlişkin Özellikler Koruma Süresi ve Yenileme Bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak, koruma talep edilen akit taraflar tarafından herhangi bir ret bildirimi yapılmazsa ya da itiraz sonucu ofis kararından geri dönerse, marka ulusal ofise başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunur. Daha sonra da uluslararası tescil süresiz olarak birbirini takip eden onar yıllık eşit periyotlarla ve aynı esas ücret, tamamlayıcı, bütünleyici ücret veya bireysel ücretlerin ödenmesi ile yenilenebilir. Madrid Anlaşması kapsamında yenileme süresi 20 yıl olarak belirlenmişti. Yenileme ücretini onar yıllık sürelerle ve iki taksitle ödemek mümkündü. Fakat Madrid Anlaşması ve Protokolü ne ilişkin Ortak Yönetmelik te esas ücretlerin süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu durumda sadece Anlaşma kapsamındaki tescillerde esas ücret ödemesi onar yıllık taksitler halinde yapılabilmektedir Sonraki Belirleme Madrid Sistemi nin en önemli kolaylıklarından biri de uluslararası tescilden sonra, başvuru sahibinin koruma kapsamını genişletmek amacıyla sonraki belirlemeler yapabilmesidir. Sisteme ilişkin temel kavramların tanımlandığı bölümde de belirtildiği gibi, sonraki belirleme uluslararası tescili müteakip korumanın genişletilmesi amacıyla bir ya da birden fazla ülke için yapılan koruma talebi anlamına gelmektedir. Sonraki belirlemeler, başvuru sahiplerine aynı uluslararası tescil aracılığıyla özellikle Protokol e sonradan katılan ülkeler için koruma talep edebilme imkanı vermektedir. Ayrıca başvuru sahibi, ilk başvurusu sırasında koruma talep etmediği ülkelerde daha sonra marka tescili gereksinimi duyarsa, söz konusu ülkenin Protokol e taraf olması kaydıyla bu ülke için sonraki belirleme talebinde bulunabilir. Bu prosedürün bir avantajı da başvuru ücreti ödemeden sonraki 34

42 belirleme ücreti ve koruma talep edilen ülke bireysel ücret istiyorsa bireysel ücret ödeyerek yeni ülkeler için koruma talebi sağlayabilmektir. Günümüz dünyasında ticaretin hızla geliştiği ve sürekli yeni pazarların açıldığı düşünülürse başvuru sahiplerinin ürünlerini ve dolayısıyla da markalarını yeni ülkelere taşımak isteyeceği açıktır. Bir ülkede güvenli ve etkin ticaret yapabilmenin şartlarından biri de marka korumasıdır. Dolayısıyla sürekli genişleyen bir sistemde başvuru sahipleri, markalarının koruma kapsamını genişletmek amacıyla Madrid Sistemi nin bu özelliğinden kolayca yararlanabileceklerdir Bağımlılık, Merkezi Saldırı ve Dönüşüm Madrid Sistemi kapsamında bir uluslararası tescil, tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle, esas başvuruya ve bundan kaynaklanan tescile veya esas tescile bağımlıdır. Eğer bu beş yıl içerisinde esas başvuru uluslararası tescildeki mal veya hizmetlerinden bir kısmı ya da tümü için geri çekilir veya nihai olarak reddedilirse veya esas tescil hükümsüz kalır veya bir nihai karar sonucu feshedilir, iptal edilir ya da hükümsüz kılınırsa, aynı etki belirlenen akit tarafların tümüne de yansıyacaktır. Dolayısıyla belirlenen akit tarafların tümünde başvuru iptal edilecek ya da hükümsüz kılınacaktır. Bu, mutlak bir bağımlılıktır. Bu özellik, Madrid Anlaşması kapsamında merkezi saldırı (central attack) terimi ile ifade edilmiştir. Madrid Anlaşması nın bu özelliği bir çok ülke tarafından eleştirilmiş ve birçok ülkenin Anlaşma ya taraf olmasını engellemiştir. Çünkü, bu özellik başvuru sahibi için önemli bir dezavantajdır. Madrid Anlaşması nda yer alan merkezi saldırı hükmü Protokol içeriğinde de yer almaktadır. Ayrıca, bilindiği gibi Protokol kapsamında uluslararası tescil başvurusu bir esas tescil ya da başvuruya dayanabilmektedir. Tabi ki esas başvurunun menşe ofiste reddedilmesi, iptal edilmesi ya da hükümsüz kılınması olasılık dahilindedir. Bu sebeple Protokol, sistemin bu özelliğinin olumsuz sonuçlarını yumuşatabilecek bir yenilik getirmiştir. Bu yenilik bir esas başvurunun reddedilmesi veya esas tescilin iptali veya hükümsüzlüğü durumunda iptal edilen bir 35

43 uluslararası tescilin belirlenen akit taraflarda ulusal (ya da bölgesel) başvurulara dönüştürebilmesi imkanıdır. Bu işleme dönüşüm (transformation) adı verilmektedir. Dönüşüm uluslararası tescilin iptalinden itibaren üç ay içerisinde gerçekleşebilir. Dönüşüm talebinde, ulusal (veya bölgesel) başvurularda yer alan mal ve hizmetler uluslararası tescildeki mal ve hizmetlerle aynı olmalıdır. Bu ulusal (ya da bölgesel) başvurularda uluslararası tescil tarihi başvuru tarihi olarak alınır ve başvuruda uluslararası tescilin Paris Sözleşmesi kapsamında rüçhan hakkı varsa aynı rüçhan tarihi devam eder. Tarihle ilgili özel hükümler dışında, dönüşüm işlemi sonucu ortaya çıkan bir başvuru ilgili akit tarafın mevzuatına ve marka prosedürlerine tabi olacaktır Yer Değiştirme Madrid Sistemi nin önemli kolaylıklarından biri de yer değiştirme prosedürüdür. Bir uluslararası başvuru bir akit tarafa genişletilmişse ve uluslararası tescil sahibi, söz konusu akit tarafta aynı markaya ait, aynı mal ve hizmetler için bir ulusal (ya da bölgesel) tescile sahipse, uluslararası tescil ulusal (ya da bölgesel) tescilin yerini alabilir. Dolayısıyla ulusal (ya da bölgesel) tescilin yenilenmesine gerek kalmaz, marka sahibinin portföyü sadeleşir ve yenileme ücretinden dolayı kazancı olur Madrid Sistemi ve Koruma Hükmü Madrid Protokolü bir uluslararası anlaşmadır ve yalnızca taraf ülkeleri ya da örgütleri bağlayıcı niteliktedir. Ancak Protokol e taraf olan devlet veya örgütler Madrid Anlaşması na taraf olan devletlerle aynı birliğin (Madrid Birliği) üyesidir ve Madrid Birliği toplantılarında aynı haklara sahiptirler. Madrid Anlaşması na üye 36

44 ülkelerin bir çoğu, Protokol e de taraftır. Dolayısıyla Madrid Birliği kapsamında üç ayrı grup mevcuttur. Bu gruplar; - yalnızca Madrid Anlaşması na taraf ülkeler, - yalnızca Protokol e taraf ülke ve örgütler ve - hem Anlaşmaya hem de Protokol e taraf olan ülkelerdir. Bu durumda şu soru akla gelmektedir; hem Anlaşma ya hem de Protokol e taraf olan ülkeler arasında hangi hüküm bağlayıcı olacaktır? Bu Protokol ün altıncı mükerrer 9 uncu maddesinde koruma hükmü (safe guard clause) denilen bir hükümle düzenlenmiştir. Aynı hüküm Madrid Anlaşması nda da yer almaktadır. Koruma hükmü nün etkisi şu şekildedir; bir uluslararası tescil ya da başvuruda menşe ofis hem Anlaşma ya hem de Protokol e tarafsa ve bu uluslararası başvuru ya da tescil yine Anlaşma ya da Protokol e taraf olan bir ülke için yapılmışsa, başvuru yalnızca Anlaşma tarafından düzenlenir. Başka bir deyişle, başvuru sahibinin hem Anlaşma ya hem de Protokol e taraf ülkeler için yaptığı belirlemeler, yalnızca Protokol e taraf olan ülke ya da örgütler için, Protokol kapsamında olacaktır. Hem Anlaşma ya hem de Protokol e taraf ülkeler içinse, başvuru Anlaşma kapsamında olacaktır. Örneğin, menşe ofisin Almanya olduğu bir durumda (Protokol ve Anlaşma ya taraf) Çin, İsviçre, İsveç ve Türkiye belirlenmiş olsun. Bu ülkelerden Çin ve İsviçre hem Anlaşma ya hem de Protokol e taraftır. Türkiye ve İsveç ise yalnızca Protokol e taraftır. Bu durumda koruma hükmü ne göre Çin ve İsviçre Anlaşma çerçevesinde, Türkiye ve İsveç ise Protokol çerçevesinde belirlenmiş olacaktır. Başka bir deyişle, Çin ve İsviçre için başvuru Anlaşma kapsamında, Türkiye ve İsveç içinse Protokol kapsamında olacaktır. 37

45 Ücretler Uluslararası başvuru ücretlerinin genel yapısı her iki anlaşmada da belirtilmiştir. Standart ücret Protokol de de Madrid Anlaşması ndaki gibidir, yani Uluslararası Büro nun masraflarını karşılamak için bir temel ücret ve üç sınıftan fazla her sınıf için bütünleyici ücret söz konusudur. Her yıl tamamlayıcı ve bütünleyici ücretlerin toplamı belirlenen akit taraflar arasında her biri için yapılan belirleme sayısıyla orantılı olarak dağıtılmaktadır. Bununla birlikte Protokol ücretler konusunda bir yenilik getirmiştir. Buna göre, akit taraflara tamamlayıcı ya da bütünleyici ücretleri paylaşmak yerine bireysel ücret belirleyebilme imkanı tanınmıştır. Ancak bireysel ücret belirlenen akit tarafların ulusal ofisinde, 10 yıllık bir tescil için talep edilen ücretten yüksek olamayacaktır Uluslararası Tescile İlişkin Değişiklikler Madrid Protokolü nün önemli kolaylıklarından biri de uluslararası başvuruda ya da uluslararası tescilde sonradan meydana gelen değişikliklerin tek bir form aracılığıyla Uluslararası Büro ya ve bu yolla da belirlenen akit taraflara gönderilmesidir Ünvan ve Adres Değişikliği Uluslararası başvuru ya da tescil sahibinin ünvan veya adresinde meydana gelen değişiklikler resmi bir form ile doğrudan başvuru sahibi tarafından ya da menşe ofis ya da (ofisin izin vermesi kaydıyla) ilgili herhangi bir akit taraf tarafından Uluslararası Büro ya bildirilebilir. Başvuru sahibi bir markası için ya da uluslararası sicilde kayıtlı tüm markaları için böyle bir talepte bulunabilir. Böyle bir talepte bulunmak için gerekli ücretin yatırılması ve ilgili formun doldurulması yeterlidir. Ünvan ya da adres değişikliği talepleri Uluslararası Büro ya iletildikten sonra, uluslararası sicile kaydedilmekte, ilgili akit taraflara bildirim yapılmakta ve WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi nde yayınlanmaktadır. 38

46 Sınırlandırma, Feragat ve İptal Uluslararası tescil sahibinin markasına ilişkin iptal, sınırlandırma ya da feragat talepleri de resmi bir form ile doğrudan başvuru sahibi tarafından ya da menşe ofis aracılığıyla ya da ilgili ofis aracılığıyla Uluslararası Büro ya bildirilebilir. Başvuru sahibi bu kapsamda; - mal ve hizmet listesini, belirlenen akit tarafların tümü ya da bir kısmı için sınırlandırabilir, - belirlenen akit tarafların bazıları için mal ve hizmetlerinin tümünden feragat edebilir, - mal ve hizmet listesinin tümünü ya da bir kısmını belirlenen akit tarafların tümü için iptal edebilir. Uluslararası sicilde bir sınırlandırmanın kaydedilmesi, uluslararası tescilden ilgili mal ve hizmetlerin çıkarılması anlamına gelmemektedir. Uluslararası sicilde yalnızca buna ilişkin talep kaydedilmektedir. Söz konusu mal ve hizmetler yalnızca talep edilen akit taraflar için sınırlandırılmaktadır. Uluslararası tescil kısmen ya da tamamen iptal edildiğinde ise aksine mal ve hizmetler uluslararası sicilden silinmektedir. Kısmi iptal durumunda yalnızca iptali talep edilen mal ve hizmetler sicilden çıkarılmaktadır. Bir uluslararası tescile ilişkin iptal, sınırlandırma ya da feragat talebi Uluslararası Büro ya iletildikten sonra uluslararası sicile kaydedilmekte, ilgili akit taraflara bildirilmekte ve WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi nde yayınlanmaktadır. 39

47 Devir Bir markanın sahibi farklı sebeplerle değişebilir. İki taraf arasında imzalanan bir mukavele ya da mahkeme kararı ya da iflas veya miras gibi hukuki prosedürler bir markanın devrini gerektirebilir. Bir uluslararası tescilin devri mal veya hizmetlerin tümü ya da bir kısmı için veya belirlenen akit tarafların tümü ya da bir kısmı için gerçekleşebilir. Bir devrin uluslararası sicilde kaydedilebilmesi için devralan tarafın uluslararası başvuru yapma yetkisinin olması gerekir. Dahası, uluslararası tescili devralan tarafın başvuru yapabilme yetkisi ayrı ayrı her bir akit tarafta değerlendirilmelidir. Örneğin; markayı devralan kişi yalnızca Protokol e taraf olan bir ülke vatandaşı ise ve diğer başka bir ülkede ticari ve etkin bir kuruluşa sahip değilse; - eğer uluslararası tescil yalnızca Anlaşma ya taraf olan bir akit tarafa genişletilmişse, devir uluslararası sicile kaydedilemez, - eğer uluslararası tescil Anlaşma ya ve Protokol e taraf olan ülkelere genişletilmişse, devir yalnızca Protokol e taraf ülkeler için kaydedilebilir, - eğer uluslararası tescil yalnızca Protokol e taraf olan akit taraflara genişletilmişse, devir tüm akit taraflar için kaydedilebilir. Uluslararası Büro, devir taleplerini aldıktan sonra sicile kaydeder ve yayınlar. Daha sonra devir talepleri ilgili belirlenen akit taraflara iletilir. Bir uluslararası tescildeki devrin belirli bir akit tarafta geçerliliği, o akit tarafın yasal mevzuatı çerçevesinde incelenir. Ofis, devir talebini reddetme ya da geçersiz olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. Özellikle, kısmi devirlerde marka sahibinin devrettiği mallar ile kalan malların birbirine benzer olduğu durumlarda 40

48 böyle bir sorunla karşılaşılmaktadır. Ancak, devrin geçerliliğine yalnızca mahkemelerin karar verebildiği akit taraflar bu bildirimi kullanmayabilirler Uluslararası Tescildeki Düzeltmeler Uluslararası Büro sicilde kayıtlı bir uluslararası tescile ilişkin bir hata olduğunu tespit ederse, bu hatayı re sen düzeltebilir. Uluslararası Büro ayrıca başvuru sahibinin ya da ofisin talebi üzerine de böyle bir hatayı düzeltme yetkisine sahiptir. Uluslararası Büro sicile yanlış kaydedilen bilgileri ya da menşe ofisten kaynaklanan hataları belirlenen akit taraflara bildirir ve WIPO Uluslararası Marka Gazete sinde yayınlar. Uluslararası sicildeki düzeltmeler için herhangi bir süre limiti yoktur. Ancak, 9-13 Ekim 2000 tarihleri arasında Cenevre de gerçekleşen Madrid Anlaşması ve Protokolü ne İlişkin Ortak Yönetmelik te Değişiklikler Yapılmasına Dair Çalışma Grubu Toplantısı nda uluslararası tescillerde yasal kesinliği sağlamak için düzeltmelere ilişkin süre limiti konulması önerilmiş ve bu öneri üyelerden büyük oranda destek görmüştür. Süre limitine ilişkin kesin karar 2001 yılı içinde toplanması beklenen Madrid Birliği Genel Kurulu görüşmeleri sonucu verilecektir Madrid Protokolü ne Eleştiriler Madrid Protokolü her ne kadar Madrid Anlaşması nın temel dezavantajlarını ortadan kaldırsa da, Protokol e katılım konusunda çekimser kalan ülkeler çeşitli olumsuz eleştiriler yapmakta ve sistemin çeşitli dezavantajları içerdiğini vurgulamaktadırlar. Bir çok ülke ulusal marka sisteminin Madrid Sistemi ile uyumlu olup olmadığını incelemekte, bir anlamda sistemin muhasebesini yapmaktadır. 12 ibid. s. 9 41

49 A.B.D., Avustralya, Kanada gibi bir çok ülke ise sistemi yıllardır başvuru sahipleri ve ofisler açısından değerlendirmektedirler. 13 Teoride Protokol ün uluslararası düzeyde koruma sağlamak için en iyi yol olduğu açıktır. Ulusal ofis aracılığıyla tek bir dilde, tek bir ücret ödeyerek yapılan bir başvuru marka sahipleri için oldukça cazip ve pratiktir. Ancak, bu sistemin de birtakım dezavantajları vardır ve sistemin bazı özellikleri üye ülke uygulamaları ile çelişebilmektedir. Protokol ün en çok eleştirildiği konular şu şekilde sıralanabilir: Bilindiği gibi uluslararası tescil başvurusu esas tescil ya da başvuru ile aynı mal/hizmetleri içermelidir. Başvuruya ilişkin olarak mal ve hizmetlerin kapsamı daraltılabilir ancak genişletilemez. Başvuru sahibi, esas tescilde yer almayan ilave mal ya da hizmetler için uluslararası tescil başvuru yapmak istediğinde, yeni ulusal başvurular yapması gerekmektedir. Böylece, başvuru sahibinin iştigal alanı genişledikçe yeni ulusal başvurular ve bunlara dayalı uluslararası başvurular yapması gerekecektir. Örneğin, bir Türk firmasının yalnızca Almanya da pazarlayacağı mallar için Türkiye de koruma elde etmesine ve buna dayalı olarak da uluslararası başvurular yapmasına gerek yoktur. Bu durumda ulusal başvuru yolu daha pratik olacaktır. Madrid Protokolü ne göre başvurunun bir ulusal tescile ya da başvuruya dayalı olma zorunluluğu, başvuru sahibinin diğer ülkeler için yapacağı koruma talebini sınırlamaktadır. Çünkü başvuru sahibi farklı ülkelerde farklı markalar ve farklı mal/hizmetler için tescil talebinde bulunmak isteyebilir. Bu durumda da Madrid Protokolü nün çok pratik bir yöntem olmadığı açıktır. Ayrıca, bazı ülkelerin mevzuatları markanın koruma kapsamının yalnızca ticarette fiilen kullanılan mal/hizmetleri içermesine izin vermekte ve mal/hizmetlere 13 Gould Robert, The Madrid Protocol and the Canadian (United States) Trademark System : Is There a Fit?, Canadian Intellectual Property Review 12, 1996, s

50 ilişkin genel tabirler kullanılamamaktadır. Örneğin A.B.D. de marka başvurusundan önce markanın, koruma talep edilen mal/hizmetler üzerinde fiilen kullanılıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla marka sahipleri yalnızca ticari alanda fiilen kullandıkları mal/hizmetler için başvuru yapabilmektedir. Oysa, bir çok ülkede markanın kapsamındaki mal/hizmetlerin üzerinde kullanılması şartını aranmaz. Bu sebeple, örneğin Amerikan başvuru sahipleri kendi ülkelerinde sınırlı kapsamda başvuru yapabilirken, diğer ülkelerde markanın kapsadığı mal/hizmetleri genişletebilmektedirler. Madrid Protokolü ile başvuru yolu ise bu kapsamda kısıtlayıcı bir yöntem olacaktır. 14 Diğer taraftan, birçok ülkede tescil başvurusunda Nis Sınıflandırmasına ait sınıf başlıklarının yazılması mümkündür. Firmalar bu ülkelerde, ulusal tescillerini en kapsamlı biçimde sınıfların üst başlıklarını yazarak alabilirler. Ancak bu ülkelerdeki firmalar Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası alanda da koruma sağlamak istiyorlarsa, bir çok ülkenin bu şekilde ifade edilen mal veya hizmetlerin tescilde yer almasına izin vermediğini göz önüne alarak mal veya hizmetlerin ayrıntılı bir şekilde tanımlamalıdırlar. Bunun için de tekrar bir ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Madrid Protokolü ne göre uluslararası tescil başvurusu Fransızca veya İngilizce olarak yapılmalıdır. İngilizce ya da Fransızca dillerinin konuşulmadığı bir ülkede başvuruya ilişkin mal veya hizmetlerin İngilizce ya da Fransızca ya çevrilmesi ve menşe ofiste başvurunun esas tescil ya da başvuru ile aynılığı açısından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu gereksinimleri yerine getirebilmek için ulusal marka ofislerinde iyi düzeyde yabancı dil bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, başvurunun İngilizce ya da Fransızca dillerinden biriyle yapılması zorunluluğu başvuru sahipleri için ekstra çeviri ücretlerini de beraberinde getirmektedir. Bu konuda özellikle Güney Amerika ülkeleri Protokol ü yoğun bir şekilde eleştirmekte, kendi anadilleri olan İspanyolca nın dünyada çok yaygın olarak 14 Barreda Jose, The Madrid Protocol: Does it require a revision? Trademark World 118,1999, s

51 kullanılan bir dil olması nedeniyle Protokol ün resmi dillerinden biri olması gerektiğini belirtmektedirler. 15 Hatta, buna ilişkin olarak Madrid Anlaşması ve Protokol üne Ait Ortak Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma grubunun Ekim 2000 de Cenevre de yapılan toplantısın da İspanyol delegasyonu tarafından, İspanyolca nın da Protokol ün resmi dili olmasına dair bir öneri getirilmiştir. 16 Protokol ün en çok eleştirildiği konulardan birisi de başvuru sahibinin uluslararası başvurunun belirlenen akit taraflardaki durumu konusunda bilgi sahibi olamamasıdır. Protokol kapsamında başvuru yapan bir firma belirlenen tüm akit taraflarda marka korumasının başvuru tarihinden itibaren 20 ay sürebileceğini (menşe ofisin iki içerisinde başvuruyu ileteceği ve akit tarafların 18 aya kadar varan inceleme süre limitlerini göz önüne alarak) bilmelidir. Markanın belirlenen akit taraflar da kabul edilmesi için geçen süre başvuru sahipleri için oldukça uzun bir süredir. Bu süre zarfında malların piyasaya sürülmesi başvuru sahipleri için bir risk olacaktır. Çünkü 12 ya da 18 aylık süreler içinde başvuru sahibine markanın reddedildiğini bildirilebilmektedir. Ayrıca Protokol hükümlerine göre, bir uluslararası başvurunun belirlenen akit taraflarda tescile bağlandığının bildirilmesi zorunlu değildir. Bu nedenle, markanın tescilinin kesinleşmesi veya başvuru sahibinin bu konudan haberdar olması iki yıl kadar bir zaman alabilmektedir. Oysa, bir çok ulusal ofiste markanın tescile bağlanması 5-6 ay sürmektedir. Ancak, Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü ne ait Ortak Yönetmelik te 2000 yılı içinde yapılan bir değişiklikle, isteyen akit taraf başvurunun yayınlandığını ve korumanın kesinleştiğini WIPO aracılığıyla başvuru sahiplerine bildirebilecektir. Böylece, yukarıda bahsedilen olumsuzluğun bir ölçüde giderilmesi sağlanabilecektir. 15 ibid. s WIPO, Working Group on the Modification of the Common Regulations Under The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the ProtocolRelating to That Agreemet, Geneva, 9-13 October

52 Türk Patent Enstitüsü nde Madrid Protokolü Uygulamaları Genel Bakış Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği standartlarına uygun düzenlemeler yapan Türkiye, sınai mülkiyet hakları bakımından da önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. Türkiye nin Gümrük Birliği ne katılımı ve ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşmasının 134 üyesinden biri olması dolayısıyla, Türk girişimcilerin ürünlerini uluslararası piyasalarda pazarlayabilmeleri için marka tescili zorunlu hale gelmiştir. Uluslararası sınırların ortadan kalkması ve yeni pazar arayışları firmaları ürünlerini uluslararası piyasalarda pazarlamaya yöneltmektedir. Bu süreçte en önemli kavramlardan biri de markalaşmak ve marka yaratmaktır. Bir firmanın uluslararası pazarlara açılmadan önce markasını tescil ettirmesi gerekmektedir. Nitekim, Türkiye de tescilli bir markayı taşıyan ürünün başka ülkelere ihraç edilmesi durumunda, markanın o ülkelerde tescilli olması gerekmektedir. Tescilsiz markaların dış piyasalara sunulması durumunda, mallar Türkiye gümrüğünden rahatça çıkarıldığı halde, diğer gümrüklerde mallara el konulma ihtimali bulunmaktadır. Bunun sebebi ise o ülkede aynı markanın aynı ya da benzer mallar için başkası adına tescilli olması ve bu tescil sahibinin malın gümrükten geçişini engelleyebilmesidir. Türk sanayisi son yıllarda büyük aşamalar göstermiş ve ürettiği kaliteli mallarla dünya pazarında yerini almıştır. Bu sebeple, ürünlerini uluslararası piyasalarda pazarlayan Türk firmaları için markalarını diğer ülkelerde de tescil ettirmek büyük önem taşımaktadır. Ancak, firma sahipleri için ayrı ayrı her ulusal ofise marka tescil başvurusu yapmak oldukça zahmetli ve pahalı bir yöntemdir. Bu çerçevede Madrid Protokolü nün Türkiye de yürürlüğe girmesi ile birlikte marka sahiplerinin bu zahmetli yükümlülüklerden bir ölçüde kurtulması sağlanmıştır. Türkiye, Gümrük Birliği ile getirilen yeniliklerin son aşamalarından biri olan Madrid Anlaşması na İlişkin Protokol e 5 Ağustos 1997 tarih ve 97/9731 sayılı 45

53 Bakanlar Kurulu kararı ile taraf olmuştur. Protokol, 1 Ocak 1999 tarihinden geçerli olmak Türkiye de yürürlüğe girmiştir. Madrid Protokolü nün ülkemizde yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye için sınai mülkiyet alanında yeni bir sayfanın açıldığı söylenebilir. Protokol, bir yandan Türk sanayicilerinin TPE aracılığıyla markalarının uluslararası tescilini kolay ve ekonomik bir şekilde yerine getirebilmesine olanak vermiş, diğer taraftan da Türkiye nin AB Ortaklık Konseyi nin 1/95 sayılı kararındaki yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamıştır. Madrid Protokolü nün TPE nde işleyişi iki ayrı bölümde incelenebilir TPE nin Menşe Ofis Olduğu Durum Türkiye nin menşe ofis olduğu durumda Türkiye de yerleşik olan, Türk vatandaşı olan ya da Türkiye de etkin bir ticari kuruluşa sahip olan kişi ya da kuruluşlar, TPE nezdinde tescilli ya da başvuru halinde olan markaları için uluslararası tescil talebinde bulunabilmektedir. Bu talep Uluslararası Büro ya TPE aracılığıyla iletilmektedir. Uluslararası tescil prosedürlerinde de anlatıldığı gibi, TPE başvuruyu WIPO ya iletmeden önce şekli olarak ve başvurunun esas tescil ya da başvuru ile aynılığı açısından kontrol etmektedir. Türkiye nin menşe ofis olduğu durumda, uygulamada önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Başvuru sahiplerinin ve vekillerin sistem konusundaki bilgisizliği sebebiyle uluslararası tescil başvuruları genellikle önemli hatalar içermektedir. Vekillerin ve başvuru sahiplerinin özellikle Nis Sınıflandırma Sistemi ni yanlış yorumlamaları ve İngilizce bilgilerinin yetersizliği sebebiyle, menşe ofis başvurularının incelenmesi uzmanlar için emek ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bu sebeple, Madrid Protokolü ve Nis Sınıflandırması konusunda vekiller ve başvuru sahipleri için eğitim programlarının ve seminerlerin düzenlenmesi oldukça faydalı olacaktır. 46

54 TPE nin Belirlenen Akit Taraf Olduğu Durum Türkiye nin Madrid Protokolü ne katılımı çerçevesinde önemli bir yükümlülüğü de Protokol e taraf diğer ülkelerden gelen ve Türkiye için koruma talebi yapılan başvuruların incelenmesidir. TPE nin Madrid Protokolü uygulamaları konusunda iş yükünün önemli bir bölümünü bu başvurular oluşturmaktadır. Madrid Protokolü ne katılım sürecinde uluslararası tescil başvurularının incelenmesi için hiçbir mevzuat değişikliğine gidilmemesi inceleme sırasında çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi, Uluslararası Büro tarafından Türkiye ye gönderilen uluslararası tescil başvurularının başvuru tarihi itibariyle, TPE kayıtlarına daha önce giren ulusal başvuruların önüne geçtiği durumudur. Uluslararası Büro nun TPE ye göndermiş olduğu bir başvurunun başvuru tarihi, çeşitli nedenlerle bir buçuk yıl öncesine kadar gidebilmektedir. Örneğin İngiltere de 1 Ocak 2000 tarihinde yapılmış bir uluslararası tescil başvurusu iki ay sonra Mart 2000 de WIPO ya iletilebilmektedir. Bu başvuruda şekli bir uygunsuzluk varsa, bu sorunun başvuru sahibi ya da menşe ofis tarafından giderilmesi dört ay kadar uzayabilmektedir. Böyle bir durumda başvurunun TPE ye iletilmesi, Temmuz 2000 tarihini bulmaktadır. TPE de veri girişi ve benzerlik araştırmalarının tamamlanması ise ortalama üç ay almaktadır. Böyle bir durumda, başvurunun uzmana incelenmek üzere havale edilmesi Ekim 2000 i bulmaktadır. Söz konusu başvurunun rüçhan hakkını haiz olması durumunda ise bu süreye bir altı ay daha eklemek gerekir. Bu durumda, bu başvuru incelendiği tarihte (Ekim 2000), 1 Ocak 2000 den sonra yapılacak bir ulusal başvurunun önünde yer alacaktır. Eğer, bu süre zarfında incelenen bir ulusal başvuru yayınlanır ve hatta tescile bağlanırsa, bu durum mükerrer markaların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, 47

55 Enstitü ye bu re sen iptal yetkisinin verilmesi gereklidir. Aksi takdirde, TPE sicilinde mükerrer markaların yer alması kaçınılmazdır. Başvuruların incelenmesinde karşılaşılan diğer bir sorun da özellikle TPE uygulamalarında Nis Sınıflandırması nın yanlış yorumlanması ve WIPO tarafından gönderilen uluslararası başvurularda genel tabirlere rastlanmasıdır. TPE uygulamalarında mal ve hizmetlerin sınıflandırması alt grup bazında yapıldığı ve benzerlik incelemesinde de bu alt gruplar esas alındığı için, özellikle Nis Sınıflandırması nın sınıf başlıklarını içeren uluslararası başvuruların incelenmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Uluslararası başvurulara ilişkin TPE uygulamalarında yaşanılan önemli bir sorun ise ünvan değişikliği işlemlerine ilişkindir. Ünvan değişikliği talepleri özellikle Türk Patent Enstitüsü nün belirlenen akit taraf olduğu durumlarda ulusal mevzuatımızla çelişmektedir. Çünkü 556 Sayılı Markaların Korunmasına Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinde..marka sahibinin ünvanının veya şirket nevinin değişmesi halinde bu değişikliklerin markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması istenir hükmü yer almaktadır. Oysa sisteme taraf olan diğer hiçbir üye ülkede böyle bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahibi istediği markası için ünvan değişikliği talebinde bulunabilmektedir. Ayrıca, uluslararası tescil sistemi prosedürleri kapsamında ünvan değişikliğinin reddi gibi bir kavram olmadığı için, bu durum Enstitümüz için önemli sorunlar yaratmaktadır. Uluslararası sistem ile Türk mevzuatı uygulamalarının uyum süreci henüz tamamlanmamış olsa da TPE nin Madrid Protokolü nün kolaylık ve basitlik ilkeleri ile çelişmeyen yeni uygulamaları benimsemesi sistemi daha etkin ve verimli kılacaktır. Sonuç olarak Madrid Protokolü Türk sınai mülkiyet sistemi için yeni bir açılımdır. Protokol ile birlikte uluslararası piyasalarda rekabet etmek ve mal ve 48

56 hizmetlerini Türkiye sınırları dışına taşımak isteyen Türk girişimcilere yeni bir dünyanın kapıları açılmıştır. Bu sayede Türk sanayiinin gelişmesi ve uluslararası piyasalarda etkisini sürdürmesi mümkün olacaktır. Diğer taraftan, Türkiye de yatırım yapmak veya mallarını Türk piyasalarında pazarlamak isteyen girişimcilerin markalarını Türkiye de tescil ettirmeleri kolaylaşacak ve bu da yabancı yatırımcıların taklit korkusu olmadan daha güvenle Türkiye pazarlarına girmesine yol açacaktır. Böylece, Madrid Protokolü Türk ekonomisinin iki yönlü gelişimine yardımcı olacaktır. 49

57 BÖLÜM 4 TOPLULUK MARKA TESCİL SİSTEMİ 4.1 Topluluk Marka Sistemine Genel Bakış Topluluk Marka Sisteminin Tarihçesi Avrupa Birliği nin temel amacı malların ve hizmetlerin serbestçe dolaşabildiği bir ortak pazar kurulmasıdır. Avrupa Birliği nin bir çok ülkesinde hala birbirinden bağımsız ulusal marka kanunlarının varlığı, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Avrupa Birliği nin ilk yıllarında bile ulusal marka korumasının kompleks sisteminin, Avrupa Birliği amaçları ile mümkün olduğu kadar az çelişecek, aynı zamanda da marka korumasını mümkün kılacak bir sistemle değiştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Topluluk Markası nın oluşturulmasına ilişkin öneri bu amaca ulaşmak için önemli bir adımdır. 17 Topluluk marka tescil sistemi, Avrupa Birliği nin tüm üyelerini koruma kapsamına alan ve her ülkede eşit haklar sağlayan bir sistemdir. Topluluk markası, marka sahibine Avrupa Birliği sınırları dahilinde koruma sağlamaktadır. Topluluk Marka Sistemine ilişkin ilk çalışmalar 1964 yılında Avrupa Markası Anlaşması taslağının hazırlamasıyla başlamıştır. Bu taslak 1973 yılına kadar basılmamış, ayrıca 1976 ve 1978 yıllarında iki yeni taslak daha hazırlanmıştır. Ancak Topluluk Markası düzenlenmesine ilişkin ilk ciddi teklif 1980 yılında gelmiştir. Topluluk Markası, iki aşamalı bir program olan Avrupa Marka Sisteminin ikinci aşamasıdır. İlk aşama marka konularının harmonizasyonu ve üye ülkelerin marka kanunları uygulamaları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırılması amacıyla tasarlanmıştır. 17 Campbell, op.cit., s

58 Üye ülkelerin marka kanunlarını uyumlaştırma amaçlı İlk Konsey Direktif i (First Council Directive) 1988 yılında ihdas edilmiştir. 21 Aralık 1988 tarihinde Avrupa Topluluğu Konseyi üye devletleri markalara ilişkin kanunların uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan 89/104 sayılı Direktif i kabul etmiştir. Direktif, markaları kullanma gereksinimini, lisansları ve markanın üçüncü taraflar tarafından kullanımına rıza gösterme hallerini kapsayan bir doktrini 18 tayin etmiştir. Ayrıca, Direktif markanın genel tanımını içermekte ve ulusal marka tescillerinin iptaline ve markanın reddine ilişkin sebepleri belirtmektedir. Direktif in 16(1) maddesine göre üye ülkeler en geç tarihine kadar ulusal hukuk sistemlerini Direktif le uyumlu hale getirmekle yükümlü idi. Daha sonra süre tarihine kadar uzatılmıştı. 19 Direktif le birlikte Avrupa Topluluğu na üye ülkelerin marka mevzuatlarının birbiriyle tamamen uyumlaştırılması hedeflenmemiş olup, sadece ortak pazarın işleyişini etkileyen mevzuat uygulamalarının uyumlaştırılması amaçlanmıştır. Direktif de marka olabilecek işaretler, marka sahibinin hakları, tescile engel durumlar, marka hakkının tüketilmesi, tescilli markayı kullanma zorunluluğu, lisanslar ve markanın kullanımının engellenmesi gibi konular ele alınmıştır. Direktif in bir sonucu olarak tescilli markanın koruma kapsamı tüm üye ülkelerde ortak kurallara bağlanmıştır. Bu, marka sahipleri için marka korumasını ve iç pazardaki mal akışını kolaylaştıracaktır. Aslında tescil prosedürlerine ilişkin kurallar tüm Avrupa Birliği ülkelerinde değişmektedir ve bu ülkeler tescilsiz markaların korunmasına ilişkin durumlarda hala farklı uygulamalara sahiptir. Ulusal mevzuatların Direktif le uyumlu hale getirilmesi için üye ülkelerde çalışmalara başlanmış ve 1991 yılında Fransa ve Danimarka da markalarla ilgili düzenlemeler kabul edilmiştir. İtalya ve Yunanistan da gerekli değişiklikler 1992 yılında yapılmıştır. Almanya ise çalışmalara, iki Almanya nın birleştirilmesinin yarattığı entegrasyon güçlüğü nedeniyle ancak 1993 yılında başlayabilmiştir Exhaustion doctrine olarak da bilinen bu doktrin Türkçe ye tükenme doktrini olarak çevrilebilir 19 Arkan Sabih, Marka Hukuku Cilt:1, Ankara, A.Ü. Hukuk Fak. Yayınları1997., s ibid. 51

59 İkinci aşamada ise Topluluk markası ile ilgili 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü kabul edilmiştir. Tüzük te esas olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı hukuki geçerliliğe sahip bir markanın -Topluluk markasının- yaratılması amaçlanmıştır. Tüzüğün temel görevlerinden biri de resmi bir Topluluk Marka Ofisi nin oluşturulmasıdır. Bu sebeple OHIM adıyla da bilinen İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (Bundan sonra Ofis olarak anılacaktır) oluşturulmuştur Topluluk Marka Tüzüğünün Yasal Dayanağı Topluluk Marka Tüzüğü yasal dayanağını Avrupa Topluluğu Kurucu Anlaşması nın 235 inci maddesinde yer alan, zımni güç (implied power) hükmünden almaktadır. Bu maddeye dayalı herhangi bir yasa Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi nde oy birliği ile kabul edilecektir. Buna ilişkin herhangi bir ihtilaf olmaması gerekmektedir. Bu oy birliği şartı Topluluk Marka Tüzüğü nün tasarısının yasalaşmasına kadar geçen sürenin hayli uzun olmasının temel nedenidir. 21 Topluluk Marka Tüzüğünün 140 ıncı maddesi marka işlemlerine dair ücretler, ücretlerin geç ödenmesi, sicilin değiştirilmesi, devirlerin ve lisansların kaydı, sicil suretlerinin veya tescil belgelerinin hazırlanması, dosyaların incelenmesi gibi konularla ilgili tamamlayıcı düzenlemeler yapılmasını öngörmektedir. Bu gibi tamamlayıcı düzenlemeler de Avrupa Topluluğu komisyonu tarafından hazırlanacak ve üye devletlerinin temsilcilerinden oluşacak özel bir komite tarafından kararlaştırılacaktır. Eğer bu komite bir karara varamazsa, tamamlayıcı düzenlemeler Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından kararlaştırılacaktır. 21 Annand and Norman, op.cit., s

60 OHIM in Statüsü ve Organizasyonu Topluluk Marka Ofisi yasal, idari ve finansal bağımsızlığa sahip bir kuruluştur. Ofis, Avrupa Topluluğu Mevzuatı çerçevesinde kurulmuştur ve tüzel bir kişiliğe sahiptir. Topluluk Marka Tüzüğü nün 11 inci maddesinde Ofis in İspanya da Alicante şehrinde yerleşik olacağı ve tüzel bir kişiliğe sahip olacağı belirtilmiştir. Ofis in diğer Avrupa Topluluğu kuruluşlarının sahip olduğu bütün imtiyazlara ve muafiyetlere sahip olacağı ve personelinin de Avrupa Topluluğu Personel Tüzüğüne tabi olacağı belirtilmiştir. Ayrıca Ofis, diğer Topluluk kuruluşları ile aynı sorumluluklara sahiptir. Topluluk Marka Ofisi bir başkan ve bir ya da daha fazla sayıda başkan yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Ofis in idaresi, her üye ülkeden ve komisyondan bir temsilcinin oluşturduğu bir idari kurula tevdi edilmiştir. Ofis in mali işleri Bütçe Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ofis, esas olarak tescil ücretleri ve yenileme ücretlerinden kaynaklanan kazancı ile bütçesini dengelemekle yükümlüdür. Ofis, inceleme, itiraz, iptal birimleri ile idari ve hukuki birimlerden oluşmaktadır. Bütün birimlerin verdiği kararlar bağımsız üyelerden oluşan temyiz kurulunda temyiz edilebilir. Ofis te çalışan hiç bir uzman ya da temyiz kurulu üyesi kişisel yakınlığı olan bir davayla ilgilenemez ya da bu davada vekil sıfatı ile bulunamaz. Topluluk Marka Ofisi nin kararlarının yeniden gözden geçirilmesi konusunda ise Avrupa Topluluğu mahkemelerinden, İlk Kademe Mahkemeleri ve Avrupa Adalet Divanı yetkilidir Annand and Norman, op.cit., s :238 53

61 4.2. Topluluk Markasının Genel Özellikleri Topluluk markasının üniter etkisi Topluluk Marka Tüzüğü nün 1 inci maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede Topluluk markası üniter bir yapıya sahip olacaktır. Marka Topluluk dahilinde eşit etkiye sahip olacaktır... denilmektedir. Üniter etki markanın AB nin tüm ülkelerinde aynı tescil kapsamında olması ve aynı haklara sahip olması anlamına gelmektedir. Böyle bir tescil verme yetkisine yalnızca İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi sahiptir. Ayrıca, Topluluk marka uygulamaları çerçevesinde önceki bir hak sahibinin yapacağı tescil edilebilirlik gibi konuların yanı sıra itiraza ilişkin prosedürlerde de standart bir uygulama sağlanacaktır. Tüzüğün amacına uygun olarak marka sahibinin hakları tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynıdır ve ihlal işlemlerine karşı standart koruma prosedürleri mevcuttur. Bir Topluluk markasının sadece, Topluluk Marka Sistemi çerçevesinde değil, aynı zamanda ulusal düzeyde de mutlak ve nispi ret nedenlerinin üstesinden gelmesi gerekmektedir. Her ne kadar marka başvurusu Tüzük te yer alan mutlak ret nedenleri kapsamında incelense de, markanın AB içinde konuşulan 11 resmi dildeki anlamı markanın Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğini etkileyecektir. Ayrıca, üye ülkelerdeki önceki hak sahiplerinin yapacağı itirazlar Topluluk marka başvurusu için risk teşkil edecektir. Bu nedenle marka ticari açıdan tüm üye ülkelerde yaşayacak nitelikte olmalıdır. Marka, tescilinden önce veya sonra AB ülkelerinden herhangi birinde mutlak veya nispi ret nedenleri çerçevesinde itiraza konu olabilecektir. Ayrıca markanın AB içinde ticari alanda aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Eğer bir Topluluk markasına karşı yapılan itiraz, hükümsüzlük ya da iptal girişimi başarılı olursa, markanın tüm Topluluk ülkelerinde kısmen ya da tamamen kaybedilmesi söz konusu olacaktır. Bütün bu özellikler Topluluk markasına üniter yapının getirdiği kısıtlamalar olarak yorumlanabilir. Yani, Topluluk markasının tescil öncesi ve sonrası varlığını sürdürmesi üniter etkiye bağlı olacaktır. 54

62 Tüzük te ayrıca, Topluluk Marka Sistemi nin üye ülkelerin marka mevzuatlarının yerini almayacağı belirtilmiştir. Bu sistem esas olarak iç pazarda malların serbest dolaşımı ve ticaret önündeki engellerin kaldırılması amacıyla oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra üye ülke mevzuatlarının tümüyle aynı hale getirilmesi değil, temel bazı konularda uyumlaştırılması hedeflenmiştir. Ofis, isminden de anlaşılabileceği gibi ortak pazarda uyumlaştırmayı hedeflemektedir. Topluluk markası AB nde yaşayan marka sahipleri için zorunlu değildir, hatta birçok firma böyle bir tescili gerekli görmemektedir. Genellikle küçük ve orta ölçekli firmalar yerel düzeyde hizmet vermektedirler. Dolayısıyla bu tarz firmalar için ulusal tesciller elde etmek yeterli bir koruma sağlayacaktır. Topluluk markasının tescil sonrası iptal edilmesi ya da hükümsüz kılınması gibi riskler taşıması sebebiyle bu gibi firmalar Topluluk markası tesciline sıcak bakmamaktadırlar. Topluluk Marka Sistemi, AB ülkelerinde yaygın olarak ticari faaliyet gösteren girişimciler özellikle de çok uluslu şirketler için daha uygun bir yoldur. Bu gibi firmalar için AB ülkelerinin tümünde tek bir tescile ekonomik bir şekilde ulaşmak oldukça cazip bir yöntemdir. Ancak, Topluluğun tüm ülkelerinde özellikle nispi nedenler bakımından kabul görebilecek bir markanın bulunması ise oldukça zordur Topluluk Markası ve İnceleme Prosedürleri Topluluk Markasının Tanımı Topluluk markası, Topluluk Marka Tüzüğü nün 4 üncü ve Direktif in 2 nci maddesinde şu şekilde tarif edilmektedir. Topluluk Markası, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmek kaydıyla şahıs isimleri dahil özellikle kelimeler, motifler, harfler, rakamlar malların veya ambalajların şekli dahil grafik olarak gösterilebilen her türlü işareti içerebilir. 55

63 Topluluk markasının tanımı çeşitli Avrupa Birliği ülkelerindeki marka tanımlarından kısmen de olsa ayrılmaktadır. Örneğin İsveç, Norveç ve İngiltere gibi ülkelerde şahıs isimlerinin marka olabilmesine ilişkin bir takım kısıtlamalar varken aynı kısıtlama Topluluk markasında yoktur. İngiltere Patent Ofisi uygulamalarında ise çok bilinen isimlerin ve soyadlarının ayırt ediciliğinin zayıf olduğu düşünülüp, telefon rehberinde çok fazla bulunan isimler (örneğin Smith soyadı) marka olarak tescil edilmezken, Topluluk markası buna dair bir kısıtlama içermemektedir. Dolayısıyla Topluluk Marka Tüzüğü ne göre marka olarak tescil edilebilecek işaretler şunlardır 23 : - kelimeler, - isimler ve ilk isimler, - imzalar, - harfler ve numaralar, - kısaltmalar, harf, numara, işaret ve logoların kombinasyonları - sloganlar, - figürler, tasarımlar, piktograflar, - şahısların portreleri, - kelimelerin ve şekilli unsurların kombinasyonları, etiketler, - malların ve ambalajlarının şeklini de içeren üç boyutlu markalar, - renkler ve renk kombinasyonları, - ses markaları, özellikle müzik pasajları Topluluk Markası Başvuru Prosedürü Topluluk marka başvurusunda bulunmadan önce, markanın mutlak ve nispi ret nedenleri kapsamında tescil edilebilirliğinin araştırılması önerilmektedir. Başvuru sahibinin ulusal ya da uluslararası sicillerde olası itirazlara karşı benzerlik araştırması yaptırması ve markanın Tüzük te 7 nci madde kapsamındaki mutlak ret nedenleri 56

64 çerçevesinde tescil edilebilirliğini araştırması önemlidir. Çünkü marka başvurusu, Avrupa Birliği üyesi olan 15 ülkede tescilli ya da başvuru halinde olan ulusal, uluslararası ya da bölgesel markalara benzer olma riskini taşımaktadır. Ayrıca, markanın Avrupa Birliği ne üye 15 ülkede konuşulan toplam 11 dildeki anlamı da tescil edilebilirliğini etkilemektedir Başvuru yapılması Topluluk marka başvurusu yapabilmek için Avrupa Birliği vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Topluluk marka başvurusunda bulunma yetkisine sahip kişiler; a) Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları, b) Paris Sözleşmesi ne taraf ülkelerin vatandaşları, c) Avrupa Birliği ülkelerinde ya da Paris Sözleşmesi ne taraf ülkelerde ticari ve etkin bir işletmeye sahip olan taraflar, d) Avrupa Birliği ne üye ülkelerin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruması hakkını tanıyan ülkenin vatandaşlarıdır. Bunun anlamı sistemin Paris Sözleşmesi ne taraf ülke vatandaşlarına ya da kendi vatandaşlarını Avrupa Birliği vatandaşlarından ayırmayan tüm ülkelerin vatandaşlarına ya da firmalarına açık olmasıdır. Bu özellik Madrid Sistemi ne göre önemli bir avantajdır. Çünkü Madrid Sistemi kapsamında yalnızca Madrid Anlaşması na ya da Protokolü ne taraf olan ülkelerin vatandaşları ya da o ülkede yerleşik olan veya bir ticari işletmeye taraf olan kişi ya da kuruluşlar uluslararası tescil başvurusu yapabilmektedir. 23 OHIM, Which trademarksmay be registered? Erişim: [ ] 57

65 Ayrıca, Topluluk markası başvurusunda bulunmak için vekil tayin etmeye gerek yoktur. Ancak, Avrupa Birliği dahilinde yerleşik olmayan ya da gerçek ve etkin bir ticari işletmeye sahip olmayan kişi ya da kuruluşlar, başvuru yapma dışındaki işlemlerde vekil bulundurmak zorundadırlar. Avrupa Birliği nde yerleşik olan ya da kurulmuş olan firmalar bir çalışanları tarafından temsil edilebilir. Nitekim, AB ülkelerinden birinde bir şubeye sahip bir Amerikan ya da Japon firması da Avrupa daki şubesinin bir çalışanı tarafından temsil edilebilir. Üye ülkelerden birinde marka konusunda yetkili vekil olabilmek ve ofisteki vekil listesinde yer almak için bir kişi; a) Avrupa Birliği ülkelerinden birinin vatandaşı olmalı, b) Birlik içinde bir işletmeye ya da işe sahip olmalı, c) İşinin ya da işyerinin bulunduğu ülkenin ofisi nezdinde vekillik yapma yetkisine sahip olmalıdır. Topluluk marka başvuruları Alicante de yer alan OHIM e, üye ülkelerin sınai mülkiyet ofislerine ya da Benelüks Marka Ofisi ne yapılabilir. Başvuru doğrudan OHIM e yapılmadığında üye ülke ofisleri ya da Benelüks marka ofisi başvuruyu iki hafta içerisinde Topluluk Marka Ofisine göndermek zorundadır. Ancak her iki durumda da başvuru tarihi OHIM e ya da üye ülke ofisine başvurunun yapıldığı tarih olacaktır. Topluluk marka başvurusunda yer alması gereken asgari bilgiler şunlardır. - başvuru sahibine ilişkin bilgiler (başvuru sahibinin adı ve adresi), - koruması talep edilen mal ve/veya hizmetlerin listesi, 58

66 - markanın bir örneği. Başvuruya ilişkin olarak başvuru ücretinin de yatırılmış olması gereklidir. Her ne kadar Ofis in resmi dilleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca olsa da, Topluluk marka başvurusu Avrupa Birliği nin resmi dillerinden herhangi biriyle yapılabilmektedir. Fakat, bu durumda başvuru sahibi başvurusunda Ofis in resmi dillerinden birini de ikinci dil olarak belirlemelidir. İtiraz, iptal ve hükümsüzlük gibi prosedürler ise Ofis in resmi dillerinden birinde gerçekleşmelidir. Ayrıca mal veya hizmetlerin listesi Uluslararası Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmalıdır. Başvuru sahibi, ulusal başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Topluluk marka başvurusu yaptığı takdirde rüçhan hakkından faydalanabilecektir. Ulusal marka başvuruları gibi, bir Topluluk marka başvurusu da Paris Sözleşmesi nin 4 üncü maddesi kapsamında rüçhan hakkını haiz olabilmektedir. Topluluk Marka Tüzüğü, Topluluk marka başvurusu yapıldıktan sonra yapılan ulusal başvurularda da rüçhan talebinde bulunabilmeye imkan vermektedir. Ancak, bu talep üye devletlere yapılabilecek başvurularla sınırlandırılmıştır. Tüzük, ayrıca 1928 tarihli Uluslararası Fuarlar Sözleşmesi kapsamına giren resmi olarak düzenlenmiş uluslararası fuarlarda sergilenen mal ve hizmetler için de 6 aylık rüçhan hakkı talebinde bulunmaya imkan vermektedir. Topluluk marka başvurusu sahibi aynı marka ve aynı mal ve hizmetler için ulusal bir tescile (Benelüks tescilleri dahil) veya Madrid Anlaşması veya Protokolü kapsamında üye ülkelerden birinde uluslararası bir tescile sahipse, önceki markadan dolayı kıdem (seniority) talebinde bulunabilir. Kıdem şu anlama gelir; eğer tescilli bir markadan feragat edilir ya da markanın tescil süresi sona ererse, Topluluk marka sahibi kıdem talebinde bulunarak ulusal tescil sona ermemiş gibi aynı haklara sahip olmaya devam edebilir. Ancak, önceki ulusal marka iptal edilir ya da hükümsüz kılınırsa kıdem hakkı talep edilemez Muhlberg Hans, Claiming Seniority for Community Trademarks, Trademark World 76, 1995, s.23 59

67 İnceleme a) Şekli İnceleme Topluluk markası, ilk olarak Topluluk Marka Tüzüğünün 36 ıncı maddesi kapsamında belirtilen gereksinimlerin yerine getirilip getirmediği ve ücretin ödenip ödenmediğine ilişkin olarak incelenir. Başvuruya dair bir eksiklik ya da uygunsuzluk varsa, başvuru sahibine bu eksiklikleri gidermesi için belli bir süre verilir. Ofis tarafından verilen süre limiti dahilinde eksiklikler giderilmezse, başvuru reddedilir. Başvuruya ilişkin eksiklikler giderilirse, eksikliklerin tamamlandığı tarih başvuru tarihi olarak kaydedilecektir. Ayrıca, başvuru sahibi başvuru yapma hakkına sahip değilse başvuru reddedilecektir. b) Mutlak Ret Nedenlerine Göre İnceleme Şekli inceleme yapıldıktan sonra başvuru uygun bulunursa, Topluluk Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde yer alan mutlak ret nedenlerine çerçevesinde incelenmeye alınır. Marka örneği üzerinde, koruma kapsamı hakkında şüphelere yol açacak şekilde ayırt edici niteliği olmayan bir unsurun bulunması durumunda, ofis başvuru sahibinden ayırt edici niteliği olmayan unsurdan feragat etmesini ister. (disclaimer- Madde 38) Aynı madde kapsamında başvuru sahibi başvuruyu geri çekme ya da değiştirme hakkına sahiptir. Topluluk Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında mutlak ret nedenleri şu şekilde belirtilmiştir. Aşağıdakiler tescil edilemez : a) Tüzüğün 4 üncü maddesi kapsamına girmeyen işaretler Madde 7(1)(a)], b) Ayırt edici herhangi bir niteliği olmayan markalar Madde 7(1)(b)], 60

68 c) Ticaret alanında cins, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak veya malların ve hizmetlerin üretim ve sunum tarihlerini belirten veya mal ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar Madde 7(1)(c)], d) Kullanılan dilde alışılmış olan veya iyi niyeti belirten veya ticaret uygulamalarında yerleşmiş işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar Madde 7(1)(d)], e) Malların doğal yapısından kaynaklanan veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mallara asli değerini veren işaretleri münhasıran içeren markalar Madde 7(1)(e)], f) Kamu düzeni ve genel aykırı markalar Madde 7(1)(f)], g) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı özelliğe sahip markalar Madde 7(1)(g)], h) Yetkili mercilerden izin alınmamış ve Paris Sözleşmesi nin ikinci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında reddedilecek markalar Madde 7(1)(h)], i) Paris Sözleşmesi nin ikinci mükerrer 6 ncı maddesi dışında kalan ve yetkili merciler tarafından tesciline izin verilmemiş olmak kaydıyla kamuoyunu ilgilendiren arma, amblem ve nişanları içeren markalar Madde 7(1)(i)]. Konsey Direktifi nde olduğu gibi Tüzük te de 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında marka kullanımından dolayı ayırt edicilik kazanmışsa 7 (1) maddesinin b, c ve d paragraflara göre reddedilemez hükmü yer almaktadır. 61

69 Tüzüğün mutlak ret nedenlerini düzenleyen 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında mutlak ret nedenleri Topluluğun sadece belli bir bölümde geçerli olsa dahi uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Yani, Topluluk markası başvurusunda bulunmak isteyen bir kimsenin markanın Avrupa Birliği nin resmi dillerinden hiçbirinde tanımlayıcı, yanıltıcı veya kamu düzeyi ve genel ahlaka aykırı olmadığına dikkat etmesi gerekmektedir. c) Topluluk Ortak Markasının İncelenmesi Topluluk marka başvurularının incelenmesi çerçevesinde Topluluk Marka Tüzüğü nde ayrı bir statü altında korunmakta olan Topluluk ortak markasının da ayrıca ele alınmasında fayda görülmektedir. Tüzük te ortak marka şu şekilde tanımlanmıştır. Marka sahibi olan birliğin üyelerinin, mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırmak amacıyla yapılan başvurular Topluluk ortak markası kapsamında değerlendirilir Ortak markalar, üreticilerin, hizmet sağlayıcıların ya da tacirlerin ve kamu hukuku ile idare edilen tüzel kişilerin (devlet teşebbüsleri gibi) oluşturduğu birlikler tarafından yapılan başvurulara konu olabilir. Başka bir deyişle, ortak markaya bir birey sahip olamaz. Tüzük kapsamında, malların coğrafi kaynağını belirten işareti içeren ortak markaların tesciline izin verilmektedir. Ancak böyle bir ortak marka başvuru sahibine üçüncü şahısların ticarette bu işareti kullanmasını engelleme hakkı vermeyecektir. Ayrıca başvuru sahibinin markayı ticari ve sınai uygulamalarda iyi niyetle kullanması gerekmektedir. Topluluk ortak markası, Topluluk markası ile aynı sebeplerden dolayı reddedilir. Ancak ortak markanın niteliğinden kaynaklanan ilave mutlak ret nedenleri vardır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir. 62

70 a) Başvuru sahibinin Tüzüğün 64 üncü maddesinde yer alan Topluluk ortak markasına dair koşulları yerine getirmemesi, b) ortak marka düzenlemelerinin kamu düzenine aykırı olması, c) halkın, söz konusu markanın ortak markadan farklı bir marka olduğunu düşünecek şekilde yanılgıya düşürülmesi. Ortak markalar aynen diğer markalar gibi şekli incelemeye tabi tutulmakta ancak esasa ilişkin inceleme sırasında yukarıda belirtilen mutlak ret nedenleri açısından da incelemeye tabi tutulmaktadır Benzerlik Araştırması Başvuru şekli açıdan hiçbir eksiklik içermiyorsa ve marka mutlak ret nedenlerine de aykırılık teşkil etmiyorsa, Ofis nispi ret nedenleri bakımından benzer olan daha önceki Topluluk markalarını araştırır. Aynı zamanda başvurunun bir kopyasını ulusal sicillerinde benzerlik araştırması yapmak istediklerini bildiren üye ülke ofislerine gönderir. AB ülkelerinden Almanya, Fransa ve İtalya dışındaki ülkelerin ofisleri Topluluk marka başvuruları kapsamında ulusal sicillerinde araştırma yapmaktadır. Benzerlik araştırması yapan ulusal ofisler, ulusal sicillerinde kayıtlı markalar ve marka başvurularının Topluluk marka başvurusu ile benzerliğini araştırıp, araştırma raporlarını 3 ay içerisinde OHIM e göndermelidir. Daha sonra OHIM in hazırladığı araştırma raporu ve ulusal ofislerin araştırma raporları başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibi, bu aşamada başvuruyu geri çekme hakkına sahiptir. Başvuru yayınlandığında ise, tescilli ya da, başvuru halindeki Topluluk markalarına sahip üçüncü şahıslar, başvuru hakkında bilgilendirilmiş olacaktır. 63

71 Başvurunun Kabulü ve Yayınlanması Başvurunun Tüzük te yer alan şekli gereksinimleri yerine getirmesi ve mutlak ret nedenlerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla, başvuru sahibine arama raporu gönderilmesinden bir ay sonra başvuru AB resmi dillerine çevrilir ve Topluluk Marka Bülteni nde yayınlanır. Başvurunun yayınından sonra başvurunun reddedilmesi gerektiğini düşünen üçüncü şahıslar başvurunun mutlak ret nedenlerine göre reddine ilişkin yazılı görüşlerini, ofise sunabilirler. Bu gibi görüşler başvuru sahibine bildirilir. Bu durum, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinde düzenlenen başvurunun yayınına karşı üçüncü kişi görüşleri prosedürü ile benzer bir uygulamadır Yayına İtiraz a) Şekli prosedürler Bir Topluluk marka başvurusunun yayınına yapılacak bir itiraz 8 inci madde kapsamındaki nispi ret nedenleri çerçevesinde ve başvurunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır. İtiraz işlemleri beş aşamadan oluşmaktadır. 1. itirazın yapılması, 2. itirazın kabul edilebilirliğinin incelenmesi 3. başvuru sahibinin itirazla ilgili olarak bilgilendirilmesi 4. itirazın esasa ilişkin incelenmesi ( taraflardan kanıt toplanması ve sözlü oturumlar), 5. kararın verilmesi Spivak Oblon, The Community Trademark Office-OHIM: Opening Day to the Present, Erişim: [ ] 64

72 İtiraz yazılı olarak yapılmalıdır. Dilekçede itiraz edilen marka ile itiraz gerekçeleri belirtilmeli ve itiraz ücreti yatırılmalıdır. İtiraz sahibi itirazdan sonra ilave kanıtlar sunabilmektedir. İtirazın şekli incelemesinin ardından, başvuru sahibi itiraz hakkında bilgilendirilir. Ofis itirazı başvuru sahibine bildirdikten sonra taraflara iki aylık bir uzlaşma süresi tanımaktadır. Bu süre başvuru sahibine başvuruyu geri çekme ya da bazı mal veya hizmetler için sınırlandırma imkanı vermektedir. Başvuru sahibi başvurusunu geri çekmek istemiyorsa, taraflar yazılı görüşlerini Ofis e sunmalıdırlar. İtiraza dayanak olan ve en az beş yıl süreyle tescilli olan bir markanın sahibi, başvuru sahibi talep ettiğinde markayı kullandığını ispat etmelidir. Topluluk Marka Ofisi, itiraz kapsamında sözlü oturumlar yapma, uzman görüşlerine ve yeminli ifadelere başvurma gibi çeşitli metotlara başvurabilmektedir. Sözlü oturumlar tarafların talebi üzerine ya da Ofis gerekli görürse düzenlenebilir. Bu gibi oturumlar halka açık değildir. Ancak, süregelen kararların temyizleri ile iptal prosedürleri hakkındaki sözlü oturumlar halka açıktır. Ofis itiraz prosedürleri sonucunda başvuruyu tümüyle ya da kısmen reddedebilir. Ancak bu karar bültende yayınlanmalıdır. Ofis kararlarına karşı itiraz karardan sonraki iki ay içerisinde yapılmalıdır. Ayrıca, itiraz süreci sonunda kaybeden taraf tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür. b) Nispi Ret Nedenleri Topluluk Marka Ofisi, itiraz taleplerini nispi ret nedenleri çerçevesinde incelemektedir. Ofis, itiraz talebini nispi ret nedenleri çerçevesinde incelemeden önce talebin yukarıda belirtilen şekli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını incelemektedir. 65

73 Bir Topluluk marka başvurusuna itiraz etme yetkisi olan kişi ya da kuruluşlar üç gruba ayrılabilir. 1. Önceki hak sahipleri, a) Önceki Topluluk markası sahipleri, b) AB ülkelerinden herhangi birinde tescilli ulusal ya da uluslararası marka sahipleri, c) AB ülkelerindeki tanınmış marka sahipleri, d) Herhangi bir AB ülkesinde yerel tanınmışlıktan fazlasına sahip olmak kaydıyla ve hakkın elde edildiği ülke kanunlarının benzer markanın kullanımını engellemesi koşuluyla, geleneksel hukuk kapsamında korunan markalar veya ticaret alanında kullanılan ticaret ünvanları gibi işaretlerin sahipleri. 2. Marka sahibinin izni olmadan vekiller ya da temsilciler tarafından tescil ettirilmiş işaretlerin sahipleri, 3. Tüketici temsilcileri gibi kamu yararına çalışan örgütler. Yukarıda belirtilen gruplar arasında en önemlisi tabi ki ilk grupta yer alan önceki hak sahipleridir. Bu grupta yer alan kişi ya da kuruluşlar daha önceden benzer bir markayı kendi adlarına tescil ettirmiş veya tescil başvurusunda bulunmuş kimselerdir. Ayrıca bazı AB ülkelerinde kullanım sonucu kazanılan ayırt edicilik iddiasına dayanarak marka hakkı talep edilebildiği için, tescilsiz hak sahipleri de itiraz edebilecektir. Bunun sonucu olarak, Birleşik Krallık ta gelenek hukuku çerçevesinde korunan bir markaya sahip bir kişinin itiraz etmesi mümkündür ya da Lüksemburg daki küçük bir işletme sahibi, ticaret ünvanının yerel tanınmışlıktan fazlasına sahip olduğu iddiasıyla markaya itiraz edebilecektir. Markaların kapsadığı mal veya hizmetler tümüyle farklı olsalar bile, itiraz mümkündür. Ancak böyle bir durumda önceki marka ulusal bir şöhrete sahip 66

74 olmalıdır ve başvurunun tescili önceki markanın ününe ve ayırt edici karakterine zarar vermelidir. Bu durum taklit fiiline benzetilebilir. Buna bir örnek verecek olursak; kedi maması için başvurusu yapılan MERCI markası çikolatalar için tescilli MERCI markasından dolayı reddedilebilir. Çünkü, aynı markanın hem insan hem de hayvan tüketimi için kullanılmasının halkta olumsuz izlenimlere yol açabileceği düşünülebilir. Böyle bir durum önceki markanın ününe zarar verecektir. İkinci gruptaki hak sahipleri konusunda ise Paris Sözleşmesi nin altıncı mükerrer 6 ncı maddesine 26 atıf yapmaktadır. Paris Sözleşmesi ne üye ülkelerin bir çoğunda bu hüküm mevcuttur. Topluluk marka prosedüründe mahkemeye başvurmadan vekilin marka sahibinin izni olmaksızın markayı kendi adına tescil ettirmesi gibi haksız bir fiilin engellenmesi mümkündür. Üçüncü grupta yer alan hak sahipleri ise diğerlerinden farklı bir statüdedir. Çünkü itirazlarını önceki haklara değil ortak haklara dayandırmaktadırlar. Bu kişiler normal itiraz prosedürlerine taraf değildirler. Özellikle belirli coğrafi işaretlerin varlığından dolayı yapılan itirazlar bu kapsama girebilir. Nitekim, bu işaretler belirli bir bölgeye ilişkindir ve ortak kullanıma açıktır ve bu bölgedeki kişi ya da kuruluşlar markanın kullanımının coğrafi işaretin niteliğine zarar verdiğini düşünüyorsa görüşlerini bildirebilir. 27 Önceki hak sahiplerinin hakları kapsamında, Tüzüğün 8 inci maddesinde yer alan nispi ret nedenleri karşılığını Direktif in 4 üncü maddesine karşılık gelmektedir. Ancak, her iki hükümde yer alan ifadeler birbirinden farklıdır. Bunun sebebi ise Direktif te ulusal marka kanunlarının ortak bir çizgide birleştirilmesi amaçlanırken, Tüzük te tüm Avrupa da geçerli bir marka hakkı yaratmanın amaçlanmasıdır. Topluluk Marka Tüzüğü nün 8 (1) maddesine göre, önceki bir hak sahibinin itirazı halinde aşağıda belirtilen durumlarda başvuru tescil edilmeyecektir. 26 ALTINCI MADDE (Altıncı mükerrer) Birliğe dahil bir ülkede bir marka sahibi olan kimsenin acentesi veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın, bu markanın kendi namına tescilini bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, bu acente veya mümessil hareketinin haklı olduğunu ispat etmedikçe, arka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini yahut ülke mevzuatı müsaitse, zikredilen tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkını haiz olacaktır. 67

75 a) başvurusu yapılan markanın önceki bir marka ile aynı olması ve marka başvurusundaki mal veya hizmetlerin önceki markanın mal veya hizmetleri ile aynı olması durumunda, b) marka başvurusunun önceki markayla aynılığı veya benzerliği ve içerdikleri mal veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliği dolayısıyla tescilli markanın korunduğu ülkede halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunması durumunda. Dolayısıyla, Tüzüğün 8 inci maddesi kapsamında birçok benzerlik olasılığı ortaya çıkacaktır. Bu olasılıklar Tablo 2 de gösterilmektedir: Tablo 2: Topluluk Marka Tüzüğüne göre nispi ret nedenleri çerçevesinde markaların ve mal /hizmetlerin benzerlik ihtimalleri Madde Marka Mal ve Hizmetler Diğer Gereksinimler 8(1)(a) aynı aynı - 8(1)(b) aynı benzer Karıştırılma olasılığı 8(1)(b) benzer aynı Karıştırılma olasılığı 8(1)(b) benzer benzer Karıştırılma olasılığı 8(5) aynı veya benzer benzer değil Tanınmışlık ve markanın ününe zarar verme Bu tablo şu şekilde yorumlanabilir. Tüzüğün 8(1) maddesinin a bendi kapsamında bir Topluluk marka başvurusu ile önceki bir hak sahibinin markası ve bu markaların mal ve hizmetleri aynı ise başvuru reddedilmelidir. 27 Campbell, op.cit., s

76 Aynı maddenin b bendi kapsamında ise, markaların aynı mal ve hizmetlerin benzer ya da markaların benzer mal ve hizmetlerin aynı olması, ya da markaların ve de mal/hizmetlerin benzer olması durumunda markaların karıştırılma ihtimalinin bulunması şartı aranacaktır. Son ihtimal ise, markaların aynı ya da benzer olması ve mal ve hizmetlerin farklı olmasıdır. Bu durumda ise, başvurunun tescili halinde, önceki markanın ününe zarar verip vermeyeceği irdelenecektir. Yukarıda belirtilen ifadelerden de anlaşılacağı karıştırılma olasılığı kavramı markaların benzerliğinin incelenmesinde dikkate alınan önemli bir kavramdır ve son yıllarda ilişkilendirilme olasılığı (likelihood of association) kavramı ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu konu da marka incelenmesinde esas alınacak önemli bir kavramdır Karara İtiraz Ofisin herhangi bir biriminin vermiş olduğu bir karara karşı itiraz yolu açıktır. Taraflardan herhangi biri karara itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar, itiraz edilen kararın bildiriminden itibaren 2 ay içerisinde yapılmalıdır ve itirazın yazılı gerekçeleri daha sonraki 2 ay içerisinde belirtilmelidir. Yayına yapılan itirazlar dışındaki itirazlarda, Ofis in ilgili birimi kendi iradesiyle kararını düzeltebilir ya da değiştirebilir. Karara itirazlar Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz kurulu tarafları görüş bildirmeye davet edebilir. Ayrıca Temyiz Kurulu esas karardan sorumlu olan bölümün yetkilerini kullanabilir ya da itirazı sonraki inceleme için bir alt bölüme havale edebilir. Temyiz Kurulu nun herhangi bir kararı iki ay içerisinde Avrupa Topluluğu Kurucu Anlaşması nın (Roma Anlaşması) 173 üncü maddesi çerçevesinde 69

77 hukuki incelemeye tabidir. Temyiz Kurulu nun kararlarına karşı yapılacak itirazlar Avrupa Toplulukları İlk Kademe Mahkemesi tarafından müzakere edilir Tescil Topluluk markası, 40/94 sayılı Tüzüğün şartlarını yerine getiriyorsa ve bültende yayınından itibaren üç ay içerisinde herhangi bir itiraza maruz kalmamışsa veya yapılan itiraz başvuru sahibi lehine sonuçlanmışsa, Topluluk marka başvurusu, başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle tescil edilir Topluluk Markalarında Tescil Sonrası Prosedürler Madrid Protokolü nde olduğu gibi Topluluk Marka Sistemi nde de tescil sonrası işlemler tek bir başvuru ile ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Böylece, başvuru sahibi ünvan ve adres değişikliği gibi değişiklikler ile devir, lisans gibi hukuki prosedürleri OHIM e bildirmek suretiyle gerçekleştirme imkanına sahiptir Yenileme Bir Topluluk markası gerekli ücretin yatırılması ve başvuru sahibinin talebi üzerine onar yıllık süreler halinde yenilebilir. Yenileme, korumanın bittiği tarihten önceki altı ay içerisinde yapılmalıdır. Ancak yenileme koruma süresinin bitiminden sonraki altı ay içerisinde ilave ücret ödenmesi kaydıyla yapılabilmektedir. Yenileme yalnızca mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yapılabilir. 28 Avrupa Konseyi Kararları 88/591/ECSC, EEC, EURATOM ve 93/350/EURATOM, ECSC, EEC ile birlikte Topluluk Marka Tüzüğü 13 üncü beyan. 70

78 Topluluk Markasının Değiştirilmesi Topluluk Marka Tüzüğü nün 48 inci maddesi kapsamında Topluluk markasında ancak sınırlı değişiklikler yapılabilir. Esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde tescilli bir markanın değiştirilmesi söz konusu değildir. Ancak marka ilave unsur olarak başvuru sahibinin isim ve adresini içeriyorsa, tescilden sonra bu isim ve adres değiştirilmişse bu özellik markadan çıkarılabilir ya da değiştirilebilir. Ancak bu değişiklik Topluluk Marka Bülteni nde yayınlanmalıdır. Bu değişiklik, yayından itibaren üç ay içerisinde üçüncü tarafların itirazlarına açıktır Devirler Bir Topluluk markası tescil edildiği malların veya hizmetlerin tümü ya da bir kısmı için devredilebilmektedir. Ayrıca, bir işletmenin aktif ve pasif tüm mal varlığı ile devri aksi belirtilmediği sürece markanın devrini de kapsayacaktır. Topluluk markasının devri için tarafların yazılı ve imzalanmış bir beyanı yeterlidir. Bir devir işlemi önce Topluluk siciline kaydedilir ve daha sonra da yayınlanır. Devir kaydedilene kadar, devralan kişi markanın tescilinden kaynaklanan haklara sahip olamayacaktır Lisans Topluluk Marka Tüzüğünün 22 inci maddesinde Direktif in 8 inci maddesi ile benzer olarak, Topluluk markası lisansının tescil edildiği malların tümü ya da bir kısmı için veya Topluluğun tamamı ya da bir bölümü için verilebileceği belirtilmiştir. Bu gibi bir lisans, inhisarı lisans ya da inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Lisans sahibinin, lisans hakkını süre, kullanım şekli, mal ve hizmetlerin 71

79 kapsamı, kullanım alanı veya mal ve hizmetlerin kalitesi gibi konularda ihlal etmesi durumunda, marka sahibi tescille kazanılan haklarını kullanabilecektir. Topluluk markasının inhisari olmayan lisans sahibinin marka ihlal davası açması için başvuru sahibinden izin alması gereklidir. Ancak inhisarı lisans sahibi, başvuru sahibi belli bir süre içinde ihlal davası açmazsa dava açma hakkına sahiptir Topluluk Markasının Ulusal Başvuruya Dönüştürülmesi Topluluk Marka Tüzüğü nün uncu maddelerine göre Topluluk marka başvurusunun reddedildiği ya da geri çekildiği veya tescilin sona erdiği durumlarda başvuru sahibinin Topluluk marka başvurusunu ya da tescilini ulusal başvuruya dönüştürebilme hakkı vardır. Ancak dönüşüm aşağıdaki hallerde mümkün değildir. a) dönüşümün talep edildiği üye ülkede Topluluk markası kullanılmadığı için hükümsüz kılınmışsa, b) dönüşümün talep edildiği ülkede ret, hükümsüzlük ya da geçersizlik nedenleri mevcutsa. Ulusal başvuruya dönüştürülen bir başvuru, Topluluk markasının başvuru tarihine ya da rüçhan tarihine ve o üye ülkede talep edilen kıdem hakkına sahip olabilir. Bir dönüşüm talebi, ofisin başvurunun reddi ya da tescilin iptali kararın bildiriminden sonra ya da başvuru sahibinin başvuruyu geri çekmesinden ya da ulusal mahkemenin tescili iptalinden itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır. Dönüşüm talebi Ofis e korumanın talep edildiği ülkeler belirtilerek yapılmalıdır. Eğer Tüzük te belirtilen koşullar yerine getirilmişse, dönüştürme talebi ilgili ulusal ofise gönderilecek ve ulusal bir başvuru gibi değerlendirilecektir. 72

80 Örneğin, bir Topluluk marka başvurusu OHIM de incelenmesi sonucunda Almanya da yer alan bir önceki marka sahibinin itirazı sonucu reddedilmişse, başvuru sahibi söz konusu başvuruyu diğer AB ülkeleri için ulusal başvuruya dönüştürebilmektedir. Bu durumda, başvuru sahibi Topluluk markasına sahip olma hakkını kaybedecek fakat diğer AB ülkelerine yaptığı başvurularda Topluluk marka başvurusunun tarihi geçerli olacaktır. Topluluk markası kapsamında başvuru sahiplerine sağlanan bu imkan Madrid Potokolü nde yer alan dönüşüm işlemi ile çok benzerdir. Her iki sistem kapsamında başvuru sahiplerinin tüm üye ülkelerde marka tescillerini kaybetmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde başvuru sahipleri, marka tescilinden kaynaklanan haklarını korumak istedikleri ülkelerde ulusal başvuru talebinde bulunabileceklerdir Kullanım Gereksinimi Topluluk markasının tescilinden itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisinde fiilen kullanılması (genuine use) gerekmektedir, aksi takdirde marka hükümsüz kılınacaktır. Ayrıca Topluluk markası kesintisiz beş yıl süreyle kullanılmamışsa markanın hükümsüz kılınma ihtimali vardır. Her iki durumda da başvuru sahibinin markanın neden kullanılmadığına dair gerekçeli sebeplerini Ofis e sunma hakkı vardır. Tüzüğün 15 inci maddesinde yer alan ifadede Topluluk markasının geçerliliğini sürdürebilmesi için, söz konusu markanın üye ülkelerin tamamında mı, çoğunda mı yoksa sadece birinde mi kullanılması gerektiği açık değildir. Ancak Tüzüğün 108 inci maddesinde bir marka Topluluk dahilinde kullanılmadığı için hükümsüz kılınmışsa, bir üye ülkede fiilen kullanılması durumunda o ülkede bir ulusal başvuruya dönüştürülebileceği belirtilmiştir. Bu ifadeden markanın birden fazla ülkede kullanılması gerektiği anlamı çıkmaktadır. Ancak, Bakanlar Konseyi nin 9 uncu raporunda Topluluk Marka Tüzüğü nde markanın bir üye 73

81 ülkede kullanımının Topluluk ta kullanımı olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir Marka Hakkının Sona Ermesi Ve Markanın Hükümsüzlüğü Marka Hakkından Vazgeçme Topluluk markasından kısmen ya da tamamen feragat etmek diğer bir deyişle marka hakkından vazgeçmek mümkündür. İtiraz prosedürlerinde de belirtildiği gibi bir Topluluk markası sahibi, markasına benzer olduğunu düşündüğü bir başvurunun yayınına itiraz ederse, karşı taraf önceki hak sahibinin markayı kullandığını ispatlamasını isteyebilir. Böyle bir durumda itiraz sahibi markayı fiilen kullandığını ispatlayamazsa, tescilden kısmen ya da tamamen vazgeçmek durumundadır. Markadan kısmi olarak vazgeçilmesi ise Topluluk markasının kullanılan mal ve hizmetler için tescilinin sürmesine imkan verecektir Markanın İptali Topluluk Marka Mevzuatı nda iptal uygulamalarının önemli bir rolü vardır. Topluluk markasının üniter etkisinden dolayı, markanın iptal edilmesi tüm AB ülkelerinde de etkisini yitirmesi anlamına gelecektir. Topluluk markasının iptal sebepleri 50 nci maddede şu şekilde sıralanmıştır. a) markanın, Topluluk dahilinde geçerli sebepler olmadan 5 yıl süreyle sürekli olarak kullanılmaması hali, b) marka sahibinin faaliyetleri sonucu markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin jenerik ismi haline dönüşmesi, c) markanın, sahibi tarafından ya da marka sahibinin rızasıyla halkı yanıltacak şekilde kullanılması, 74

82 d) marka sahibinin 5 inci madde kapsamında belirtilen başvuru yapma yetkisine artık sahip olmaması. Bir Topluluk markası yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kısmen ya da tamamen iptal edilebilir. Markanın iptali için Ofis e bir iptal başvurusunda bulunulması ya da ulusal bir mahkemeye marka ihlali davası açılmalıdır. Markanın iptaline dair talep üreticileri, tüketicileri ya da hizmet sağlayıcıları temsil eden gruplar da dahil olmak üzere herhangi bir gerçek ya da tüzel bir kişi tarafından yapılabilir. Yani, bir Topluluk markası, marka sahipleri ya da hak sahipleri dışındaki kişiler tarafından yapılan iptal taleplerine de açıktır. Bir Topluluk markasına ilişkin olarak yapılan iptal talebi yazılı bir şekilde sunulmalıdır ve gerekli ücret yatırılmış olmalıdır. Ofis talebi inceledikten sonra tarafları görüşlerini sunmaya davet etmelidir. Bu aşamadan sonra Ofis, tarafları uzlaşmaya davet etme ya da duruma ilişkin karar verme yetkisine sahiptir. Marka kısmen ya da tümüyle iptal edilirse, bu markaya ilişkin haklar iptal başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere etkisini kaybeder Markanın Hükümsüz Kılınması Topluluk Marka Mevzuatı nda marka hakkının sona ermesine ilişkin diğer bir önemli konu da markanın hükümsüz kılınmasıdır. Markanın hükümsüz kılınması da esas olarak markanın iptali ile aynı sonuçları doğurmaktadır. Ancak, prosedürler arasında marka hakkını etkileyen önemli bazı farklılıklar vardır. Markanın hükümsüzlüğü anlatılırken bu farklılıklara da değinilecek ve karşılaştırmalı olarak her iki uygulama incelenecektir. Bir Topluluk markası Tüzüğün 51 ya da 52 nci maddeleri kapsamında hükümsüz kılınabilir. Markanın hükümsüzlüğü de iptal prosedüründe olduğu gibi Ofis e yapılan bir başvuru ya da ulusal bir mahkemede açılan marka ihlali davası 75

83 sonucunda gündeme gelebilir. Her iki durumda da uygulamalar markanın iptalindeki ile aynıdır. Bu kapsamda markanın iptali ile hükümsüz kılınması arasında yalnızca iki fark vardır. 1) Tüzüğün 51 inci maddesi kapsamında bir hükümsüzlük talebi iptal talebinde bulunabilen kişiler tarafından da yapılabilirken, 52 nci madde kapsamında yapılan bir hükümsüzlük talebi ise yalnızca eski marka sahipleri ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılabilmektedir. 2) Bir Topluluk markası hükümsüz kılındığında, başlangıçta Tüzük tarafından kendisine verilen haklara da sahip olmamış sayılır. İptal durumunda ise, marka iptal tarihinden sonra Tüzük tarafından kendisine verilen haklara sahip olmamış sayılır. Başka bir deyişle, iptal işlemi iptal tarihinden itibaren ileriye dönük etkiye sahipken, hükümsüzlük kararı ise geriye dönük bir etkiye sahiptir. Ayrıca, itiraz sürecindeki duruma benzer olarak önceki bir Topluluk markasının ya da ulusal markanın sahibi, bir markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunursa karşı taraf tarafından markayı kullandığını ispat etmeye davet edilebilir. Kullanım ispat edilmediği takdirde ise başvuru sahibinin markası iptal edilecektir. Tüzük te yer alan hükümsüzlük sebepleri şunlardır; a) Markanın başvuru sahibinin statüsüne dair 5 inci madde hükümlerine aykırı bir şekilde tescil edilmiş olması, b) Markanın mutlak ret nedenlerine aykırı bir şekilde tescil edilmiş olması (markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması hariç), c) marka başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması, 76

84 d) Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında önceki bir Topluluk markasının veya ulusal, bölgesel ya da uluslararası bir tescilin veya başvurunun veya tanınmış bir markanın varlığı, e) Madde 8(3) e aykırı olarak markanın başvuru sahibinin izni olmadan vekili tarafından tescil ettirilmesi, f) Madde 8(4)ün çerçevesinde, daha önceden tescilsiz olarak kullanılan bir markanın varlığı, g) ulusal bir kanun tarafından tanınan isim hakkı, kişisel portre, telif hakkı veya diğer bazı sınai mülkiyet haklarının ihlali. Belirtilen bu nedenler bir Topluluk markasının hükümsüz kılınması sonucunu doğurabilmektedir Türkiye nin Topluluk Marka Sistemi İle İlişkisi Daha öncede belirtildiği gibi AB ülkeleri vatandaşları dışında, Paris Sözleşmesi ne taraf ülkelerin vatandaşları ve bunlara kendi vatandaşlarına tanıdığı hakları tanıyan ülkelerin vatandaşları da Topluluk marka başvurusu yapabilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Paris Sözleşmesi ne taraf olduğu için Türk vatandaşları ya da Türk firmaları Topluluk marka başvurusu yapma hakkına sahiptir. Türk başvuru sahiplerinin yapacağı marka başvuruları da AB ülkelerinden yapılan başvurularla aynı haklara sahip olacaktır. Ayrıca, başvurunun vekil aracılığıyla yapılması zorunlu değildir. Ancak başvuru dışındaki tüm prosedürlerde AB ülkelerinde yerleşik olan ve OHIM in yetkili vekillere ilişkin listesinde adı geçen vekil tarafından temsil edilmek zorunludur. Türkiye AB ne üye olmadığı için başvuruların doğrudan ulusal ofise yani Türk Patent Enstitüsü ne yapılması söz konusu olamaz. Türkiye den yapılacak başvurular doğrudan Topluluk Marka Ofisi ne ya da üye ülke ofislerine ya da Benelüks Marka Ofisi ne yapılmalıdır. 77

85 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi nin ülkemiz açısından da önemi büyüktür. Türkiye, Avrupa Ortaklık Konseyi nin tarih ve 1/95 sayılı Kararı çerçevesinde, ticaret ve hizmet markaları ile ilgili mevzuatını, 89/104 sayılı Direktif e uygun hale getirme yükümlülüğünü üstlenmiştir. Türkiye bu konudaki yükümlülüğünü 1995 yılında çıkarılan Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yerine getirmiştir. KHK da, anılan Direktif te yer alan düzenlemelerden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Bu nedenle, Türk Marka Mevzuatının büyük oranda Topluluk Marka Mevzuatı ile uyumlu olduğu söylenebilir. 29 Ayrıca, bilindiği gibi Türkiye nin AB ne katılım süreci devam etmektedir Türkiye nin Avrupa Birliği ne adaylığı çerçevesinde yerine getirmesi gereken birçok yükümlülükleri vardır. Bunlar arasında sınai mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülükler de vardır. Gümrük Birliği ne katılım öncesinde yapılan yeni düzenlemeler ve Türk Patent Enstitüsü nün kuruluşu ile ivme kazanan ve yeniden düzenlenen Türk sınai mülkiyet sistemi, Avrupa Birliği ne katılım çalışmaları çerçevesinde yeniden gözden geçirilmelidir. TPE, Avrupa Birliği ne katılım süreci çerçevesinde mevzuat çalışmalarına devam etmeli ve mevzuatın eksik yönler bakımından da Topluluk Marka Tüzüğü ile uyumlaştırılması hedeflenmelidir. 29 Arkan, loc.cit. 78

86 BÖLÜM 5 TOPLULUK MARKA SİSTEMİ İLE MADRİD SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Modern ekonomik teoriye göre, markalar ürünün kalitesini belirtmek konusunda önemli bir reklam aracıdır. Bu işlevden dolayı markalar malların ve hizmetlerin piyasaya sunulmasından önce ürün kalitesine ve içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla kullanılır. Markaların bu önemli işlevleri markanın korunmasını ve sahip olduğu yasal korumanın sınırlarının mümkün olduğunca genişletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu gereksinimden yola çıkarak markaların ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de korunması hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan geniş kapsamlı iki sistem (Madrid sistemi ve Topluluk Marka Sistemi) daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenmişti. Bu bölümde ise markaların uluslararası ve bölgesel düzeyde korunmasına dair düzenlemeler getiren bu iki sistemin prosedürel açıdan, amaç, koruma kapsamı ve etkinlik bakımından karşılaştırılması ve her iki sistemin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Madrid Protokolü nün ve Topluluk Marka Sistemi nin karşılaştırmalı incelemesine geçmeden önce, her iki sistemin aslında esas olarak birbirinden çok farklı sistemler olduğunu belirtmek gerekir. Bu amaçla her iki sistemin kısaca yeniden gözden geçirilmesi aralarındaki temel farkın ortaya konulması bakımından faydalı olacaktır. 79

87 Madrid Protokolü markaların coğrafi kapsamı çok farklı ülkelerde tescil edilebilmesine ilişkin prosedürel bir sistem öngörmektedir. Bu sistem bir uluslararası tescil sistemidir. Ancak, markaların tescil edilebilirliği ve koruma esasları gibi asli konular hakkında yasal düzenlemeler içermemektedir. Protokol başvuru sahiplerinin markaları için koruma talep etmek istedikleri ülkelere ayrı ayrı başvurmaları yerine, bir merkez aracılığıyla ulusal ofislerindeki tescil ya da başvurularını diğer ülkelere ulusal başvuru olarak iletilebilmelerini sağlamaktadır. Bu sistemde, ülkeler arasında başvuru ve bilgi akışını sağlayan düzenleyici bir idari merkez (Uluslararası Büro) vardır. Bu merkez aracılığıyla, Madrid Protokolü markalara ulusal ya da uluslararası düzeyde bir koruma sağlamamakta, markaların uluslararası tesciline olanak sağlayan idari uygulamaları düzenlemektedir. Topluluk Marka Sistemi ise Protokol ün aksine yalnızca idari düzenlemeler içermekle kalmaz. Topluluk Marka Sistemi, Avrupa Topluluğu tarafından üye ülkelerin marka mevzuatlarının uyumlaştırılması ve ortak pazarın daha iyi işleyebilmesi için oluşturulan ve markaların tescil edilebilirliği ve koruma ilkeleri gibi konuları düzenleyen bir koruma sistemidir. Bu nedenle, Topluluk Marka Sistemi nin organları Uluslararası Büro dan farklı olarak marka başvurularının mutlak ret nedenleri ve itiraz durumunda nispi ret nedenleri kapsamında incelenmesi, tescil sonrası taleplerin incelenmesi gibi koruma kapsamına dair uygulamaları yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Topluluk Marka Sistemi ile Madrid Sistemi nin temel olarak birbirinden ayrılan çok farklı sistemler oldukları açıkça görülmektedir. Ancak, bu iki sistemin başvuru sahiplerine uluslararası düzeyde marka tescili sağlamak amacıyla tek bir yol oluşturması her iki sistemin ortak yanı olarak nitelendirilebilir. Başvuru sahipleri yeni pazarlara açılmak ve bu pazarlarda etkin bir şekilde faaliyet gösterip, rekabet edebilmek için öncelikle markalarını tescil ettirmek istediklerinde ve bu iki sistem arasında seçim yapmak durumunda kalacaklardır. Bu aşamada sistemlerin coğrafi kapsamları, riskleri, ekonomik uygunlukları, başvuru prosedürleri, tescil sonrası prosedürleri gibi konuların kıyaslanması başvuru sahipleri için önemli olacaktır. Marka sahipleri için en önemli unsur kendileri ve 80

88 markaları için en uygun sistemin seçilmesidir. Sistemin uygunluğu ise büyük oranda koruma talep edilen coğrafi kapsama, markanın koruma talep edilen ülke ya da bölgelerde tescil edilebilirliğine ve sistemin ekonomikliğine bağlıdır. Geçtiğimiz yıllarda Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi ne ilişkin birçok araştırma yapılmış ve ayrı ayrı her sistemin özellikleri analiz edilmiş, kıyaslanmış, avantajlar, riskler ve masraflar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak başvuru sahiplerinin öncelikli sorununun hangi sistemi tercih edecekleri olduğu saptanmıştır. İki sistem birçok bakımdan birbirinden farklıdır. Bu farklar şöyle sıralanabilir : Yapısal Özellikler Açısından Karşılaştırma Her iki sistemin sahip olduğu yapısal farklılıklar yukarıda da belirtilmiştir. Bu farklılıklar başvuru sahiplerinin karşısına çeşitli avantaj ve dezavantajlar olarak ortaya çıkmaktadır. Topluluk markasının en zayıf tarafı üniter yapısıdır. Daha önce de belirtildiği gibi tescil tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayacak ve tüm ülkelerde aynı etkiye sahip olacaktır. Her ne kadar bu üniter yapı tescil elde edildikten sonra önemli bir avantaj olsa da, başvurusu yapılan markanın Topluluk Marka Tüzüğü ne göre mutlak ret nedenleri bakımından tescil edilebilir olması ve olası itiraz durumunda tüm üye ülkelerde nispi ret nedenleri bakımından da kabul edilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca mutlak ret nedenleri kapsamında inceleme yapılırken, markanın AB nin tüm resmi dillerinde anlamı önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bir dilde kabul edilebilir anlamı olan bir kelime diğer bir dilde olumsuz bir anlama gelebilir. Örneğin, Rolls Royse firması Silver Mist markası için Topluluk marka tescili elde edememiştir. ( Silver mist kelimesi İngilizce de Gümüş Sis anlamına gelmesine rağmen Almanca da mist, hayvan dışkısı anlamına gelmektedir.) Aynı şekilde Generel Motors firması da Vauxhall Nova markası reddedildiği için 81

89 markayı Vauxhall Corsa ya dönüştürmek zorunda kalmıştır. (İspanyolca da Nova hareket etmeyen araba anlamına gelmektedir). 30 Topluluk markasının bu üniter karakterinden kaynaklanan problemler Avrupa Birliği ne yeni katılımlar oldukça daha fazla artacaktır. Topluluk Marka Sistemi nin yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1996 tarihinden itibaren AB ne yeni ülke katılımı olmamıştır. Avrupa Birliği ne yeni bir ülkenin katılımı durumunda, tescilli olan Topluluk markaları söz konusu yeni ülkeye genişletilecektir. Böyle bir durumda ise o ülkede daha önce tescil edilmiş olan benzer ulusal markaların varlığı dolayısıyla, Topluluk markalarının hükümsüz kılınması söz konusu olacaktır. Bu probleme pragmatik bir çözüm olarak Topluluk markasının yalnızca tescil tarihinde üye olan ülkelerde geçerli kılınması önerilebilir. Ancak, bu öneri de Topluluk marka sisteminin üniter yapısına aykırı bir durum teşkil edecektir. Madrid Sistemi ise bu konuda Topluluk marka sistemine göre daha avantajlı bir sistemdir. Çünkü Protokol çerçevesinde farklı ülkeler için tescil elde edilebilmektedir. Madrid Protokolü ne göre eğer bir uluslararası başvuru belirlenen ülkelerin bir kısmı için reddedilirse diğer ülkelerdeki başvuru ya da tescil bu durumdan etkilenmemektedir. Örneğin, bir uluslararası tescil başvurusu koruma talep edilen on ülkenin dokuzunda reddedilirken birinde tescil edilebilmektedir. Topluluk markasının üniter yapısı diğer bazı problemleri de içinde barındırmaktadır. Birçok farklı hukuki sebepten dolayı, marka sahipleri aynı ürün için farklı ülkelerde farklı markalar kullanmayı tercih ederler. Çok uluslu şirketler, yerel şubeler açıp yerel tesciller elde etme yolunu seçebilirler. Topluluk markası tüm AB ülkelerini kapsadığı için çok uluslu şirketler için uygun değildir. Ancak Madrid Protokolü nde firmalar diledikleri ülkeleri seçebilmekte ve ortak bir grubun farklı üyeleri farklı ülkelerde tescile sahip olabilmektedirler. Topluluk markasının en önemli dezavantajlarından birisi de tescil sonrası markanın iptali, hükümsüzlüğü gibi durumlarda, tüm ülkelerdeki korumanın da 30 Annand et al. op.cit. s

90 yitirilmesidir. Eğer bir Topluluk markası fiilen kullanılmadığı, jenerik isim haline geldiği veya halkı yanıltıcı nitelikte olduğu için iptal edilmişse ya da mutlak veya nispi ret nedenleri sebebiyle hükümsüz kılınmışsa, marka tüm AB ülkelerinde geçersiz olacaktır. Bu durumda, Topluluk markasının ya da başvurusunun ulusal başvuruya dönüştürülmesi mümkün kılınmaktadır. Madrid Protokolü nde de buna benzer bir risk vardır. Bir uluslararası tescil esas tescil ya da başvuruya 5 yıl süreyle bağımlıdır. Esas tescil ya da başvurunun reddedilmesi, iptal edilmesi ya da hükümsüz kılınması durumunda bu etki tüm ülkelerdeki tescilleri ya da başvuruları geçersiz kılınacaktır. Sistemin bu dezavantajı Topluluk Marka Sistemi ne benzer bir şekilde uluslararası tescilleri ulusal başvurulara dönüştürme yolu açılarak giderilmeye çalışılmıştır Coğrafi Kapsam Açısından Karşılaştırma Her iki sistemin coğrafi kapsamı da birbirinden oldukça farklıdır. Topluluk Marka Sistemi yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde koruma talebine imkan vermektedir. Madrid Protokolü ise dünyanın çok farklı bölgelerinden toplam 49 ülkede 31 (bu sayı Protokol e yeni katılımlarla artabilir) marka başvurusu yapabilme imkanı sağlamaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği ne dahil 15 ülkeden 14 ü Madrid Protokolü ne taraftır. Protokol e taraf olmayan tek AB ülkesi olan İrlanda nın ise Protokol e katılım çalışmaları yaptığı ve Madrid Birliği toplantılarına gözlemci statüsünde katıldığı bilinmektedir. Madrid Protokolü Ab ülkelerinin yanı sıra diğer bazı Avrupa ülkelerini ve Singapur, Japonya, Çin, Kuzey Kore gibi Uzakdoğu ülkelerini, Swaziland, Kenya, Fas, Mozambik gibi Afrika ülkelerini de içine alan geniş bir ülkeler mozaiğini kapsamaktadır. Böyle geniş bir coğrafi kapsam başvuru sahipleri için önemli bir avantajdır. Ayrıca, A.B.D. ve Kanada gibi ekonomik açıdan güçlü ülkelerin de Protokol e katılım çalışmaları sürmektedir. Görüldüğü gibi Madrid Protokolü oldukça geniş kapsamlı ve artan bir 31 bkz. Ek1. 83

91 ivmeyle genişleyen bir coğrafi kapsama sahiptir. Topluluk Marka Sistemi ise yalnızca AB ülkelerinin yer aldığı sınırlı bir coğrafi kapsama sahiptir. Sistemlerin coğrafi kapsamları konusunda ikinci büyük farklılık da, başvuru sahiplerinin Madrid Protokolü kapsamında koruma talep ettikleri ülkeleri seçebilme şansları varken, Topluluk Marka Sistemi ne göre böyle bir olanağın olmamasıdır. Topluluk Marka Sistemi üniter bir yapıya sahip olduğu için, koruma kapsamı AB nin tüm ülkelerini içermektedir. Bu koruma kapsamının sınırlandırılması söz konusu olamaz. Madrid Protokolü nde marka sahibinin ticari faaliyeti ile ilgili ülkeleri seçebilmesi ve yalnızca onlar için ücret ödemesi önemli bir avantajdır. Örneğin, yalnızca Almanya ya ithalat yapmak, mallarını pazarlamak isteyen bu sebeple de markasını Almanya da tescil ettirmek isteyen bir Türk firması Topluluk Marka sistemi çerçevesinde başvuru yolunu seçmişse, Avrupa Birliği nin tüm ülkelerinde ortak koruma talep etmiş sayılacaktır. Oysa, bu firma Protokol yoluyla başvuru yöntemini seçmiş olsa, yalnızca Almanya için koruma talep edebilme şansına sahip olacaktır. Ayrıca bu konuda Madrid Protokolü nün en önemli avantajlarından birisi de uluslararası tescil elde edildikten sonra, Protokol e farklı ülkelerin katılımı ya da başvuru sahibinin iştigal alanının genişlemesi gibi çeşitli sebeplerle marka sahiplerinin koruma kapsamını genişletmek amacıyla sonraki belirlemeler yapabilmesidir Koruma Kapsamı Açısından Karşılaştırma Söz konusu bu iki sistemin koruma kapsamları da coğrafi kapsam ve sistem yapılarındaki farklılıklara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Topluluk markası üniter bir etkiye sahip olduğu için markanın koruma kapsamı AB nin tüm ülkelerini içerecektir. Bilindiği gibi Topluluk markası başvuru sahibine tüm AB ülkelerinde eşit koruma sağlamaktadır. Markanın koruma kapsamı belirli bir bölgeyi içerdiği için Topluluk markasının bölgesel bir koruma sağladığı söylenebilir. Topluluk Marka Mevzuat ının oluşturulmasıyla birlikte AB içinde yer alan ülkesel koruma 84

92 sistemlerinin yanı sıra bölgesel ve üniter bir koruma sistemi de ortaya çıkmıştır. Madrid Protokolü kapsamında ise markalar ülkesel (territorial) bir koruma kapsamına tabidir. Protokol her ne kadar geniş bir coğrafi kapsam içerse de, markalar yalnızca koruma talep edilen ülkelerde koruma kapsamına alınmakta ve başvurunun ulusal mevzuatlara göre incelenmesi sonucu koruma kesinleşmektedir. Bu kapsamda her iki sistem arasında markanın koruma kapsamını doğrudan etkileyen farkların varlığı marka sahiplerinin seçimlerini etkilemektedir. Topluluk Marka Sistemi nin üye ülkelerin marka uygulamalarını uyumlaştırmak amacıyla ihdas edilmiş olması nedeniyle, Topluluk markası sahipleri AB ne üye her ülkede aynı haklara sahiptir. Oysa, Madrid Protokolü ne üye olan 49 farklı ülke farklı hukuki sistemler benimsemişlerdir. Bu nedenle de koruma kapsamların da değişiklikler olabilmektedir Başvuru ve İnceleme Prosedürleri Açısından Karşılaştırma Uluslararası ve bölgesel tescil sistemleri, esas olarak ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve mal/hizmetlerin uluslararası piyasalarda serbest dolaşımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Temel hedef kolay, pratik ve ekonomik tescil prosedürleri oluşturmak ve başvuru sahiplerinin bireysel olarak ayrı ülkelerde başvuru yapması yerine tek bir başvuru yaparak birçok ülkede koruma talep edebilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede her iki sistemin de bu hedefe yönelik olarak oldukça uygun oldukları ve etkin bir biçimde işledikleri söylenebilir. Topluluk Marka Sistemi nde tek bir başvuru ile, AB nin resmi dillerinden birini kullanarak, tek ücret ödeyerek ve vekil zorunluluğu olmadan koruma talep edilebilmektedir. AB üyesi olan ulusal ofise ya da doğrudan OHIM e başvuru yapabilmek mümkündür. Madrid Protokolü de benzer şekilde ulusal ofise yapılan bir başvuru ile, İngilizce ya da Fransızca dillerinden biri kullanılarak, tek bir ücretle ve vekil atama zorunluluğu olmadan koruma talep edebilme şansı sağlamaktadır. Bu noktada her iki sistemin kolay ve pratik bir başvuru prosedürü sağladığı söylenebilir. 85

93 Sistemlerin faklılaştığı nokta ise başvuru yapma yetkisi konusudur. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi Madrid Protokolü kapsamında başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin Protokol e taraf olan bir ülkenin vatandaşı olması veya böyle bir ülkede yerleşik olması ya da etkin bir ticari işletmeye sahip olması gerekmektedir. Topluluk Marka Sistemi nde ise başvuru yapma yetkisi daha geniş bir yelpazeyi içine almaktadır. AB ülkelerinin yanı sıra, Paris Sözleşmesi ne taraf ülkelerin vatandaşları ve bu ülke vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı hakları tanıyan ülkelerin vatandaşları da Topluluk marka başvurusu yapabilmektedir. Örneğin, A.B.D. Protokol e taraf olmadığı için bu ülke vatandaşları ya da bu ülkede yerleşik firmalar Protokol kapsamında uluslararası tescil başvurusu yapma yetkisine sahip değildir. Ancak, A.B.D Paris Sözleşmesi ne taraf olduğu için bu ülke girişimcileri Topluluk marka başvurusu yapabilmektedir. Başvurunun kabulünden sonra ise Topluluk Marka Sistemi ne göre OHIM de mutlak ve itiraz durumunda nispi ret nedenlerine göre inceleme yapılırken, Uluslararası Büro markalarda esasa yönelik inceleme yapmamaktadır. Sistemlerin başvuru ve inceleme prosedürlerine dair diğer bir farklılığı da vekil konusundadır. Topluluk Marka Sistemi ne göre AB ülkelerinde yerleşik olan veya ticari ve etkin bir işletmeye sahip firmalar, başvuru dışındaki her türlü işlemde vekil tayin etmek zorundadır. Madrid Protokolü nde ise hiçbir işlem için vekil zorunluluğu yoktur. Ancak, başvuru sahipleri koruma talep ettikleri ülkelerde uluslararası başvuruya ilişkin bir ret kararına itiraz etmek istediklerinde, o ülke mevzuatı itiraz talebi için vekil tayin etme zorunluluğu getiriyorsa, vekil tayin etmelidirler Kullanılan Diller Açısından Karşılaştırma Madrid Protokolü ne göre bir uluslararası başvuru, menşe ofisin seçimine göre İngilizce ya da Fransızca dillerinden birisi kullanılarak yapılmaktadır. Protokol ün en çok eleştirilere maruz kaldığı konulardan birisi de uluslararası tescil sisteminin bu iki 86

94 dille sınırlanmasıdır. Oysa, böylesine geniş bir coğrafi kapsam içeren ve gün geçtikçe üye sayısı artan bir sistemde alternatif başka dillerin kullanılabilmesi Protokolü daha etkin kılacaktır. Topluluk Marka Sistemi ise, başvuru sahiplerine bu konuda daha çok seçenek sunmaktadır. Bu sistemde, başvuru sahibi AB nin resmi 11 dili ile başvuru yapma şansına sahiptir. Ancak başvuru dışındaki prosedürlerde İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca dillerinden birini kullanmalıdır. Bu diller arasından seçim yapabilme şansı da başvuru sahipleri için önemli bir kolaylıktır Ücretler Açısından Karşılaştırma Marka tescili sırasında başvuru sahipleri için önemli kriterlerden biri de başvuru ve tescil ücretleridir. Ulusal yollarla başvuru yapıldığında başvuru ve tescil ücretlerinin yanı sıra vekil ücretlerinin fazlalığı önemli bir sorundur. Bu çerçevede, iki sistemin de ulusal sistemlere göre oldukça ekonomik olduğu söylenebilir. Her iki sistemde de tek bir başvuru ücreti ödeyerek, birçok ülkede koruma talep edebilmek mümkündür. Aradaki temel fark ise Topluluk markasının, AB nin tüm ülkelerinde eşit ve üniter bir koruma sağladığı için standart bir başvuru ücreti içermesi, Protokol kapsamında ise başvuru ücretinin koruma talep edilen ülke sayısına ve bu ülkelerin bireysel ücret talep edip etmemesine bağlı olarak değişebilmesidir. Her iki sistemde de başvuru ve tescil ücreti markanın özelliklerine ve koruma talep edilen eşya sınıfı sayısına göre değişmektedir. Ayrıca, her iki sistemde de yenileme ve tescil sonrası değişiklikler yine tek bir ücret ödenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir Örnek Karşılaştırma Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi kapsamında, bir Türk başvuru sahibinin farklı ülkelere ilişkin koruma taleplerini her iki sistem açısından ve ulusal tescil sistemleri bakımından elverişlilik, avantajlar, dezavantajlar ve ücretler bakımından inceleyelim. 87

95 Örnek 1 : İlk örneğimiz markasını İngiltere, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerinde tescil ettirmek isteyen bir Türk başvuru sahibi olsun. Başvuru sahibinin bu dört ülkede koruma talep edebilmek için üç yolu vardır. Tablo 3: İngiltere, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması 32 Ulusal Başvuru Yöntemi Topluluk Marka Sistemi Ulusal ofiste başvuru/tescil+ Madrid Protokolü az sayıda ülke olduğu için üniter özellikten dolayı ülke ülkeler talebe Özellik uygun seçimi mümkün değil göre seçilebilir -bireysel yollar -tek başvuru -tek başvuru -güvenilir ve bilinen bir -tek dil -tek dil sistem -vekil gereksinimi yok -vekil gereksinimi yok Avantaj -yerel bağlantılar, -tek inceleme sistemi -tek yenileme talebi kolay dosya takibi -tek mevzuat -tek değişiklik talebi -bir ülkede kullanım yeterli -tek ücret -bireysel başvurular -uzun tescil prosedürü -merkezi saldırı riski -bireysel mevzuatlar -başvurunun reddi ile tüm -bireysel mevzuatlar ülkelerde reddedilmesi -itiraz durumunda Dezavant. -bir ülkenin itirazı ile tüm vekil gereksinimi ülkelerde reddedilmesi -iptal, hükümsüzlük riski Ücretler EURO 2540 EURO 2540 EURO Sonuç bireysel ve pahalı talepten fazla koruma ve risk ucuz ve uygun Öncelikle, marka sahibi ulusal başvuru yöntemi ile her ülkede ayrı ayrı başvuru talebinde bulunabilir. Bunun için, söz konusu ülkede bir vekil aracılığıyla o ülke prosedürlerine göre başvuru yapılmalı ve başvuru ücreti ödenmelidir. Böyle bir durumda marka incelemesi ulusal uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir. Başvuru 32 Festl-Wietek Wolfgang, The International Route to Trademark Protection, Seminar onthe International Protection of Marks, İstanbul, s.6 33 Tabloda yer alan ücretler 1999 yılına aittir. Sistemler arasında karşılaştırma yapabilmek için verilmiştirr. 88

96 sahibi açısından bu yolun avantajı ulusal sistemi iyi bilen bir vekil aracılığıyla güvenilir bir başvuru yapma imkanıdır. Ulusal yolla koruma talebinin dezavantajı ise pahalı bir yöntem olması, bireysel olarak her ülkede vekil bulundurma zorunluluğu ve her ülkenin ulusal mevzuatlarının farklı olmasıdır. Ancak yine de, koruma talep edilen ülke sayısı fazla değilse ulusal ofislere doğrudan başvuru yönteminin elverişli olduğu söylenebilir. İkinci yol ise, Topluluk Marka Sistemi çerçevesinde koruma talebinde bulunmak olacaktır. Bu sistemde başvuru sahibi ulusal ofislere ya da OHIM e başvuru yapacaktır. Örneğimizde, İngiltere, Almanya, Fransa ve Benelüks, ülkelerinin tümü AB üyesi olduğu için Topluluk marka başvurusu da uygun bir yol olacaktır. Sistemin avantajları, tek bir başvuru ile, vekil atama zorunluluğu olmadan, yalnızca Topluluk Marka Mevzuatı çerçevesinde başvuru yapabilme imkanıdır. Topluluk Marka Sistemi üniter yapısından kaynaklanan dezavantajlar da içermektedir. Topluluk Marka Sistemi nin uzun tescil prosedürleri, başvurunun reddedilmesi ile birlikte koruma talep edilen tüm ülkelerde reddi, AB ülkelerinde yer alan önceki ulusal ya da uluslararası markalar ya da Topluluk markalarının sahiplerinin yaptığı itirazlar sonucu markanın reddedilmesi ya da iptal ya da hükümsüzlük talepleri sonucu markanın geçersiz kılınması markanın tüm ülkelerde tescile bağlanmaması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, sistemin oldukça ekonomik olduğu söylenebilir. Başvuru sahibinin markası için yukarıda belirtilen dört ülkede koruma talep edebilmesinin diğer bir yolu da, Madrid Protokolü aracılığıyla başvuru yapmaktır. Örnekte yer alan ülkeler, Madrid Protokolü ne taraf olduğu için bu sistemi kullanarak başvuru yapılması da olası bir yöntemdir. Madrid Protokolü aracılığıyla yapılan başvurular da Topluluk marka başvuruları gibi tek bir başvuru ile, tek bir dil kullanarak ve vekil tayin etme zorunluluğu olmadan yapılabilmektedir. Ayrıca tescil sonrasında yapılan değişiklik talepleri ya da yenilemeler tek bir talep formu ile ve ulusal ofis aracılığıyla (ya da bazı durumlarda doğrudan Uluslararası Büro ya bildirilerek) yapılabilmektedir. Sistemin dezavantajları arasında merkezi saldırı hükmü ile ulusal tescil ya da başvurunun sona ermesi ile uluslararası tescilin tüm 89

97 ülkelerde geçerliliğini yitirmesi, itiraz prosedürleri durumunda ulusal uygulamalar çerçevesinde vekil atama zorunluluğu sayılabilir. Sonuç olarak, bu örnek için Madrid Protokolü nün kullanılması ekonomik bir yöntem olacaktır. Örnek 2 : Avusturya, Finlandiya, Fransa, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, Benelüks ülkeleri ve Birleşik Krallık (AB ülkeleri) için koruma talebi yapılmış olsun. Tablo 4: AB ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması 34 Ulusal Ofise Topluluk Marka Ulusal ofiste Başvuru Sistemi başvuru/tescil+ Madrid Protokolü az sayıda ülke olduğu İdeal durum ülkeler talebe göre Özellik için uygun seçilebilir -bireysel yollar -tek başvuru -tek başvuru -güvenilir bilinen bir sistem -tek dil -tek dil -yerel bağlantılar, kolay -vekil gereksinimi yok tek -vekil gereksinimi yok Avantajlar dosya takibi inceleme sistemi -tek yenileme talebi -tek mevzuat -tek değişiklik talebi -bir ülkede kullanım yeterli -tek ücret -bireysel başvurular -uzun tescil prosedürü -merkezi saldırı riski -bireysel mevzuatlar -başvurunun reddi ile -bireysel mevzuatlar tüm ülkelerde reddedilmesi -itiraz durumunda Dezavant. -bir ülkenin itirazı ile vekil gereksinimi tüm ülkelerde reddedilmesi -İrlanda da ulusal -iptal, hükümsüzlük riski yolla koruma talebi Ücretler EURO 2540 EURO 3800 protokol ulusal yol (EURO) topluluk sistemi Sonuç bireysel, karışık ve pahalı uygun ve ucuz ucuz ve uygun 34 ibid. s.7 90

98 Bu örnekte de sistemin avantajı, ulusal sistemleri iyi bilen vekiller aracılığıyla güvenli başvurular yapma olanağı olacaktır. Ancak, koruma talebi ilk örnekten farklı olarak çok fazla sayıda ülke içerdiği için ulusal başvuru yolu oldukça pahalı ve kompleks bir yöntem olacaktır. Sistem için en ekonomik ve uygun yol ise, Topluluk Marka Sistemi ile başvuru yolu olacaktır. Çünkü, koruma talep edilen ülkelerin hepsi AB üyesidir, dolayısıyla Topluluk marka başvurusu bu ülkelerin hepsinde eşit koruma sağlamaya yönelik bir başvuru yöntemidir. Bu örnek için, Madrid Protokolü aracılığıyla başvuru yöntemi de uygun olacaktır. Koruma talep edilen ülkelerden İrlanda hariç hepsi Protokol e taraftır. Bu sebeple, İrlanda dışındaki ülkeler için Protokol yoluyla, İrlanda için de ulusal başvuru yöntemi ya da Topluluk Marka Sistemi kullanılarak başvuru yapılması da uygundur. Ancak, Topluluk Marka Sistemi bu yola göre daha ekonomiktir. Bu yöntem özellikle AB ülkelerinden birinde yapılan araştırma sonuçlarında benzer markalar bulunması, dolayısıyla bu durumun Topluluk markasını tümüyle etkilemesi halinde uygun olacaktır. Örnek 3 : : Avusturya, Finlandiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, Benelüks ülkeleri, Birleşik Krallık (AB ülkeleri + İsviçre, Liechtenstein, Monaco, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç (Diğer Avrupa ülkeleri) 91

99 Tablo 5: AB ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması 35 Ulusal başvuru Yöntemi Topluluk Marka Sistemi Ulusal Ofiste Başvuru/Tescil+ Madrid Protokolü ülke sayısı çok olduğu uygun Uygun Özellik için pahalı -bireysel yollar -tek başvuru -tek başvuru -güvenilir ve bilinen sistem -tek dil -tek dil -yerel bağlantılar, kolay -vekil gereksinimi yok -vekil gereksinimi yok Avantajlar dosya takibi - tek inceleme sistemi -tek yenileme talebi -tek mevzuat -tek değişiklik talebi -bir ülkede kullanım yeterli -tek ücret -bireysel başvurular -uzun tescil prosedürü -merkezi saldırı riski -bireysel mevzuatlar -başvurunun reddi ile -bireysel mevzuatlar tüm ülkelerde reddedilmesi -itiraz durumunda Dezavant. -bir ülkenin itirazı ile -vekil gereksinimi tüm ülkelerde reddedilmesi -iptal, hükümsüzlük riski Ücretler EURO 2540 EURO 5100 EURO ulusal yol veya ulusal yol veya EURO protokol topluluk m. Sonuç pahalı ve kompleks uygun Uygun Bu örnekte de çok fazla sayıda ülke için koruma talep edildiği için ulusal başvuru yöntemi karışık ve oldukça pahalı bir yöntem olacaktır. Bu nedenle, tablodan da görüldüğü gibi bu örnek için ulusal başvuru yöntemi uygun değildir. Bu örnek için Topluluk Marka Sistemi yolunun ve AB üyesi olmayan ülkeler (İsviçre, Liechtenstein, Monaco, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç) 36 için, ulusal başvuru ve Madrid Protokolü yolunun kombine bir biçimde kullanılması uygun 35 ibid. s.8 36 AB üyesi olmayan bu ülkelerin tümü Protokol e taraftır. 92

100 olacaktır. Bu kombinasyonun kullanılması halinde bu yöntemin de pratik ve ekonomik bir yöntem olduğu söylenebilir. Madrid Protokolü ile başvuru yöntemi esas alınarak örnekte belirtilen ülkelerde koruma talep edilmesi ise en uygun yöntem olacaktır. Zira, yukarıda belirtilen ülkelerden yalnızca İrlanda Protokol e taraf değildir. İrlanda için de ulusal başvuru yolunun ya da Topluluk Marka Sistemi nin kullanılması halinde bu kombinasyonun örneğimiz için en uygun ve ekonomik yol olduğu söylenebilir. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, uluslararası marka tescili konusunda, ulusal başvuru yolu, Topluluk markası yolu ya da Madrid yolu gibi farklı sistemler arasında karar vermek için dikkate alınması gereken bir çok husus vardır. Markanın talep edilen coğrafi koruma kapsamı, markanın mutlak ya da nispi ret nedenleri çerçevesinde geri çevrilme riski, Protokol kapsamında esas başvuruya dayalı bir uluslararası tescil başvurusunda esas tescilin reddedilme riski, markayı kullanma niyeti, maliyetler ve bunun gibi bir çok faktör göz önüne alınmaktadır. Sonuç olarak, en ideal çözüm Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemlerinin birleştirilmesi olacaktır. Çünkü, her iki sistem de kendi bünyesinde farklı avantaj ve dezavantajlar içermektedir. Bu sistemlerin birleştirilmesi, sistemlerin avantajlarını büyük ölçüde artıracaktır. Dolayısıyla başvuru sahipleri için soru Madrid e ya da Alicante ye gitmek olmayacak, Alicante ye doğrudan ya da Madrid yoluyla gitmek olacaktır. Madrid/Alicante yolu marka sahiplerine büyük faydalar sağlayacak ve uluslararası tescil sistemlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır Avrupa Birliği nin Madrid Protokolü ne Katılımına İlişkin Hususlar Markaların uluslararası tesciline ilişkin sistemler ticari alanda uluslararası işbirliğinin önemli unsurlardır ve sınai mülkiyet haklarının korunması çerçevesinde önemli bir role sahiptirler. Bu sistemler çeşitli ülkelerde yapılacak ulusal başvurularla ilgili prosedürleri kolaylaştırmakta ve ulusal ya da bölgesel ofise yapılacak tek bir başvuru ile birçok ülkede ulusal başvuruda bulunma imkanı 93

101 yaratmaktadır. Bu amaçla oluşturulan sistemlerden Topluluk Marka Sistemi Avrupa Birliği dahilinde üniter bölgesel bir tescil sağlarken, Madrid Protokolü de üye ülkelere yapılacak başvuru prosedürlerini birleştirmektedir. Dolayısıyla her iki sistem birbirini bütünlemektedir. Madrid Protokolü nün oluşturulmasının temel amaçlarından biri uluslararası tescil sistemi ile Topluluk Marka Sistemi arasında bağlantı kurmaktır. Madrid Sistemi nin esas amacı marka sahiplerinin markalarını uluslararası düzeyde tescil ettirilmesini sağlamak ve buna yönelik prosedürlerin en aza indirgenmesi yoluyla markanın koruma kapsamını mümkün olduğunca genişletmektir. Dünyanın birçok ülkesindeki marka sahipleri için önemli bir pazar olan Avrupa Birliği nin Protokol e taraf olması bu amaca yönelik önemli bir adım olacaktır. Bu sebeple, Madrid Protokolü ile Avrupa Birliği arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılmış ve böylece Protokol e taraf ülkelerdeki marka sahiplerinin Protokol aracılığıyla Topluluk marka başvurusu yapabilmesi ve aynı zamanda Topluluk markası sahiplerinin Protokol e taraf ülkelerde koruma talep edebilmeleri hedeflenmiştir. Bu iki sistem arasında bir bağ kurulması, kullanıcıların her iki sistemin avantajlarından faydalanmasını sağlayacak ve Avrupa Birliği ile diğer ülkeler arasında ticaretin gelişmesi için uygun koşullar sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu iki sistemin birleştirilmesi her iki sisteme taraf ülkelerde markalara ilişkin etkin bir veri bankası oluşturacaktır. Madrid Sistemi nde uluslararası tescil numarası almış markalar ROMARIN adı verilen CD-ROM larda kayıtlıdır. Topluluk Marka Sistemi ndeki tescilli markalar da sicilde kayıtlıdır. Sistemlerin birbirine bağlanması ile birlikte söz konusu veri tabanları da büyük oranda birleşecektir. Bu yeni veri tabanı başvuru sahiplerinin yeni markalar seçerken benzer markaları tespit edebilmesine yardımcı olacaktır. Özellikle Topluluk Marka Sistemi nin kullanıcılarını temsil eden uluslararası bağımsız örgütler ve uluslararası tescil sisteminin kullanıcıları, bu iki sistem arasında bir bağın kurulmasını desteklerini belirtmişlerdir. Dahası Avrupa Birliği Komisyonu, Madrid Protokolü nün oluşturulması çalışmalarına katılan ülkelerin, uluslararası 94

102 tescil sistemi ile Topluluk marka sistemi arasında bağ oluşturulmasına dair taleplerini not etmiştir. 2 Mart 1992 tarihinde Oporto da imzalan Avrupa Ekonomik Alan Anlaşması na (EEA) göre Anlaşma yı imzalayan akit taraflar Madrid Protokolü ne katılımı taahhüt etmişlerdir. Nitekim, 2000 yılı itibariyle AB ülkelerinden İrlanda hariç tüm üye ülkeler Protokol e taraftır. Ayrıca, Avrupa Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında yapılan anlaşmalar bu ülkelerin Madrid Protokolü ne katılımını ya da Protokolü onaylamasını şart koşmaktadır. 37 Avrupa Komisyonu, iki sistemin birleştirilmemesinin Avrupa içindeki ya da dışındaki firmaların gözünde Topluluk markasının imajını zayıflatacağı ve Topluluk markasını oluşturma ve iç pazarı uyumlaştırma amaçlarını ters yönde etkileyeceğine işaret etmiştir. Komisyon ayrıca, Avrupa Birliği nin Protokol e taraf olması yolunda çalışmaların sürdüğünü belirtmiştir. 38 Bu hedeften yola çıkarak Madrid Sistemi ile Topluluk Marka Sistemi arasındaki bağlar Protokol ün 14 üncü maddesiyle atılmıştır. Bu madde devletlere ilaveten hükümetlerarası örgütlerin de Protokol e taraf olabilmesine imkan vermektedir. Ancak, hükümetlerarası örgütlerin Protokol e taraf olabilmeleri için iki şartı yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar; 39 i) Örgüte üye devletlerden en az birinin Paris Sözleşmesi ne taraf olması ve ii) Örgütün topraklarında marka tescili amacıyla etkin olarak faaliyet gösteren bölgesel bir ofisin bulunmasıdır. Bu iki şart AB açısından incelenecek olursa, AB nin ilk şartı sağladığı görülmektedir, çünkü Birliğin tüm üyeleri Paris Sözleşmesi ne taraftır. İkinci koşul, 37 OHIM, The Community Interest in Adhering to the Madrid Protocol,, Erişim: http//: [ ] 38 Ibid. 39 OHIM, The Madrid Protocol, Erişim: [ ] 95

103 yani örgütün kapsamında yer alan marka tescili amacıyla faaliyet gösteren bölgesel bir ofis ise OHIM in 1 Nisan 1996 tarihinde işlerliğini kazanması ile sağlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Topluluğu Kurucu Anlaşması nın Avrupa Topluluğunun bir ya da daha fazla ülke ya da uluslararası örgütle anlaşma yapma gücüne ilişkin 228 inci maddesi de Topluluğun Protokol e katılımına yasal dayanak oluşturmaktadır. 40 AB nin Protokol e taraf olması sonucunda başvuru sahipleri için iki yönlü bir koruma talebi şansı doğmaktadır. Öncelikle AB nin Protokol e taraf olması ile birlikte, Protokol kapsamında başvuru yapma yetkisine sahip kişi ya da kuruluşların AB için koruma talep etme hakları olacaktır. Nitekim, Protokol ün ikinci mükerrer 3 üncü maddesinde yer alan ülkesel genişletme (Territorial extension) hükmü çerçevesinde, bir uluslararası tescil sahibinin sonraki belirleme yaparak AB için koruma talebinde bulunması mümkün olacaktır. Ayrıca, Anlaşma kapsamında bir uluslararası tescilin bağlı olduğu menşe ofisin Protokol e de taraf olması durumunda AB için koruma talep edilebilecektir. Protokol ün 4(1)(a) maddesine göre Avrupa Birliği için koruma talep edilen (AB nin belirlendiği) bir uluslararası tescilde, uluslararası başvuru tarihi OHIM e başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecektir. Başvuru, Topluluk Marka Tüzüğü nde yer alan rüçhan hakkı, kıdem (seniority) ve dönüşüm (conversion) gibi haklardan da faydalanabilecektir. Ayrıca, uluslararası başvurunun WIPO tarafından OHIM e gönderildiği tarihten itibaren belirlenen süre zarfında bir ret bildirimi yapılmazsa ya da geri çekilirse, uluslararası tescil AB kapsamında bir Topluluk markası olarak koruma altına alınacaktır. Avrupa Birliği nin Protokol e taraf olmasının öteki yüzü ise bir Topluluk markası esas alınarak uluslararası başvuruda bulunabilme imkanıdır. Böyle bir durumda OHIM menşe ofis konumunda olacaktır. Bu sayede bir Topluluk markası sahibi OHIM e başvuruda bulunarak Protokol e taraf ülkelerde koruma talep edebilecektir. Ayrıca, AB ülkelerinden birinin vatandaşı olan ya da bu ülkelerde 40 OHIM, Legal Basis, Erişim: [ ] 96

104 yerleşik olan ya da etkin bir ticari işletmeye sahip olan kişiler ülkeleri Protokol e taraf olmasa bile, AB üyeliği dolayısıyla uluslararası başvuruda bulunabileceklerdir Topluğun Madrid Protokolü ne Girişinden Sonra Yapılacak Düzenlemeler Avrupa Topluluğu nun Madrid Protokolü ne girişi bir takım düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu düzenlemeler iki gruba ayrılabilir. 41 Öncelikle Topluluk kanun koyucusu, Topluluk marka başvuruları ve tescilleri için Madrid Protokolü kapsamında uluslararası başvuru yapılmasına dair kurallar ortaya koymalıdır. İkinci olarak ise Avrupa Topluluğu nu belirleyen uluslararası tescillerin korunması ve hükümsüz kılınmasına ilişkin hükümler kabul edilmelidir. Madrid Protokolü, Avrupa Topluluğu nun katılımının WIPO Genel Müdürü ne tebliğinden üç aylık sürenin yürürlüğe gireceği için, gerekli düzenlemeler üç aylık sürenin bitiminden önce yürürlüğe girmelidir. 41 OHIM, Supplementary Mesures to be taken Subseqquent to the Accession of the Community to the Madrid Protocol, Erişim: /madrid13.htm, [ ] 97

105 BÖLÜM 6 SONUÇ Günümüz dünyasında, ulusal düzeyde sürdürülen ekonomik faaliyetlerin her geçen gün daha fazla uluslararası nitelik kazanması ile birlikte, uluslararası marka tescil sistemlerinin oluşturulması yönündeki çalışmalar da büyük bir hız kazanmıştır. Bu bağlamda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından oluşturulan Madrid Sistemi ve Avrupa Birliği kapsamında kurulmuş olan Topluluk Marka Sistemi, markaların uluslararası tesciline yönelik olarak atılmış en ciddi adımlardır. Ancak her iki uluslararası tescil sistemi de ekonomik küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, farklı birtakım ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak oluşturulmuş sistemlerdir. Topluluk Marka Sistemi, adından da anlaşılacağı üzere, doğrudan Avrupa Birliği nin ortak bir pazar, ortak bir hukuki yapı ve ortak bir sınai mülkiyet sistemi oluşturma çabalarına hizmet etmek üzere kurulmuş bir sistemdir. Topluluk markası ile birlikte yeni bir marka rejimi oluşturulması amaçlanmıştır. Madrid Sistemi (Madrid Anlaşması ve Protokolü) ise daha genel bir amaca, yani markaların çeşitli ülkelerde tesciline yönelik prosedürlerin basitleştirilmesi amacına hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle de her iki sistem birbiri ile bir ölçüde kesişen ancak birbirini bütünlemeyen, birbirinden bağımsız birer yapı teşkil ederler. Sistemler arasında, amaca yönelik olarak ortaya çıkan bu temel farklılıklara rağmen, her iki sistemin birbirinden tamamen farklı ya da birbiri ile yarışan sistemler oldukları da söylenemez. Aksine, yukarıda da ayrıntılı olarak incelendiği üzere her iki sistem de kendine özgü avantajlarının yanı sıra birtakım dezavantajlar da içermektedir. Uluslararası marka tescilinde bulunacak girişimciler için ise, en etkili ve kolay yol, bu iki sistemin birleştirilmesi ile ortaya çıkacaktır. Bu açıdan 98

106 değerlendirildiğinde Topluluk Marka Sistemi ile Madrid Sistemi nin birbirini bütünleyen ve daha etkin kılan sistemler oldukları söylenebilir. Günümüzde Topluluk Marka Sistemi ne (ve dolayısıyla da Avrupa Birliğine) dahil olan on beş ülkeden on dördü (yani İrlanda dışındaki tüm üye ülkeler), aynı zamanda Madrid Protokolü ne de taraftır. İrlanda nın ise Madrid Sistemi ne katılım çalışmaları sürdürdüğü bilinmektedir. Dolayısı ile, hukuki olarak tam bir bütünleşmeden bahsedilemese bile, Avrupa Birliği ne üye ülkeler açısından her iki sistemin avantajlarından da yararlanma olanağı vardır. Uluslararası marka tescil işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, Topluluk Marka Sistemi nin Madrid Protokolü ne bağlanması sağlanması durumunda, çok etkili bir uluslararası tescil sistemi yaratılmış olacaktır. Bu ise, 1891 yılında Madrid Anlaşması nın imzalanmasından günümüze kadar süregelen bir çabanın gerçekleşmesi anlamına gelecektir. Türkiye, 1/95 Sayılı. Ortaklık Konseyi Kararı ile Avrupa Birliği ne üyelik yolunda yönelik ciddi bir adım atmıştır. Bu çerçevede çok kısa bir sürede sınai mülkiyet hakları ile ilgili ulusal mevzuat revize edilerek, gelişmiş bir sınai mülkiyet rejimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye, 01 Ocak 1999 tarihinde Madrid Protokolü nün yürürlüğe girmesi ile birlikte, markaların uluslararası tescil sistemlerinden birisine de dahil olmuş bulunmaktadır. Ancak ülkemizin Avrupa Birliğine ve dolayısıyla da Topluluk Markası Sistemi ne dahil olabilmesi kısa sürede mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, Topluluk Marka Sistemi nin, Madrid Protokolü ile birleştirilmesinden, yani Avrupa Birliği nin Madrid Protokolü ne taraf olmasından en fazla kazanç sağlayacak ülkelerden biri de Türkiye olacaktır. 99

107 KAYNAKÇA ANGELINI, Fabio; The Community Trademark: Procedure and Function of the Boards of Appeal, Trademark World, 88, ANNAND, Ruth NORMAN, Helen; Trademarks Act1994, London: Blackstone Press Limited, ARKAN, Sabih; Marka Hukuku Cilt:1, Ankara, A.Ü. Hukuk Fak. Yayınları BARREDA, Jose; The Madrid Protocol: Does it require a revision?, Trademark World 118, BERTHET, Alain FREDİANİ, Riccardo; The Community Trademark, An Instruction Manual, Trademark World, April BOGSCH, Arpad; The Centenary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Trademark World; 40, 1991, CAMPBELL, Dennis et al; Trademarks : Legal and Business Aspects, Kluwer Law and Taxation Publishers Boston,1994. FESTL-WİETEK, Wolfgang; The International Route to Trademark Protection, Seminar onthe International Protection of Marks, İstanbul, GİELEN, Charles; Likelihood of Association: What does it mean?trademark World 84, GOULD, Robert; The Madrid Protocol and the Canadian (United States) Trademark System : Is There a Fit, Canadian Intellectual Property Review,12,

108 JENKINS, Neil; ForumShopping Under The Community Trademark Regulation, Trademark World, 84, KAUFMAN, I. J.; A view from outside; a non-european look at the Madrid Protocol, The Trademark Law Treaty and the Community Trade Mark (Part 1, 2, 3), Trademark World 81-82, KAUFMAN, I Jay; The Madrid Protocol:Should the United States be Swept up in the Rising Tide, Trademark World, 41, KUNZE, Gerd F.; The Madrid System for the International Registration of Marks as Applied Under the Protocol, European Intellectual Property Review, 16, LEAFFER, Marshall; A., The New World of International Trademark Law, Erişim : [ ] LEWİS, Terril; Towards Implementation of the Madrid Protocol in the United States, The Trademark Reporter, 89, MUSKER, David; Procedural Law of the OHIM, Trademark World 83, NETTE, Alexander; Future Trademark Protection in the EU, The Choice between the Community Trademark And Individual National Registrations, Trademark World, /1996. OAMI Online; A Strategy For Business, İnternet Erişimi: [21/12/2000] OBE, David Tatham; The Madrid Protocol: Not an Eexpensive Ogre: a Benign and Helpful Friend, Trademark World, 89,

109 OBE, David Tatham; The Madrid Protocol, London: The Intellectual Property Institute, OHIM, Legal Basis, Erişim: [ ] OHIM, Supplementary Mesures to be taken Subseqquent to the Accession of the Community to the Madrid Protocol, Erişim: /madrid13.htm, [ ] OHIM, The Community Interest in Adhering to the Madrid Protocol,, Erişim: http//: [ ] OHIM, The Madrid Protocol, Erişim: [ ] OHIM, Which trademark may be registered? Erişim: [ ] ROSINI, James E. ROCHE, Christopher C. ; Trademark In Europe 1992 and Beyond, Journal of the Patent and Trademark Society, 73, SAMUELS, Jeffrey M.; The Madrid Protocol and Harmonization of Trademark Laws, Revue Canadienne De Propriete Intellectuelle, 10, SPİVAK Oblon; The Community Trademark Office-OHIM: Opening Day to the Present, Erişim: [ ] TORTRAS, Carles; The Community Trademark System, Trademark World, June

110 Lex Mundi & Kluver Publishing, The Community Trademark, World , Erişim: [21/12/2000] Reports THOMPSON, W.P. ; Community Trade Marks; Community Trademark Application, [19/12/2000] What Are Brands and Trademarks New City Media 2000, Erişimi: [05/12/2000] WIPO, Guide to the International Registration of Marks under Madrid agreement And The Madrid Protocol, WIPO Publication, Geneva, WIPO, Working Group on the Modification of the Common Regulations Under The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the ProtocolRelating to That Agreemet, Geneva, 9-13 October YALÇINER, Uğur; Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Protokolü, Finansal Forum, Yayınlanmamış Toplantı Raporu: Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Protokolü ne ait Ortak Yönetmelik te Önerilen Değişikliklere Dair Çalışma Grubu Toplantı Raporu, 9-13 Ekim

111 Ek 1: Madrid Anlaşması na ve Madrid Protokolü ne taraf ülkelerin listesi: ÜLKE MADRİD ANLAŞMASINA KATILIM TARİHİ STOKHOLM AKTINE KATILIM TARİHİ MADRİD PROTOKOLÜ NE KATILIM TARİHİ Almanya veya Antigua-Barbuda Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Belçika Beyaz Rusya Bhutan Birleşik Krallık Bosna Hersek Bulgaristan Cezayir Çek Cumhuriyeti Çin Danimarka Ermenistan Estonya Fas Finlandiya Fransa Gürcistan Hırvatistan Hollanda İspanya İsveç İsviçre veya İtalya İzlanda Japonya Kazakistan Kenya

112 Kırgızistan Kore Küba Lesoto Letonya Liberya Lichtenstein Litvanya Lüksemburg Macaristan veya Makedonya Mısır Moğolistan Moldova Cumhuriyeti Monoca Mozambik Norveç Özbekistan Polonya Portekiz Romanya veya Rusya Federasyonu San Marino Sierra Leone Singapur Slovakya Slovenya Sudan Svaziland Tacikistan Türkiye Türkmenistan Ukrayna Vietnam Yugoslavya Yunanistan

113 106