ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMLERİ

T.C TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ UZMANLIK TEZİ ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMLERİ MADRİD PROTOKOLÜ İLE TOPLULUK MARKA SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ HAZIRLAYAN ELİF BETÜL BAYRAM ANKARA OCAK 2001

İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER DİZİNİ... i KISALTMALAR DİZİNİ... v ÇİZELGELER DİZİNİ... vi 1. GİRİŞ... 1 2. ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ VE ÖNEMİ... 3 2.1. Marka Kavramına Genel Bakış... 3 2.2. Markanın Global Pazardaki Önemi... 4 2.3. Uluslararası Marka Tescil Sistemlerinin Ortaya Çıkışı... 6 2.3.1. Markalarda Bölgeselliğin Ortadan Kalkışı, Uyumlaştırma ve 6 Küreselleşme Sürecinin Başlangıcı... 2.3.2. Uluslararası Tescil Sistemlerinin Oluşturma Gereksinimi... 7 2.3.3. Uluslararası Marka Sisteminin Başlangıcı; Paris Sözleşmesi... 9 2.3.4. Uluslararası Tescil Sistemleri... 11 2.3.4.1. Bölgesel Sistemler... 11 2.3.4.2. Uluslararası Sistemler... 13 3. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN 13 MADRİD SİSTEMİ... 3.1. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması... 14 3.1.1. Madrid Anlaşması nın Tarihçesi... 14 3.1.2. Madrid Anlaşması nın Temel Özellikleri... 15 3.1.3. Madrid Anlaşması nın Avantajları... 17 3.1.4. Madrid Anlaşması nın Dezavantajları... 18 3.2. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü... 19 3.2.1. Madrid Protokolü nün Tarihçesi... 19 3.2.2. Madrid Protokolü nün Getirdiği Yenilikler... 22 3.2.3. Madrid Protokolü nün Temel Kavramları... 23 i

3.2.4. Madrid Protokolü Çerçevesinde Uluslararası Başvuru 25 Prosedürü... 3.2.4.1. Menşe Ofise Başvuru Yapılması... 25 3.2.4.2. Başvurunun Uluslararası Büro da İncelenmesi... 29 3.2.4.3. Uluslararası Sicile Kayıt ve Yayın... 31 3.2.4.4. Başvurunun Belirlenen Akit Taraflarda İncelenmesi... 32 3.2.5. Uluslararası Tescile İlişkin Özellikler... 34 3.2.5.1. Koruma Süresi ve Yenileme... 34 3.2.5.2. Sonraki Belirleme... 34 3.2.5.3. Bağımlılık, Merkezi Saldırı ve Dönüşüm... 35 3.2.5.4. Yer Değiştirme... 36 3.2.5.5. Madrid Sistemi ve Koruma Hükmü... 36 3.2.5.6. Ücretler... 38 3.2.6. Uluslararası Tescile İlişkin Değişiklikler... 38 3.2.6.1. Ünvan ve Adres Değişikliği... 38 3.2.6.2. Sınırlandırma,Feragat ve İptal... 39 3.2.6.3. Devir... 40 3.2.6.4. Uluslararası Tescildeki Düzeltmeler... 41 3.2.7. Madrid Protokolü ne Eleştiriler... 41 3.2.8. Türk Patent Enstitüsü nde Madrid Protokolü Uygulamaları... 45 3.2.8.1. Genel Bakış... 45 3.2.8.2. TPE nin Menşe Ofis Olduğu Durum... 46 3.2.8.3. TPE nin Belirlenen Akit Taraf Olduğu Durum... 47 4. TOPLULUK MARKA TESCİL SİSTEMİ... 50 4.1. Topluluk Marka Sistemine Genel Bakış... 50 4.1.1. Topluluk Marka Sisteminin Tarihçesi... 50 4.1.2. Topluluk Marka Tüzüğünün Yasal Dayanağı... 52 4.1.3. OHIM in Statüsü veorganizasyonu... 53 ii

4.2. Topluluk Markasının Genel Özellikleri... 54 4.3. Topluluk Markası ve İnceleme Prosedürleri... 55 4.3.2. Topluluk Markası Başvuru Prosedürü... 56 4.3.2.1. Başvuru Yapılması... 57 4.3.2.2. İnceleme... 60 4.3.2.3. Benzerlik Araştırması... 63 4.3.2.4. Başvurunun Kabulü ve Yayınlanması... 64 4.3.2.5. Yayına İtiraz... 64 4.3.2.6. Karara İtiraz... 69 4.3.2.7. Tescil... 70 4.4. Topluluk Markalarında Tescil Sonrası Prosedürler... 70 4.4.1. Yenileme... 70 4.4.2. Topluluk Markasının Değiştirilmesi... 71 4.4.3. Devirler... 71 4.4.4. Lisans... 71 4.4.5. Topuluk Markasının Ulusal Başvuruya Dönüştürülmesi... 72 4.4.6. Kullanım Gereksinimi... 73 4.5. Marka Hakkının Sona Ermesi ve Markanın Hükümsüzlüğü... 74 4.5.1. Marka Hakkından Vazgeçme... 74 4.5.2. Markanın İptali... 74 4.5.3. Markanın Hükümsüz Kılınması... 75 4.6. Türkiye nin Topluluk Marka Sistemi ile İlişkisi... 77 5. TOPLULUK MARKA SİSTEMİ İLE MADRİD 79 SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI... 5.1. Yapısal Özellikler Açısından Karşılaştırma... 81 5.2. Coğrafi Kapsam Açısından Karşılaştırma... 83 5.3. Koruma Kapsamı Açısından Karşılaştırma... 84 5.4. Başvuru ve İnceleme Prosedürleri Açısından Karşılaştırma... 85 iii

5.5. Kullanılan Diller Açısından Karşılaştırma... 86 5.6. Ücretler Açısından Karşılaştırma... 87 5.7. Örnek Karşılaştırma... 87 5.8. Avrupa Birliğinin Madrid Protokolü ne Katılımına İlişkin 93 Hususlar... 5.9. Topluluğun Madrid Protokolü ne Girişinden Sonra Yapılacak 97 Düzenlemeler... 6. SONUÇ... 98 7. KAYNAKÇA... 100 8. EK... 104 iv

KISALTMALAR DİZİNİ TPE TRT OHIM OAPI TRIPS AB WIPO GATT : Türk Patent Enstitüsü : Trade Mark Registration Treaty : Office for Harmonization in the Internal Market : Organisation Africane de la Propriété Intellectuellé : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : Avrupa Birliği : World Intellectual Property Organisation : General Agreement on Trade and Tariffs v

TABLOLAR DİZİNİ Tablo No: Sayfa 1. 1893-1990 yılları arasında Madrid Anlaşması kapsamında kaydedilen tescil ve yenileme sayıları...17 2. Topluluk Marka Tüzüğü ne göre nispi ret nedenleri çerçevesinde markaların mal/hizmetlerinin benzerliği ihtimalleri...68 3. İngiltere, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri için uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması...88 4. AB ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması...90 5. AB ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri için ulusal ve uluslararası başvuru yollarının karşılaştırılması...92 vi

BÖLÜM 1 GİRİŞ Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik düzeydeki gelişmeler yeni ürünlerin ortaya çıkmasını ve yeni pazarların yaratılmasını sağlarken, yaşanan sosyal ve ekonomik düzeydeki gelişmeler de ticaretin seyrini, üretici ve tüketici profilini değiştirmiş ve rekabet kavramını farklılaştırmıştır. Yeni ekonomik yaklaşımda artık kalite güvencesi, markalaşma, reklam, elektronik ticaret gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu kapsamda marka kavramı da giderek önem kazanmış ve ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Küreselleşme ve enformasyon toplumu terimleri bir çokları için negatif çağrışımlar yapan günümüzün moda terimleridir. Bunların dışında uyumlaştırma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunması ve serbest ticaret terimleri ise birbirleriyle çatışan sistemleri uzlaştırmaya yönelik kavramlardır. Bu kavramlar, ulusal hükümranlıkların ve sınırların ortadan kalktığı, kazananların ve kaybedenlerin olduğu bir oyunu ifade etmektedir. Bu oyunda kazananlar, karlarını maksimize etmek için ucuz iş gücünün olduğu yerde yatırım yapan ve en uygun yasal şartları arayan çok uluslu batılı şirketlerdir. Kaybedenler ise gelişmekte olan ülkeler, vasıfsız işçiler ve küçük işletmelerdir. Küreselleşme uluslararası normları değişmeye zorlarken marka kavramı da bundan nasibini almaktadır. Markalar için ulusal düzeyde sağlanan korumanın günümüz koşullarında ekonomiye ağırlığını koyan çok uluslu, batılı şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması, gelişmiş ülkeleri yeni ve geniş kapsamlı uluslararası marka tescil sistemleri oluşturmaya zorlamıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelere bağlı olarak, markaların İnternet te kullanımı, elektronik ticaret gibi daha spesifik ve ülkelerin ulusal yetki sınırlarını aşan sorunların da ortaya çıkması, uluslararası nitelikte koruma sistemlerinin oluşturulması çabalarına büyük bir ivme kazandırmıştır. 1

Bu çerçevede 1891 yılında Madrid Anlaşması ile temelleri atılmış bulunan uluslararası marka tescil sistemi, yaklaşık yüz yıl sonra 1996 yılında Madrid Protokolü nün ve buna paralel olarak da Topluluk Marka Sistemi nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, çok farklı bir boyut kazanmıştır. Günümüzde, Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü nün birleşimi sonucu ortaya çıkan Madrid Sistemi ve bölgesel bir nitelik arz eden Topluluk Marka Sistemi nin dünya üzerinde çeşitli bölgelerden toplam 68 ülkeyi içine alan bir yapı oluşturduğunu görmekteyiz. Bu ülke sayısının her geçen gün, söz konusu sistemlere yeni katılımlarla birlikte daha da artması beklenmektedir. Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Madrid Protokolü nü yürürlüğe koyarak, markaların uluslararası tescil sistemlerine dahil olmuştur. Böylece, Türk Sınai Mülkiyet Sistemi için yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği ne katılım çalışmalarının sonuçlanması ile yukarıda adı geçen Topluluk Marka sistemine de dahil olunacaktır. Bu tez kapsamında, ülkemizi ve dolayısı ile Türk Patent Enstitüsü nü çok yakından ilgilendiren iki sistemin tüm yönleri ile ele alınması, ve her iki sistemin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle, markalarda bölgeselliğin ortadan kalkması ile birlikte küreselleşme sürecinin başlangıcı ve uluslararası tescil sistemlerinin ortaya çıkış sebepleri irdelenmiştir. Tezin diğer bölümlerinde, sırasıyla Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve buna dair Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi tüm yönleriyle ele alınmıştır. Daha sonra özellikle Türkiye açısından büyük önem taşıyan Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi birbirleri ile karşılaştırılmış ve sistem kullanıcıları (yerli veya yabancı başvuru sahipleri) açısından her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönleri irdelenmiştir. Ayrıca, tez kapsamında bu iki sistemin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak olan yeni tescil sisteminin faydalarına da değinilmiştir. 2

BÖLÜM 2 ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ VE ÖNEMİ 2.1 Marka Kavramına Genel Bakış Sınai mülkiyet haklarının önemli unsurlarından olan marka, günümüz koşullarında uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmenin ve rekabet edebilmenin ön şartlarından birisidir. Dahası, günümüzde markalar firmaların önemli değerlerindendir ve şirket politikalarının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Peki, nedir markayı bu derece önemli ve vazgeçilmez kılan? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle marka kavramını irdelemememiz gerekmektedir. Marka, insanlar için bir anlamda bireysel zevklerin, sosyal statünün, ekonomik durumun ve kültürel bakış açısının aynasıdır. İnsanların yiyecek ve içeceklerinin, giysilerinin, kullandıkları otomobillerin hatta diş macunlarının markası, onların sosyal statüsünü, ekonomik durumlarını ve zevklerini yansıtır. Bu anlamda marka firmayla insanlar arasında kurulan bir bağdır. Firmalar açısından değerlendirildiğinde ise marka, kalite ve dayanıklılığa ilişkin tüketiciye verilen bir mesajdır. Bu anlamda, markanın ekonomik bir iletişim aracı olduğu düşünülebilir. Marka, firmanın imajıdır. Ürünün kalitesini, farklılığını, güvenilirliğini gösterir. Ayrıca, firmanın, yıllarla kazanılan itibarını ve kalitesini yansıtan en önemli unsurdur. Marka, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak için en güçlü araçlardan birisidir. Dolayısıyla, marka firmanın reklamıdır. Günümüzde marka kavramı, yeni ekonominin en güçlü kavramlarından biri haline gelmiştir. Artık firmaların değerlerini markalar belirlemektedir. Şirketler için böylesine önemli bir değer olan markayı korumak için en iyi yol ise marka tescilidir. Marka sahipleri markalarını tescil ettirerek piyasada monopol oluşturabilir ve üçüncü şahısların aynı mal/hizmetlerle ilgili olarak aynı ya da benzer 3

markaları kullanmalarını engelleyebilirler. Eğer ulusal ve uluslararası düzeyde marka koruması sağlanırsa, global pazarda markaların statüsü daha güvenlikte olacaktır ve haksız rekabetin önüne geçilecektir. Böylece, marka sahibinin birikim ve yatırımlarından haksız kazanç sağlamak isteyenlerin de engellenmesi mümkün hale gelecektir. 2.2. Markanın Global Pazardaki Önemi Teknolojinin ve buna bağlı olarak da ekonominin hızla geliştiği günümüzde, bu gelişmelere bağlı olarak marka hukuku da uluslararası ve bölgesel alanlarda çok önemli değişiklikler göstermektedir. Uluslararası alanda Madrid Protokolü ve Marka Kanunu Anlaşması (TLT) marka kavramını değiştiren iki yeni anlaşmadır. Bölgesel düzeyde en büyük yenilik ise, Topluluk markasının ortaya çıkışıdır. Bu değişiklikler, global pazarın büyümesiyle birlikte evrensel marka normların kabulüne ve marka hukukunun uluslararası düzeyde birleşmesine yol açmaktadır. Markanın ulusal ve uluslararası ticaretteki gelişimi de dikkate değerdir. Elektronik ticarette yer alan gelişmeler ve İnternetin bir satış ortamı olarak kullanılması ulusal sınırları ortadan kaldıran ve marka korumasının önemini artıran olaylardır. Mal ve hizmetlerin ünü günümüzün ticari pazarında hızla yayılmakta ve marka sahibi aktif olarak ürünleri pazarlamaya başlamadan önce markanın adı yabancı pazarlara ulaşabilmektedir. Uluslararası pazarlardaki tüketim mallarında görülen temel ve hızlı değişiklikler de markaların ticari hayatımızda temel bir unsur haline gelmesini sağlamaktadır. Eskisinden farklı olarak, bugünün pazarında tüketiciler çeşitlilik, kalite ve yenilik aramaktadır. Bu talepleri karşılayabilmek için firmalar ürünlerini daha uygun, küçük ve heterojen pazarlara taşımaktadır. 1970 den bu yana tüketim mallarının üretim ve pazarlamasında çok önemli değişiklikler olmuştur. Eskiden firmalar ürün çeşitlerini nadiren yenilerlerken, bugünün piyasasında yer alan ürünlerin çeşitliliği şaşırtıcıdır. Örneğin; çok fazla reklamı yapılan iki ürünü, tenis ayakkabılarını ve otomobilleri ele alalım. Yirmi beş 4

yıl önce bu iki ürünü üreten firmalar yılda sadece birkaç model ürünü piyasaya sürmekteydi. Bugün NIKE firmasının her altı haftada bir yeni bir ayakkabı modeli çıkardığı belirtilmektedir. Gazetelerde ise her gün, adını hiç duymadığımız yüzlerce farklı modelde satılık araba ilanı görülebilmektedir. Bu yeni uluslararası marka dünyası, marka sahiplerini çok yoğun taleplerle karşı karşıya getirmektedir. Yeni modeller geliştirildiğinde ve ürün profili yenilendiğinde, bir firmanın yeni markalar yaratma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bir marka yaratıldığında ve ürün üzerinde kullanılabilirliği tespit edildiğinde ise markanın tescil edilmesi gerekmektedir. 1967 yılında dünya çapında tescilli marka sayısı 400.000 iken 1992 yılına geldiğinde bu rakamın üçe katlanıp 1.200.000 e çıktığı görülmektedir. Bu rakamın gelecek yıllarda çok daha fazla artması beklenmektedir. Bu sebeplerle, marka sahipleri markalarını uluslararası alanda korumak için, marka tescil işlemlerinde hıza, kesinliğe ve etkinliğe ihtiyaç duymaktadırlar. 1 Şüphesiz güvenilir, istikrarlı ve etkin olarak yapılandırılmış bir marka sisteminden tüketiciler ve firma sahipleri azami düzeyde faydalanacaklardır. Güçlü bir marka sistemi firmaların yaratıcılığını, daha kaliteli ve istenilen ürünlerin piyasaya sürülmesini teşvik etmektedir. Dahası, bugün aldığımız ürünlerin çoğu fark edemediğimiz bir takım yeni özellikler taşımaktadır. Bu ticari ortamda markalar, tüketiciye en etkin şekilde bilgi veren, güvenilir bir araç olma işlevini de üstlenmektedir. Örneğin, bir çamaşır makinesi sıcaklığı kontrol eden programlar içerebilmekte ya da bir mikrodalga fırın gıdaların pişirme süresini kontrol edebilmektedir. Bu gibi spesifik özellikler, ürünlerin değerine değer katmakta ve tüketicilerin daha rasyonel karar vermesine yardımcı olmaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkeler açısından markaların durumu çok da iç açıcı değildir. Bu konudaki temel sorun, tüketicilerin birtakım kandırıcı reklamlar vasıtasıyla aldatılmasıdır. Diğer bir sorun ise, markaların eğitim düzeyi düşük 1 Leaffer Marshall A., The New World of International Trademark Law, Erişim : http://www.law. harvard.edu/academic_affairs. [05.12.2000], s.3 5

tüketicilerin tercihlerini etkilemesidir. Bazı gelişmekte olan ülkeler, markaları ekonomik yeterliliği elde etmek yolunda bir engel olarak görmektedirler. Ancak her yerdeki tüketiciler gibi, gelişmekte olan ülke tüketicileri de ürün satın alma kararında markaları rehber olarak kullanmakta ve markaların iyi ya da kötü özelliklerini değerlendirmektedirler. Markalara karşı şüpheyle yaklaşım yalnızca gelişmekte olan ülkelere özgü değildir. Markaların ulusal sınırlar arasında akışını kolaylaştıran yeni teknolojiler, gelişmiş ülkelerdeki küçük firmalar tarafından da tehdit olarak algılanmaktadır. Yasal konuda eğitimli elemanlara sahip olan büyük firmalar, dünya çapında marka başvurusu yapmak için gerekli kaynaklara ve bilgi altyapısına sahiptirler. Oysa, yerel ve küçük firmalar markalarını ancak ulusal düzeyde koruyabilmektedirler. Çok bilinen, tanınmış markalara ve bu markaları pazarlamak için gerekli kaynaklara sahip olan çok uluslu şirketler, markaların uluslararası düzeyde korunmasında kazançlı çıkan taraflardır. Yerel firmalar da bu güçlü global marka sisteminin dışında bırakılmamışlar, ürünlerini belli bir coğrafi alanda sunarak ulusal pazarlarda yerlerini sağlamlaştırmışlardır. Daha da önemlisi bu ortamda gerçek kazananlar tüketicilerdir. Çünkü, güçlü bir marka sistemi ulusal ve uluslararası rekabeti teşvik etmektedir. Bu nedenle de, güvenilir ve güçlü bir marka sisteminin varlığı tüm ülkelerde tüketicilerin yararına olacaktır. 2.3 Uluslararası Marka Tescil Sistemlerinin Ortaya Çıkışı 2.3.1. Markalarda Bölgeselliğin Ortadan Kalkması, Uyumlaştırma ve Küreselleşme Sürecinin Başlangıcı Geçtiğimiz yıllarda fikri mülkiyet dünyasında merkezi TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) Anlaşması olan bir çok temel değişiklik olmuştur. Üye ülkeler kanunlarını modifiye ettikçe, TRIPs Anlaşması ndaki fikri mülkiyetle ilgili konuların modifikasyonu yoluna gidilmiştir. TRIPs in dünya çapında marka 6

kanunları üzerinde dikkate değer bir etkisi vardır. TRIPs Anlaşması ile, temel marka kanunlarının uyumlaştırılmasının yanı sıra, marka uygulamalarını güçleştiren idari ve prosedüre ilişkin işlemlerin ve teknik gereksinimlerin de azaltılması amaçlanmaktadır. Bu uyumlaştırma eğilimi ise, marka kanunları konusunda bölgeselliğin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Bölgesellik kavramı fikri mülkiyet haklarına uygulandığında temel bir takım gerçekler göz ardı edilmelidir. Çünkü, bilgiye ait ürünlerin dünyanın belli bir noktasında kalması söz konusu olamaz. Değişen dünyanın yeni yaklaşımlarıyla birlikte sınai mülkiyet haklarında bölgesellik kavramı da ortadan kalkmaya başlamıştır. 19. yüzyılın sonunda sınai mülkiyet hakları ile ilgili Paris ve Berlin Sözleşmesi olmak üzere iki önemli uluslararası sözleşme ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmalar ulusal kanunlarının harmonizasyonunu amaçlamışlardır. Pazarların kesin sınırlarla ayrıldığı bir dönemde Paris Sözleşmesi yeni bir devir açmış ve sınai mülkiyet anlaşmalarının geçmişinde gözlenen temel hareketin başlangıcını teşkil etmiştir. 2 2.3.2. Uluslararası Tescil Sistemleri Oluşturma Gereksinimi Sınai mülkiyet hakları ülkesel bir etkiye sahiptir. Yani, sınai mülkiyet haklarının varlığı bir ülkenin kanunları tarafından sağlanan kanuni korumaya dayanır. Dolayısıyla, bu şekilde sağlanan bir koruma o ülke toprakları ile sınırlıdır. Ticaretin evrenselleştiği ve malların uluslararası piyasalarda serbestçe dolaşabildiği bir çağda, mallarını bir çok ülkede satmak isteyen girişimciler için bu durumun önemli sakıncaları vardır. Ticaret yapılan her ülkede ayrı ayrı patent, marka ve tasarım tescilleri elde etmek zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum elbette ki ayrı tescil ücretleri, ayrı çeviri ücretleri gibi ekstra masrafları da beraberinde getirecektir. Ayrıca, koruma talep eden ülkede profesyonel danışmalar ya da vekillere çalışmak zorunlu hale gelecektir. Bu da ilave masrafların ortaya çıkmasına yol açacaktır. 2 ibid., s.5 7

Birden fazla ülkede marka korumasının sağlanmasına ilişkin özel bir sorun da, her ülkenin farklı yasalara ve uygulamalara sahip olmasıdır. Örneğin, bir çok ülkede marka tescil başvurularına ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılmamakta ve markalar doğrudan ulusal sicile kaydedilmektedir. Daha sonra tescillerin geçerliliği yalnızca mahkemeler tarafından incelenen tecavüz davaları ile belirlenmektedir. Bir başka sistemde, (örneğin Almanya da geliştirilmiş ve daha sonra Topluluk marka sistemi tarafından da benimsenmiş olan sistemde) önce şekli bir inceleme yapılmakta ve daha sonra marka tescil başvurusu mutlak ret nedenleri çerçevesinde incelenmektedir. Ancak, daha önceki hak sahiplerinin hakları itiraz prosedürleri kapsamında yani nispi ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Diğer taraftan İngiltere, İsveç gibi bazı ülkelerde uygulanan sistemde marka incelemesi ofis tarafından mutlak ve nispi ret nedenlerine göre yapılmaktadır. 3 Marka inceleme sistemleri arasındaki bu farklı yaklaşımlar tescil sürelerinin de farklılaşmasına yol açmaktadır. Bazı ülkelerde bir kaç ayda marka tescili gerçekleşirken, bazı ülkelerde prosedür yıllarca sürebülmektedir. Ayrıca, ulusal sistemlerde mevzuatların ve bakış açılarının farklı olmasından kaynaklanan farklı inceleme standartları da oluşmuştur. Yani, markanın ayırt edici niteliğinin bulunmaması, yanıltıcı olması, tanımlayıcı olması ya da markanın önceki markalarla karşılaştırılma ihtimali bulunması gibi ret nedenleri farklı ülkelerde farklı uygulamalara tabidir. Bir marka, aynı dili konuşan iki ayrı ülkenin birinde tescil edilirken diğerinde mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilebilmekte, bu durum ise başvuru sahipleri açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Farklı diller konuşulan ülkelerde marka farklı anlamlar taşıyabilmekte, örneğin İngilizce anlamı olmayan bir kelimenin Fransızca ya da Japonca da ya da Arapça da anlamı olabilmektedir. Bu anlamdan ötürü de markanın reddedilebilmektedir. 3 Annad Ruth and Helen Norman, Trademarks Act1994, London: Blackstone Press Limited, 1994. s.260-261 8

Bütün bu faktörler neden uluslararası düzeyde standart bir marka prosedürü oluşturulmadığını ve neden yapılan marka başvurularının hemen ardından tescil elde edilmediğini açıkça ortaya koymaktadır. 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris Sözleşmesi ve Mart 1994 yılında imzalanan TRIPs Anlaşması nda markayı tanımlayıcı nitelikte ifadeler yer almaktadır. Her iki Anlaşma da, üye ülkeleri belirli birtakım kriterlere uymak konusunda zorunlu kılmaktadır. Ancak ulusal prosedür seçimi her zaman bir egemenlik konusu olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple, ulusal ofisler kendi inceleme ve değerlendirme sistemlerini korumak konusunda hassas davranmaktadırlar. Dahası, markalar bir çeşit iletişim aracı oldukları için malların ve hizmetlerin üretildiği ülkenin kültürünün ve dilinin bir parçası olarak görev yapmaktadırlar. Bu sebeple, marka başvurusu yapmayı tasarlayan kişi markanın yalnızca kendi ülkesindeki tüketicilere değil tüm dünyadaki tüketicilere ulaşabileceğini göz önünde bulundurmalı ve buna göre marka seçimi yapmalıdır. 2.3.3 Uluslararası Marka Sisteminin Başlangıcı; Paris Sözleşmesi Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi patentleri, markaları ve haksız rekabet konularını içeren temel nitelikli bir uluslararası anlaşmadır. 1883 yılında ihdas edilen Paris Sözleşmesi ile üye devletlerde fikri mülkiyet haklarının standardizasyonu ve basitleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu Anlaşma daha sonra; - 1900 tarihinde Brüksel de, - 1911 tarihinde Washington da, - 1925 tarihinde Lahey de, - 1934 tarihinde Londra da, 9

- 1958 tarihinde Lizbon da, - ve son olarak 1967 yılında Stokholm de değişikliklere uğramıştır. Paris Sözleşmesi nin temel olarak iki amacı vardır: 1) Uluslararası marka ve patent korumasını düzenlemek ve kolaylaştırmak, 2) Haksız rekabet fiillerini asgariye indirmek. Bu amaçlara ulaşmak için Paris Sözleşmesi milli muamele prensibini esas almıştır. Milli ya da ulusal muamele prensibi Paris Sözleşmesi ne taraf bir ülkenin kendi vatandaşlarına sağladığı sınai mülkiyetle ilgili hakları anlaşmaya taraf diğer ülke vatandaşlarına da sağlaması anlamına gelmektedir. Paris Sözleşmesi, fikri mülkiyet hakları konusunda en fazla devletin taraf olduğu anlaşmadır. Paris Sözleşmesi esas olarak sınai mülkiyet haklarının uyumlaştırılması ile ilgilidir ve üye ülkelerin birbirlerinin vatandaşları arasında ayrım yapmayacağı esasını içermektedir. Dolayısıyla, üye ülkelerin vatandaşları Paris Sözleşmesi ne taraf olan tüm üye ülkelerde aynı haklara, avantajlara ve korumaya sahip olacaklardır. Paris Sözleşmesi nin getirmiş olduğu önemli bir yenilik de rüçhan hakkı dır. Buna göre, bir üye ülkede marka başvurusu yapıldıktan sonra altı ay içerisinde Sözleşme ye taraf diğer ülkelere yapılan başvurularda, başvuru tarihi ilk başvuru tarihi olarak kaydedilecektir. Paris Sözleşmesi nin diğer bir önemli hükmü tanınmış marka korumasına ilişkindir. Sözleşme nin birinci mükerrer 6 ncı maddesinde tescilli olsun ya da olmasın üye ülke tanınmış markalarının korunacağı hükmü yer almaktadır. 10

Paris Sözleşmesi nin uluslararası anlaşmalar ilgili 19 uncu maddesi üye ülkeler için önemli açılımlar yaratacak bir hüküm içermektedir. Bu madde ; Birlik üyeleri Sınai Mülkiyetin himayesi için kendi aralarında ayrı ayrı, özel Antlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar. Ancak bu anlaşmalar bu konvansiyon hükümlerine aykırı olamayacaktır. hükmünü içermektedir. Bu hükümle birlikte Paris Sözleşmesi ne taraf ülkeler için yeni uluslararası anlaşmalar yapma imkanları doğmuştur. Bu çerçevede, Paris Sözleşmesi nin 19 uncu maddesi bir çok uluslararası anlaşmanın dayanağı olmuştur. 2.3.4. Uluslararası Tescil Sistemleri Paris Sözleşmesi nin ortaya çıkışı ile birlikte sınai mülkiyet haklarıyla ilgili birçok yeni anlaşma oluşturulmuş ve markalar, patentler ve endüstriyel tasarımlarla ilgili çeşitli uluslararası tescil sistemleri kurulmuştur. Bu kapsamda, markaların uluslararası tesciline ilişkin iki çeşit sistemin varlığından söz edilebilir. Birincisi, sadece belirli bir bölgede yer alan ülkeler kapsamında koruma sağlayan bölgesel sistemlerdir. İkincisi ise bir Anlaşma çerçevesinde düzenlenen ve belli bir coğrafi kapsam gözetmeksizin koruma kapsamının anlaşmaya taraf olan ülke ya da örgütlerin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olduğu uluslararası sistemlerdir. 2.3.4.1. Bölgesel Sistemler Markaların uluslararası tescili ile ilgili bilinen üç bölgesel sistem vardır. Bu sistemler, başvuru sahibinin birden çok ülkede geçerli olan tek bir tescil sahibi olmasına imkan vermektedir. 11

Markaların korunmasına ilişkin üç temel bölgesel sistemin varlığından söz edilebilir. a) Benelüks Marka Tescil Sistemi : Benelüks Marka Tescil Sistemi, üç Avrupa ülkesinin (Belçika, Lüksemburg ve Hollanda) oluşturduğu bir sistemdir. 1971 yılında Benelüks Marka Koruma Sistemi nin oluşturulmasıyla başlamıştır. Benelüks Marka Sisteminde bu üç ülkeye ait ortak bir marka kanunu oluşturulmuştur ve bütün işlemler tek bir ofis aracılığıyla yürütülmektedir. Benelüks Marka Kanunu Avrupa nın en modern ve kapsamlı marka kanunlarından biri olarak nitelendirilir ve Topluluk Marka Direktifi nin oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Benelüks Marka Ofisi ne yapılan başvurular tescile dönüşürse, söz konusu her ülkede marka koruması sağlanmaktadır. 4 b) Afrika Sınai Mülkiyet Örgütü (OAPI) : OAPI, Orta ve Batı Afrika ülkelerinden Benin, Burkina-Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahilleri, Mali, Mauritania, Nijerya, Senegal, Togo nun üyesi olduğu bir sınai mülkiyet örgütüdür. Bu örgütün faaliyetleri kapsamında marka tescil işlemleri de yer almaktadır. Örgütün resmi dilleri İngilizce ve Fransızca dır. c)topluluk Marka Sistemi : Bölgesel sistemlerden Topluluk Marka Tescil Sistemi ise Avrupa Birliği üyesi 15 ülke kapsamında koruma sağlamaktadır. Yukarıda sayılan iki bölgesel sisteme göre çok daha kapsamlı ve tercih edilen bir sistemdir. Ayrıca Benelüks Sistemi ni oluşturan üye ülkelerin hepsi Avrupa Birliği üyesi olduğu için koruma kapsamı bu ülkeleri de içermektedir. Bu sistem, tezin kapsamında dördüncü bölümde ayrıca incelenecektir. 4 Gielen Charles, Likelihood of Association: What does it mean?trademark World 84, 1996, s.20 12

2.3.4.2. Uluslararası Sistemler Bu kapsamda, uluslararası sistemler arasında Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve bu Anlaşma ya ilişkin Protokol sayılabilir. Madrid Anlaşması ve Protokolü birlikte Madrid Sistemi ni oluşturmaktadır. Bu sistemin kapsamı oldukça geniştir ve başvuru sahiplerine ucuz, çabuk, etkin bir uluslararası başvuru yapma imkanı sağlamaktadır. Bu tezin esas kapsamını uluslararası tescil sistemlerinden Madrid Protokolü ve Topluluk Marka Sistemi nin karşılaştırmalı incelemesi oluşturduğu için ilerleyen bölümlerde detaylı olarak bu iki sistemden bahsedilecektir. 13

BÖLÜM 3 MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD SİSTEMİ 3.1. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması 3.1.1. Madrid Anlaşması nın Tarihçesi Paris Sözleşmesi sınai mülkiyet haklarına dair birbirinden farklı bir çok konusuyu içeren özel anlaşmaları düzenlemektedir. Bu anlaşmalar daha sonra uyumlaştırılmakta ve uluslararası sisteme entegre olmaktadır. Paris Sözleşmesi kapsamında düzenlenen bir özel birliğe katılabilmek için öncelikle Paris Sözleşmesi ne üye olmak gerekmektedir. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması da böyle bir düzenlemedir. Madrid Anlaşması, Paris Sözleşmesi nin üye ülkelerin kendi aralarında anlaşmalar yapabileceği hükmünü içeren 19 uncu maddesi kapsamında düzenlenmiştir. 1890 yılında Madrid de düzenlenen diplomatik konferansta İsviçre delegasyonu yurt dışında ticari alanda kullanılan markaların çoğunun tescilsiz olduğuna ve bu durumun ticareti olumsuz yönde etkilediğine değinerek, uluslararası bir tescil sistemi oluşturma önerisinde bulunmuştur. Bu önerinin genel olarak benimsenmesinin ardından Madrid Anlaşması, Paris Sözleşmesi nin Madrid deki revizyon konferansında tamamlanmış ve 14 Nisan 1891 yılında Paris Sözleşmesi ne taraf 14 ülkeden 9 u tarafından Madrid de imzalanmıştır. Bu Anlaşma daha sonra 1892 de Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre nin, 1893 yılında Hollanda ve Portekiz, 1894 yılında İtalya nın katılımı ile işlerlik kazanmıştır. 5 Madrid Anlaşması bu tarihten sonra; 5 Campbell Dennis et al., Trademarks : Legal and Business Aspects, Kluwer Law and Taxation Publishers Boston,, 1994, s.48 14

- 1900 yılında Brüksel de, - 1911 yılında Washington da, - 1925 yılında Lahey de, - 1934 yılında Londra da, - 1957 yılında Nis te - 1967 ve son olarak da 1979 yılında Stockholm de revize edilmiştir. 3.1.2. Madrid Anlaşması nın Temel Özellikleri Madrid Anlaşması markaların tesciline ilişkin uluslararası bir mekanizmanın temelini atmıştır. Madrid Anlaşması ile üye ülkelerdeki marka sahiplerine, ülkelerinden tek bir başvuru yaparak Anlaşma ya taraf olan diğer ülkelerde marka koruması talep etme imkanı sağlanmıştır. Madrid Anlaşması merkezi Cenevre de bulunan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yürütülmektedir. Madrid Anlaşması kapsamında başvuru yapabilmek için Anlaşma ya taraf olan ülkenin vatandaşı olmak ya da Anlaşma ya taraf olan bir ülkede yerleşik olmak ya da ticari ve etkin bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca bir başvuru sahibinin Anlaşma kapsamında bir başka ülke için marka tescil başvurusunda bulunabilmesi için, markasının ulusal ofisinde tescilli olması gerekmektedir. Anlaşma kapsamında uluslararası başvuruda bulunabilmek için öncelikle ulusal ofiste tescilli bir markaya sahip olmak gerekmektedir. Başvuru sahibinin ülkesindeki tescilli markası esas tescil olarak adlandırılır. Başvuru sahibi, bu esas tescili temel alarak ulusal ofiste bir uluslararası tescil başvurusunda bulunur. Bu 15

başvuruda, başvuru sahibi koruma talep ettiği üye ülkeleri belirlemelidir. Ulusal ofis başvuruyu şekli açıdan inceledikten sonra WIPO ya iletir. WIPO başvuruyu şekli olarak inceler ve uygun bulursa bir tescil numarası verip WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi nde yayınlar. Daha sonra başvuru, koruma talep edilen üye ülkelere (belirlenen akit taraflar), o ülkelerin ulusal mevzuatları çerçevesinde incelenmek üzere gönderilir. Belirlenen akit taraf marka başvurusuna ilişkin olarak bir yıl içerisinde bir ret cevabı göndermezse, marka o ülkede tescil edilmiş sayılır. Anlaşma nın önemli özelliklerinden biri de merkezi saldırı (central attack) hükmüdür. Bu hüküm kapsamında bir uluslararası tescil ülkesindeki ulusal (esas) tescile beş yıl süreyle bağımlıdır. Beş yıl içinde esas tescilin iptali, hükümsüz kılınması ya da geri çekilmesi durumunda uluslararası tescil uluslararası sicilden silinecek ve koruma talep edilen ülkelerde iptal edilecektir. Uluslararası marka başvurusunun sahibi ulusal ofisteki başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde rüçhan talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, Madrid Anlaşması na taraf olmayan bir ülkenin girişimcileri, Anlaşma ya taraf ülkelerden birinde yerleşik ise ya da ticari bir işletmeye sahip ise Anlaşma kapsamında başvuruda bulunabilmektedir. Madrid Anlaşması nın yürürlüğe girişinden itibaren üye ülke sayısı artmış olsa da 1979 yılına kadar toplam üye ülke sayısı 25 i geçmemiştir. Anlaşma, aslen global ve kapsamlı bir uluslararası tescil sistemi olarak ortaya çıkmış, ancak geniş kapsamda uluslararası kabul görmediği için amacına ulaşamamıştır. Güney ve Orta Amerika ülkeleri, Asya ülkelerinin birçoğu ile Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya gibi dünyadaki pek çok ülke Anlaşma ya taraf olmayı kabul etmemişlerdir. Ancak yine de Madrid Anlaşması popüler bir sistem olduğunu kanıtlamıştır. 1997 yılının sonunda 333.000 uluslararası tescilin yürürlükte olduğu belirlenmiştir. 6 6 Lewis Terril, Towards Implementation of The Madrid Protocol inthe United States, The Trademark Reporter, No:89, 1999,s.923 16

Tablo 1: 1893-1990 yılları arasında Madrid Anlaşması kapsamında kaydedilen tescil ve yenileme sayıları 7 Madrid Anlaşması nın Yüz Yılı Yıl 1893 1910 1930 1950 1970 1990 Toplam Tescil ve Yenileme Sayısı 76 1.409 5.760 6.309 13.059 22.011 1893 yılından 1990 yılına kadar çeşitli yıllarda uluslararası sicilde kaydedilen tescil ve yenileme sayıları Tablo 1 de gösterilmektedir. Bu tablodan da açıkça görüldüğü gibi Anlaşma nın ilk yıllarından itibaren tescil ve yenileme sayıları önemli artışlar göstermiştir. 3.1.3. Madrid Anlaşması nın Avantajları Madrid Anlaşması uluslararası tescil sistemlerinin temeli olmuş ve başlangıcından bu yana marka sahipleri için önemli kolaylıklar getirmiştir. Sınai mülkiyet haklarının önemli bir alt dalı olan marka kavramı Madrid Anlaşması ile birlikte yeni bir bakış açısı kazanmış ve bu Anlaşma ile birlikte markaların uluslararası tescili konusundaki boşluklar da önemli oranda doldurulmuştur. Bu sistemin temel avantajı bir marka sahibinin ulusal ofisinde tescilli olan markasını esas alarak Anlaşma ya taraf diğer birçok ülkede başvuruda bulunabilmesidir. Bu kolaylık, başvuru sahibini birçok prosedürden ve ekstra masraflardan kurtarmaktadır. Sistemin diğer bir avantajı da benzer şekilde yenilemelerin ve markada yer alan değişikliklerin tek bir taleple tüm ülkelere iletilmesidir. Ayrıca, başvuru 7 Bogsch Arpad, The Centenary of tthe Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Trademark Worlde, 40, 1991, s.27 17

sahipleri markalarının koruma talep ettikleri bir ülkede tescil edilip edilmediğini öğrenmek için çok fazla beklemek zorunda değildirler. Çünkü, koruma talep edilen bir akit taraftan bir yıl içerisinde herhangi bir ret bildirimi yapılmazsa, başvuru o ülkede tescil edilmiş sayılacaktır. Bu da, sistemi çabuk ve pratik kılan bir etkendir. Madrid Anlaşması ulusal ofisler için de birtakım avantajlar taşımaktadır. Örneğin, ulusal ofislerin Uluslararası Büro tarafından gönderilen başvuruları sınıflandırmak ya da yayınlamak gibi zorunlulukları yoktur. Bu da ulusal ofisler için iş yükünün azalmasına yol açacak ve uluslararası tescil sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır. 3.1.4. Madrid Anlaşması nın Dezavantajları Madrid Anlaşması nın bir çok avantajına rağmen, bu Anlaşma ya neden çok fazla katılım sağlanamadığı sorusu akla gelmektedir. Bunun sebebi Madrid Anlaşması nın temel ilkeleri ile bir çok ülkedeki kendine özgü (sui generis) marka sisteminin uyuşmamasıdır. Öncelikle Madrid Anlaşması na göre bir marka sahibi ülkesinde tescil elde edene kadar uluslararası başvuruda bulunamamaktadır. Oysa, bir çok ülkede marka tescili işlemleri çok uzun süreler almaktadır. Başvuru sahipleri kendi ülkelerinde ulusal bir tescil elde edemeden Anlaşma kapsamında uluslararası tescil başvurusunda bulunamayacakları için, Madrid Anlaşması nın öngördüğü sistem yerine koruma talep edilen ülkelere ulusal prosedürler çerçevesinde başvuruda bulunmayı tercih edeceklerdir. İkinci olarak Madrid Anlaşması na göre belirlenen bir akit taraf başvurudan itibaren en geç bir yıl içerisinde bir ret cevabı gönderebilmektedir. Bir yıl içerisinde belirlenen akit taraflardan herhangi bir ret cevabı gönderilmezse, marka o ülkede tescil edilmiş sayılmaktadır. Ancak bu bir yıllık süre marka incelemesi için oldukça kısa bir süredir. Özellikle, mutlak ret nedenlerinin yanı sıra nispi ret nedenleri 18

çerçevesinde de marka tescil incelemesi yapan ülkeler (örneğin, İngiltere, Türkiye, İsveç ) için bir yıllık ret bildirim süresi yeterli değildir. Çünkü çoğu zaman itiraz prosedürleri de devreye girmekte ve marka inceleme süresi birkaç yılı bulabilmektedir. Anlaşma nın üçüncü dezavantajı ise merkezi saldırı (central attack) hükmüdür. Buna göre menşe ofisteki bir tescil, uluslararası başvurudan itibaren 5 yıllık süre içerisinde iptal edilir, hükümsüz kılınır ya da geçersiz sayılırsa belirlenen akit tarafların tümünde elde edilen tesciller de geçersiz sayılacaktır. Bu, marka sahipleri için önemli bir handikaptır. Çünkü bazı ülkelerde markanın geçersizliğinin iddiasıyla markaların iptali sıklıkla görülmektedir ve bu durum markalar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Dördüncü olarak, Madrid Anlaşması na göre Fransızca nın resmi dil olması büyük bir dezavantajdır. Bu sebeple, İngilizce ve İspanyolca konuşulan bir çok ülke Anlaşma ya taraf olmamaktadır. Çünkü, Madrid Anlaşması nda kullanılan tüm dokümanların Fransızca ya çevrilmesi ve yayınların Fransızca yapılması gerekmektedir. Bu durum, bir çok ülke için idari sorunlara yol açacaktır. Anlaşma nın yukarıda sayılan dezavantajları sebebiyle başta A.B.D. olmak üzere İngiltere, Japonya ve bir çok Avrupa ülkesi Anlaşma ya taraf olmayı düşünmemişlerdir. Bu aşamada daha entegre bir uluslararası marka sisteminin araştırılmasına ilişkin uluslararası bir konsensüs doğmuştur. 3.2. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü 3.2.1. Madrid Protokolü nün Tarihçesi 1960 larda Madrid Anlaşması nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak yeni bir anlaşma oluşturmak için çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1973 yılında Viyana da Marka Tescil Anlaşması ( TRT) kabul edilmiştir. Bu anlaşma 1980 yılında 19

5 ülkenin katılımı ile (Burkina Faso, Kongo, Gabon, Sovyetler Birliği ve Togo) yürürlüğe girmiştir. 8 TRT nin temel amacı çok uluslu bir tescil sistemi yaratmak ve ulusal tesciller elde etmekti. Bunun için başvurular WIPO ya gönderilecek ve belirlenen tüm üye devletlerde aynı etkiye sahip olacaktı. Ancak TRT de hiçbir zaman amacına ulaşamadı, Madrid Anlaşması nın yerini alamadı. 1980 lere gelindiğinde TRT ortadan kaybolmuş ve Madrid Anlaşması ise önemli bir gelişme gösterememişti. Bunun üzerine WIPO yeni bir marka anlaşması tasarlamaya başladı. Yeni oluşturulacak anlaşmanın Madrid Anlaşması nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanması konusunda uzlaşma sağlandı. 1986 yılında WIPO tarafından Madrid Anlaşması na taraf ülkelerin ve Madrid Anlaşması na taraf olmayan Avrupa Birliği üyesi dört ülkenin (İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Danimarka) marka uzmanlarından oluşan bir grup oluşturuldu ve Madrid Anlaşması nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak yeni bir uluslararası tescil sistemi oluşturma çalışmaları başlandı. Bu grubun iki temel görevi vardı: 9 1.) Madrid Anlaşması na taraf olmayan ülkelerin kabul edebileceği yeni bir uluslararası marka tescil sistemi oluşturmak, 2.) 1996 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Topluluk Marka Sistemi ile yeni sistem arasında bir bağ oluşturmak. Tartışmalar sırasında uzmanlar Madrid Anlaşması nın etkin bir biçimde işlediğini ve Madrid Anlaşması nda dezavantaj oluşturan hususların ortadan kaldırılması halinde yeni bir anlaşma oluşturulabileceğine karar verdiler. Bu toplantı sonrasında WIPO 1986 tartışmaları sonucu ortaya çıkan önerileri taslak haline getirecek bir hazırlık komitesi oluşturdu. Aralık 1988 yılında, hazırlık 8 Leaffer, op.cit., s.7 20

komitesi Madrid Anlaşması nın bir parçası olmayan yeni bir protokol oluşturulması konusunda görüş birliğine vardı. Ancak Madrid Anlaşması nın ve Protokol ün aynı birlik altında toplanmasına ve bu oluşumun Madrid Birliği Genel Kurulu (Madrid Assembly) tarafından idare edilmesine karar verildi. Madrid Anlaşması ndan 98 yıl sonra, 27 haziran 1989 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması na Dair Protokol (bundan sonra Madrid Protokolü ya da Protokol olarak anılacaktır) Madrid de kabul edildi. Bu Protokol, Madrid Anlaşması nın temel özelliklerini (basitlik, etkinlik ve ekonomik olma) muhafaza etmekteydi. Madrid Protokolü 1995 yılında İspanya, Küba ve Çin ile 1996 yılında Almanya, Monako, Kore Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti nin katılımı sonrasında 1 Nisan 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 10 Aralarında birçok benzerlik olmasına karşın Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü iki farklı anlaşmadır. Ancak benzerlikleri dolayısıyla ve bir Ortak Yönetmelik le düzenlenmiş ortak kuralları içerdikleri için birbiriyle ilişkilidirler. Bu sebeple, bu iki sistem Madrid Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu iki anlaşmanın bir sistem içinde birleştirilmesi, bir dizi düzenleyici hükümle kolaylaştırılmıştır. Her iki sisteme ilişkin ortak ücret listesi (bireysel ücretler hariç) ve resmi formlar vardır. Bu ortak formlara getirilen bir istisna ise üç versiyon şeklinde tasarlanmış bulunan uluslararası başvuru formudur. Formların bir tanesi Anlaşma tarafları, diğer Protokol tarafları, diğeri de hem Anlaşma hem de Protokol tarafları içindir. 9 Campbell, op.cit., s. 56-57 10 Yalçıner Uğur, Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Protokolü, Finansal Forum, 11.01.1999 21

3.2.2. Madrid Protokolü nün Getirdiği Yenilikler Madrid Protokolü ile birlikte, uluslararası tescil sistemine birçok yenilik getirilmiştir. Bu yeniliklerin iki amacı vardır; birincisi birçok nedenle Madrid Anlaşması na taraf olmayan ülkeler için sistemi kolaylaştırmak ve sistemin coğrafi kapsamını genişletmek, ikincisi ise Madrid sistemi ile Topluluk Markası sistemi arasında bağ oluşturarak kullanılan iki sistemi birleştirmek ve her iki sistemden azami fayda elde edilmesini sağlamaktır. Madrid Protokolü nün uluslararası tescil sistemine getirdiği başlıca yenilikler şu şekilde sıralanabilir. i) Madrid Anlaşması ndan farklı olarak, Protokol kapsamında başvuru sahipleri uluslararası başvurularını yalnızca ofislerindeki bir tescile değil, aynı zamanda başvuruya da dayandırılabilmektedir. ii) Protokol ile birlikte getirilen bir diğer yenilik de belirlenen akit taraflar için ret bildirim süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılmasıdır. Bu hüküm 12 aylık süreyi marka incelenmesi için oldukça kısa bulan ülkelerin Protokol e katılımını sağlamak için konulmuştur. Ayrıca, ret bildirim süresinin olası itiraz durumunda uzaması halinde 18 aylık süre uzatılabilmektedir. iii) Madrid Protokolü ile birlikte Protokol e taraf ülke ofisleri, bireysel ücret talep edebilmektedir. Oysa Madrid Anlaşması nda uluslararası başvuru ücreti her ülke için standarttır ve bir çok ülkenin ulusal başvuru ücretine göre daha düşüktür. Dolayısıyla, uluslararası başvuru ücretinin miktarı ile ulusal başvuru ücretinin miktarı arasında önemli farklar oluşmaktadır. Bu durum ise üye ülkelerin bir kısmının çıkarlarıyla çelişmektedir. Protokol kapsamında bu çelişki giderilmeye çalışılmış ve üye ülkelere ulusal başvuru ücretlerinden fazla olmamak kaydıyla bireysel ücret talep edebilme imkanı tanınmıştır. iv) Madrid Anlaşması nın önemli bir özelliği de merkezi saldırı hükmüdür. Buna göre, uluslararası tescil beş yıl süreyle esas tescile ya da başvuruya bağımlı kalmaktadır. Esas tescilin ya da başvurunun etkisini yitirmesi 22

durumunda uluslararası tescil de iptal edilmektedir. Madrid Protokolü ile birlikte getirilen yeni düzenleme ile iptal edilen uluslararası tescillerin başvuru tarihi itibariyle koruma talep edilen ülkelerde ulusal ya da bölgesel başvurulara dönüşümü mümkün kılınmıştır. v) Madrid Protokolü nün başvuru sahipleri açısından en önemli yeniliklerinden biri de devletlerin yanı sıra hükümetlerarası örgütlerin de uluslararası tescil sistemine taraf olabilmesidir. Bu yenilikle birlikte, Avrupa Birliği nin dolayısıyla Topluluk Marka Sistemi nin Madrid Protokolü ne üyeliğinin yolunun açılması hedeflenmiştir. vı) Protokol ün getirdiği bir yenilik de Fransızca nın yanı sıra İngilizce nin de resmi başvuru dili olarak kullanılabilmesidir. Madrid Protokolü, yukarıda sayılan yeni özelliklerinin dışında diğer bir çok konuda Madrid Anlaşması ile benzer yapıdadır. Ayrıca, Madrid Protokolü ile birlikte uluslarüstü (supranasyonal) bir marka yaratılmamakta, başvuru sahiplerine tek bir başvuru ile bir dizi ulusal veya bölgesel başvuruda bulunma imkanı sağlanmaktadır. 3.2.3. Madrid Protokolü nün Temel Kavramları Madrid Protokolü nün temel özelliklerine değinmeden önce sistemin daha rahat anlaşılabilmesi için, birtakım temel terimlerin açıklanması faydalı olacaktır. Bu terimler hem Madrid Anlaşması nda hem de Protokol de ortak olarak kullanılan ve uluslararası tescil prosedürünün terminolojisini oluşturan ortak kavramlardır. Bu kavramlar, Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşma ya ilişkin Protokol ün Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde de tanımlanmıştır. 23

Uluslararası Başvuru (International Application): Anlaşma ya da Protokol veya her ikisi uyarınca ulusal ofiste işleme sokulan uluslararası tescil başvurusu, UluslararasıTescil (International Registration): Anlaşma ya da Protokol ya da her ikisi her ikisi uyarınca uluslararası başvurusu yapılan bir markanın tescili, Akit Taraf (Contracting Party): Anlaşma ya taraf olan devlet veya Protokol e taraf olan devlet veya hükümetlerarası örgüt, Başvuru Sahibi (Holder): Uluslararası başvuruyu yapan gerçek ya da tüzel kişi, Esas Başvuru (Basic Application): Bir akit tarafın ofisi tarafından işleme konan ve bir markanın uluslararası tescili için esas oluşturan, o markanın tesciline yönelik başvuru, Esas Tescil (Basic Registration): Bir akit tarafın ofisi tarafı gerçekleştirilen ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan markanın tescili, Belirleme (Designation): Anlaşma ya da Protokol e taraf olan ülkelerde korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme ) talebi veya koruma talebi, Sonraki Belirleme (Subsequent Designation) : Uluslararası tescili müteakip korumanın genişletilmesi amacıyla bir ya da birden fazla ülke için yapılan talep, Belirlenen Akit Taraf (Designated Contracting Party): Korumanın genişletilmesi talebinin yapıldığı veya uluslararası sicile böyle bir genişletmenin kaydedildiği akit taraf, Ret (Refusal) : Belirlenen bir akit taraf ofisi tarafından yapılan, söz konusu akit tarafta koruma talebinin kabul edilmediğine ilişkin bildirim, 24

Menşe Ofis (Office of Origin) : Uluslararası tescil başvurusuna ya da tescile dayanak olan esas başvuru ya da tescilin bağlı olduğu ofis, Uluslararası Sicil (International Register): Anlaşma, Protokol ya da Yönetmeliğin kaydedilmesini gerekli kıldığı veya kaydedilmesine izin verdiği uluslararası tescillere ilişkin Uluslararası Büro tarafından tutulan verilerin resmi sicili, Belirlenen Ücret ücretler, (Designated Fee): Ücret çizelgesinde belirtilen uygulanabilir Uluslararası Büro (International Bureau): Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Uluslararası Bürosu. 3.2.4. Madrid Protokolü Çerçevesinde Uluslararası Başvuru Prosedürü 3.2.4.1. Menşe Ofise Başvuru Yapılması Madrid Protokolü çerçevesinde bir markaya ilişkin olarak uluslararası başvuru yapılabilmesi için, markanın ulusal ofiste (menşe ofis) tescilli olması ya da başvuru halinde olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin tabi olacağı akit taraf ; - başvuru sahibinin vatandaşı olduğu akit taraf (eğer akit taraf bir örgütse, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu devletin taraf olduğu örgüt), - başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu akit taraf, - başvuru sahibinin ticari veya etkin bir işletmeye sahip olduğu akit taraf olmalıdır. 25

Başvuru sahibinin tabi olacağı akit tarafa ilişkin bu üç gereksinim başvuru sahibinin menşe ofisle arasındaki bağlar şeklinde de açıklanabilir. Başvuru sahibi vatandaşı olduğu akit tarafa milliyet bağı, yerleşik olduğu akit tarafa ikametgah(ya da yerleşiklik) bağı, ticari bir işletmeye sahip olduğu akit tarafa ise kuruluş bağı ile bağlıdır. Madrid Protokolü kapsamında, Protokol e taraf bir ülkede anılan bu üç bağdan herhangi birine sahip bir kişi ya da kuruluş başvuru yapma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen prosedür çerçevesinde Madrid Protokolü ve Madrid Anlaşması arasında iki önemli fark vardır. Birincisi; Anlaşma kapsamında uluslararası başvuru menşe ofisteki bir tescile dayanmak zorundayken, Protokol kapsamında menşe ofise yapılan bir marka tescil başvurusuna da dayanabilmektedir. İkincisi; Madrid Anlaşması kapsamında menşe ofisin belirlenmesi başvuru sahibinin inisiyatifine bırakılmamıştır. Öncelikle menşe ofis, başvuru sahibinin gerçek bir ticari işletmeye sahip olduğu ülke ofisidir ve bu ülkenin Anlaşma ya taraf olması gerekmektedir. Eğer başvuru sahibi Anlaşma ya taraf olan hiçbir ülkede böyle bir işletmeye sahip değilse, menşe ofis başvuru sahibinin yerleşik olduğu ve Anlaşma ya taraf olan ülkenin ofisidir. Eğer bu koşul da sağlanmazsa, menşe ofis başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke olacaktır. Bu duruma kademeli dizi (cascade) prensibi adı verilmektedir, çünkü eğer menşe ofis birinci değilse ikincidir, ikinci değil ise üçüncüdür ve eğer üçüncü de değilse başvuru yapılabilmesi mümkün değildir. Madrid Protokolü nde kademeli dizi durumu söz konusu değildir. Yalnızca Madrid Protokolü kapsamında yapılacak bir uluslararası başvuruda, başvuru sahibi başvurusunu milliyet, ikametgah ya da kuruluş bağlarından herhangi birini sağlayan akit taraf ofislerinden dilediğinde yapılabilir. Madrid Sistemi kapsamında WIPO Uluslararası Bürosu na doğrudan başvuru yapabilmek mümkün değildir. Uluslararası Büro ya doğrudan yapılacak başvurular usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilecektir. Uluslararası başvurunun menşe ofis aracılığıyla yapılması ve menşe ofiste tescilli bir markayı ya da bir marka başvurusunu esas alması gerekmektedir Nitekim Ortak 26

Yönetmelik te Kural 9 da Uluslararası başvuru Uluslararası Büro ya menşe ofis tarafından sunulur hükmü yer almaktadır. Uluslararası başvuru resmi bir form halinde menşe ofise sunulmalı ve menşe ofisin izin vermesi ya da zorunlu kılması halinde başvuru sahibi ya da vekili tarafından imzalanmalıdır. Bu form Protokol e taraf olan akit devletin seçimine bağlı olarak İngilizce ya da Fransızca doldurulabilir. Yönetmelik te Kural 9 kapsamında bir uluslararası başvuruda yer alması gereken temel bilgiler şunlardır: - başvuru sahibinin adı ve adresi, - varsa başvuru sahibinin vekilinin adı ve adresi, - başvuru sahibinin bağlı olduğu akit taraf, - başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisine ilişkin bilgi (kuruluş, yerleşiklik ya da milliyet bağının belirtimi), - markanın bir örneği, - esas başvuru ya da tescil numarası ve tarihi, - mal ve hizmetlerin uluslararası Nis Sınıflandırmasına göre sınıflandırılmış listesi, - koruma talep edilen ülkelerin listesi, - ödemeye ilişkin bilgiler. 27