MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı amaçlarla tescilidir. Türk marka hukukunda; marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Ancak 556 sayılı KHK md.35 f.1, kötü niyetli marka tesciline, md.7 ve md. 8 deki mutlak ve nispi red nedenlerine dayalı itiraz olanağı yanında ayrı bir itiraz nedeni olarak açıkça yer vermiştir. 556 sayılı KHK Md. 35 f. 1 e göre Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ve başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 3 (Üç) ay içerisinde yapılabilir. Madde lafzından da anlaşılacağı gibi, 556 sayılı KHK da sadece kötü niyetli marka tescillerine yer verilmiştir. Ancak markanın kötü niyetle tescili yanında, markanın kötü niyetle kullanımı ve markayı korumaya yönelik usulü süreç veya talep haklarının kötüye kullanılması olayları da marka hakkının kötüye kullanılması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Burada kastedilenler 556 sayılı KHK md.35 f.1 kapsamına girmemektedirler. Bu bağlamda marka hakkının kötüye kullanılması, markanın kötü niyetle tescili ve markanın kötü niyetli kullanımı olarak ayrı ayrı başlıklar halinde incelenecektir. 1- MARKANIN KÖTÜ NİYETLE TESCİLİ 556 sayılı KHK md. 35 f. 1 hükmü kötü niyetli marka tescil başvuruları için bir itiraz imkânı oluşturmuştur. Buna göre, marka tescil başvurusuna sırf kötü niyet nedenine dayanarak itiraz etmek mümkündür 1. Bu hüküm, belli bir zaman içerisinde kötü niyetli tescillere karşı uygulanabilmesiyle özel ve sınırlı bir nitelik göstermektedir. Markanın kötü niyetle tescil ettirilmesi durumunda, marka hakkı kötüye kullanılmış olmaktadır. Ancak kötü niyetli tescilin kapsamına hangi hallerin gireceği konusunda 556 sayılı KHK da bir açıklık yoktur. Başvurunun kötü niyetle yapılması, genellikle tek yetkili ya da dağıtım ağı mensubunun marka sahibinin izni olmaksızın kendi adına markayı tescil ettirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır 2. Tekinalp e göre, başvurunun kötü niyetle yapılması ile 1 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat kitapçılık, 2004, s.878 2 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat kitapçılık, 2004, s.830
neyin kastedildiği açık değildir, bununla gerçekte kullanılmayıp yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ve şantaja yönelik başvurular ifade edilmektedir 3. Bilgili ye göre ise, md. 35 f.1 hükmünden anlaşıldığı kadarıyla, mutlak ve nispi red nedenleri yoluyla karşılanamayan veya örtülemeyen tescil engelleri girmektedir. Zira kötü niyetli tescile itiraz imkanı kapsamında mutlak ve nispi red nedenleri dışındaki tüm tescil engellerinin eğer diğer koşulları da mevcutsa denetimi yapılabilecektir ve md. 35 f.1 in ifadesi bu şekilde yoruma müsaittir. Bu nedenle kötü niyetle marka tesciline dayalı itirazın kapsamına 556 sayılı KHK ile bir markadan beklenen normal kullanma, yararlanma ve onu koruma amacına aykırılık teşkil eden marka başvuruları girmektedir 4. 1.1- MARKANIN KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİNDE İTİRAZ USULÜ 556 sayılı KHK md. 35 f. 1 e göre, Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. Madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun ilanından itibaren 3 (Üç) ay içerisinde yapılabilir. 556 sayılı KHK md. 35 f.3 ün açık hükmü gereği kötü niyetli tescil başvurusuna itiraz, Türk Patent Enstitüsü ne (TPE) yöneltilecek yazılı ve gerekçeli bir dilekçe ile gerçekleştirilir. İtiraz, tescil başvurusunun Resmi Marka Bülteni nde yayımlanmasından itibaren 3 (Üç) ay içerisinde yapılmalıdır. Enstitü, itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen 1 (Bir) aylık süre içerisinde yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. İstenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler süresinde TPE ye verilmediği takdirde itiraz hiç yapılmamış sayılacaktır. (556 sayılı md.35 f.4) İtiraz, madde metninden de anlaşılacağı üzere ancak ilgili kişiler tarafından yapılabilir. İlgili kişi ya da kişiler ise başvurunun tescil edilmesinden zarar görebilecek kimselerdir 5. Yapılan itiraz üzerine TPE itirazı inceler ve karar verir. TPE, kötü niyetli tescile itirazı yerinde bulursa başvuruyu reddeder. Bu durumda başvuru sahibi karara itiraz edebilir. Buna karşın tescile itiraz reddedilirse itiraz sahibi, red kararının kendisine tebliğinden itibaren 2 (İki) ay içerisinde TPE nin kararına karşı 556 sayılı KHK md.47 f.1 e dayanarak itiraz edebilir. Burada yer alan 2 (İki) aylık süre hak düşürücü niteliğe sahiptir 6. TPE nin ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na gönderir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 1 (Bir) ay içinde diğer taraf ve makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında tarafları görüş bildirmeye davet etmesi gerekir. İtirazın incelenmesinden sonra Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu karar verecektir. Bu kurulun verdiği karar kesin olup, kurulun kararının menfi olması halinde, kararın iptali için artık TPE bünyesinde itiraz mümkün olmayıp, kararın tebliğinden itibaren 2 (İki) ay içinde TPE ye kaşı ihtisas mahkemesinde dava açılabilir. 3 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2002, s.335 4 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.95 5 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2002, s.335 6 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s.926
1.2- MARKANIN KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİNDE İSPAT SORUNU Türk hukukunda kötü niyetli tescil başvuruları kapsamında ilke olarak engelleme amaçlı markanın, tuzak markasının, spekülasyon markasının, tekrarlama markasının, transfer markasının tescil için başvurulabilmesi mümkündür 7. Ancak bu markalar bağlamında kötü niyetli tescilin mevzu bahis olması, tescile başvuru esnasında başvuru sahibinin bu markayla ilgili olarak taşıdığı kötü niyetin varlığı gerekir. Ancak, kötü niyetli tescil başvurusunu salt kötü niyet nedenine dayanarak reddine yol açmak fiiliyatta oldukça zordur. Çünkü kötü niyetin çok ağır ve açık olması halleri haricinde bu durumun varlığının tescile başvuru aşamasında yeterli bir şekilde anlaşılması ve bunu ilgilinin fark ederek itiraz yoluna başvurması oldukça zordur. Zira itiraz, 3 (Üç) aylık sınırlayıcı süreye tabidir. Tescilin kötü niyetle gerçekleştiği, çoğu kez tescilden sonraki bir aşamada marka sahibinin markayı kullanma ve davranış biçimi ve tutumlarından anlaşılabilmektedir. Ayrıca TPE nin inceleme süreci de kötü niyetli tescilin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılmasına müsait değildir 8. Bu durumda geriye, eğer şartları oluşmuşsa ya kötü niyetli marka kullanımına ilişkin MK md.2 kuralının uygulanma seçeneği kalacak veya da 556 sayılı KHK da öngörülen hükümsüzlük hallerinin (556 sayılı KHK md. 42) geniş yorumlanması yoluyla olayın bu maddeye ilişkin mutlak veya nispi red nedenleri içine sokularak koruma sağlanması yoluna gidilecektir 9. 2- MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI Markadan doğan yararlanma, kullanma, talep ve dava haklarının kötüye kullanılması, kötüye kullanmanın tescilden sonraki bir zaman içinde gerçekleşmesinden dolayı kötü niyetli tescilden ayrılmaktadır. Kötü niyetli kullanımlarda ilke olarak tescil başvurusunda kötü niyet mevcut değildir. Normal ve dürüst bir biçimde markasını tescil ettiren kişi daha sonraki bir aşamada ya da dönemde markasını 556 sayılı KHK nın tasvip etmediği ve normal bir markadan beklenmeyen işlev ve amaçlarda kullanabilir 10. Markanın kötü niyetle kullanılması olayları için 556 sayılı KHK da açık bir hüküm yoktur. Zira kötü niyetli tescil başvurusu 556 sayılı KHK md.35 f.1 hükmündeki ilgililerin itirazına konu olurken, daha sonradan marka hakkının kötüye kullanılması ilke olarak hükümsüzlüğe değil, MK md. 2 uyarınca kötüye kullanma itirazının veya başkaca taleplerin ileri sürülmesine yol açabilecektir 11. Markadan doğan hakların kötü niyetli kullanılmasının belli başlı ortaya çıkış şekli, markadan doğan talep ve dava haklarının kötü kullanılması halidir. Uygulamada bu tür kötüye kullanmalarda marka sahibinin hakkı, MK md.2 f.2 kuralı gereğince tanınmamaktadır. Çünkü MK md.2 f.2 hakkın kötüye kullanılması teşkil eden davranışın hukuken himaye 7 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.254 8 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.254 9 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.251 10 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.96 11 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.250
görmeyeceğini ifade etmektedir. Marka sahibinin somut olaydaki kötü niyetli davranışından dolayı, kendi marka hakkını korumak için 556 sayılı KHK nın öngördüğü talep ve dava haklarına müracaat etse bile, bunlar hukuki sonuç doğurmayacak ve karşı tarafa herhangi bir tesirde bulunmayacaktır. Yani burada kötü niyetli marka sahibi kullandığı hak veya dava hakkından beklediği sonucu elde edememektedir. Dürüstlük kuralı gereğince, hakkın açıkça kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez. Bununla ilgili olarak Yargıtay Grin Nicci kararında;...davalının, davacı tarafından markasını taşıyan saatleri yine bu marka adı altında davacıdan (Kore den) ithal edip, Türkiye de pazarladıktan ve bu saatlerin ithalinin ve dolayısı ile Türkiye deki satış yetkisinin elinden alınması sebebiyle bu markayı iltibasa meydan verebilecek şekilde kendi adına tescil ettirmesi hukukun temel ilkelerinden olan ve MK nın ikinci maddesinde yer alan iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket etme yükümlülüğüne de ters düşmekte olduğundan hukuken himayesi mümkün görülmemiştir demek suretiyle kötü niyetli tescilin hukuken korunamayacağına karar vermiştir 12. 556 sayılı KHK da, marka tescili başvuruları değerlendirilirken ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağına dair düzenleme getirilmemiştir. Yargıtay, bu konudaki yasal boşluğu doldurmaya yönelik kararlar vermektedir. Şöyle ki; SABUNCAKİS kararı 13 : 556 sayılı KHK de, marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirmemiş ise de, yine anılan KHK nın 42. Maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin, hükümsüzlük davasını tescil tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl içinde açması gerekeceği belirtilmiştir. Dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak doldurması uygun görülmüştür. Yargıtay aynı sonuca MERİNOS kararında da varmıştır 14. Yargıtay verdiği kararlarda 556 sayılı KHK md.42 deki tüm hükümsüzlüğe başvuru sürelerini 5 (Beş) yılla sınırlama eğilimindedir. Marka hakkının kötüye kullanılmasına ilişkin sorun 556 sayılı KHK de sadece tanınmış markalar bakımından tamamıyla çözümlenmiştir 15. 556 sayılı KHK tanınmış markanın 12 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s.879 13 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1997/5417 E., 1997/9676 K. ve 25.12.1997 tarihli kararı. 14 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2001/10860 E., 2002/3275 K. ve 08.04.2002 tarihli kararı: Tanınmış markalar açısından getirilen 5 (Beş) yıllık dava açma süresinin diğer markalar açısından da uygulanması gerekir. Bu sürenin başlangıcı tescil tarihidir. Ancak, Paris Konvansiyonu nun 1. Mükerrer 6. Maddesinde sözü edilen ve herkesçe bilindiği kabul olunan markanın başkası adına kötü niyetle tescil olunması halinde, hükümsüzlük davasının 5 (Beş) yıl içinde açılmasını öngören hüküm uygulanmaz.
tesciline karşı hem mutlak red hem nispi red nedeni engelini ortaya koyduğu gibi hükümsüzlük talebinde bulunabilme imkanını da öngörmüştür. Bu nedenle 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde tanınmış markanın iyi niyetle tescili oldukça güçtür ve kötü niyet karinesine tabidir. Tanınmış markanın kötü niyetle tescili halinde hükümsüzlük davası süreye tabi değildir. Yargıtay ın konu ile ilgili kararında; Avrupa Topluluğu Anlaşması nın 189. maddesi uyarınca kabul edilen Yönergede tanınmış markalar için 5 (Beş) yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür. 5 (Beş) yıllık sürenin başlangıcı tescil tarihidir. Ancak, Paris Konvansiyonu nun 1. Mükerrer 6. maddesinde sözü edilen ve herkesçe bilindiği kabul olunan markanın başkası adına kötü niyetle tescil olunması halinde, hükümsüzlük davasının beş yıl içinde açılmasını öngören hüküm uygulanmaz (556 sayılı KHK nin 42/a son cümle; Paris Konvansiyonu 1. mükerrer 6.3 ). Paris Konvansiyonu nun bu hükmünün kapsamına giren ve Türkiye de de tanınmış olan markanın bir başka kişi tarafından kendi adına tescilinin istenmesi halinde kötü niyetin varlığı asıldır. Bu anlamda kötü niyetten kasıt; iyi niyetli olmamak, yani tanınmış markanın varlığını bilmek veya öğrenebilecek durumda bulunmaktır. Yoksa bir hilenin, aldatmanın veya dolanmanın varlığını ya da TPE nin kusuru bulunup bulunmadığını aramaya gerek yoktur 16, denilmekle tanınmış markanın kötü niyetle tescili halinde hükümsüzlük davasının süreye tabi olmayacağı belirtilmiştir. Markaları toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan marka sahipleri, markanın belli bir şöhret ve üne sahip olması veya tanınmış marka olması şartıyla 556 sayılı KHK md. 8 f. 4 e dayanarak itiraz yoluna başvurabileceklerdir. İtiraz sahibi, haksız yarar sağlanacağını, markanın itibarına zarar geleceğini veya kendi markasının ayırt edicilik karakterine halel getirileceğini ispat suretiyle markanın tesciline engel olabilir. Ancak bu hüküm kötü niyetin ispat güçlüğü karşısında ve ancak tescilden sonra daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilecek olmasından dolayı kötü niyetli tescile dayalı itiraz yoluna başvurmak tek hal çaresi değildir. Nitekim tescil aşamasında ilgili md.8 f. 4 e; hükümsüzlük halinde md. 42 ye dayanarak tanınmışlıktan veya şöhretten yararlanma amacıyla başka mallar için yapılan tescil başvurusunun reddi sağlanabilmektedir 17. 15 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.96 16 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s.879 17 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.255
SONUÇ Türk marka hukukunda genel olarak hakkın kötüye kullanılması kavramı düzenlenmemiştir. Yalnız kötü niyetli tescil başvuruları bakımından tescil talebinin reddi için ilgiliye itiraz yolu öngörülmüştür (556 sayılı KHK md. 35 f.1). Kötü niyetli tescil için md. 42 de ayrıca bir hükümsüzlük talebinde bulunabilme olanağı öngörülmemiştir. Markadan doğan kullanım ve talep haklarının kötüye kullanılmasına karşı ise doğrudan MK md.2 f.2 kuralı aracılığıyla koruma sağlanmaktadır. Burada kötü niyetli marka sahibi kullandığı hak veya dava hakkından beklediği sonucu elde edememektedir. Zira dürüstlük kuralı gereğince hakkın açıkça kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez. 556 sayılı KHK md. 35 f.1 de kötü niyetli tescil için sadece bir itiraz yolunun öngörülmüş olması kötü niyetli tescil hadiseleriyle mücadeleyi pek etkin hale getirememektedir. Kötü niyetli tescil konusunun 556 sayılı KHK da belli bir süreye bağlı olmayan bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenirse, bir yandan salt kötü niyetli marka tescili hadiseleriyle daha etkin bir mücadele mümkün olabileceği gibi, mutlak ve nispi red nedenlerinden hem tescil incelemesinde hem hükümsüzlük bakımından gözden kaçan, ancak kötü niyetli tescil vasfı da taşıyan marka tescillerini de bu kapsama alma imkanı doğar. Kötü niyetli tescilin süreye bağlı olmayan bir talebe konu olması bu konudaki elastikiyeti temin edecektir. Kötü niyetin başka hükümsüzlük nedenleri kapsamında görülerek çözülmeye çalışılması ise yeterli olmaktan uzaktır. Zira Yargıtay md. 42 deki hükümsüzlük nedenlerini genel olarak tamamı bakımından 5 (Beş) yılla sınırlandırma eğilimindedir. Bu ise kötü niyet bakımından doğru bir uygulama sonucu doğurmayacaktır. Çünkü kötü niyet hiçbir zaman hak kazandırmamalı ve zamanın geçmesi kötü niyetin varlığına düzeltici bir etki yapamamalıdır. Bunun için ise kötü niyetli tescilin süreye bağlı olmayan bir hükümsüzlük nedeni olarak 556 sayılı KHK da yer alması gerekmektedir 18. 18 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.270