MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Enes ÖZ 21 ÖZ 10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlük kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu1 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin düzenlemelerin temelini oluşturan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni durumda markalara ilişkin yapılacak tescil başvuruları, tescil süreçleri, tescil sonrası işlemlerle ilgili uygulamaya dönük düzenlemeler ve marka hakkının ihlali halinde uygulanacak hukuki ve cezai yaptırımlar Kanunda yerini bulmuştur. Markayı bir teşebbüsün mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dâhil olmak üzere sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaret olarak tanımlayabiliriz. Zorunlu olmamakla birlikte markaların tescil ettirilmesi, marka üzerindeki hakları ispatlaması ve sahibine daha geniş bir koruma sağlaması nedeniyle tavsiye edilmektedir. Tescili marka, sahibine markayı tek başına kullanma hakkı (tekel hakkı) ve izinsiz kullanılmasını engelleme yetkisi vermekte, böylece bir işletmenin, markanın tescilli olduğu aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak markanın itibarını kullanarak haksız yarar sağlaması yahut tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki bir işareti izinsiz kullanması önlenebilmektedir. Ayrıca tescilli markaların başkasına devredilebilmesi, miras yoluyla intikal edebilmesi, lisansa konu olabilmesi, rehin verilebilmesi ve teminat olarak gösterilebilmesi de yasal olarak mümkün bulunmaktadır. Çalışmamızda sırasıyla marka ön araştırması, marka tescil başvurusunda bulunabilecek kişiler, başvuru şartları, sınıflandırma, bölünme, rüçhan hakkı, başvurunun incelenmesi ve yayımlanması, üçüncü kişilerin görüşleri ve itirazlarla ilgili bilgi verildikten sonra bu süreçlerin son aşaması olan markanın tescilinden bahsedilecektir. 1. MARKA ÖN ARAŞTIRMASI Marka tescil başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması müm- 21 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi 22 1 Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında Kanun olarak anılacaktır. * Makale Geliş Tarihi: 02.03.2017 Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017 MART - NİSAN 2017 127
kündür. Özellikle tescil başvurusu yapılacak işaretin aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden2 23 olup olmadığının araştırılması, başvurunun bu gerekçeye dayanarak ret ile sonuçlanmaması bakımından önemlidir. Başvuru öncesinde benzerlik araştırması http://online.tpe.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search?- lang=tr3 24 adresinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir. 2. MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK KİŞİLER Kanun da açıkça kimlerin marka tescil başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenmemiştir. Bununla birlikte Mülga 556 sayılı KHK nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekillerinin marka tescil başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Kanun un 3. maddesinde ise marka korumasından kimlerin yararlanabileceği düzenlenmiştir. Korumadan yararlanacak kişilerin, doğal olarak marka tescil başvurusunda da bulunabileceklerini söyleyebiliriz. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi 25 veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hüküm- 4 leri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, marka tescil başvurusunda bulunabilecektir. 3. BAŞVURU ŞARTLARI, SINIFLANDIRMA VE BÖLÜNME Kanun un 11. maddesinin yedinci fıkrasında; başvuru, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Yönetmelik henüz yayımlanmadığından şimdilik Kanunda yer verilen hükümlere bakmamız yeterli olacaktır. Konuyu düzenleyen 11. maddeye göre bir marka başvurusu; başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, başvuru ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32. madde kap- 23 Bu durum Kanun un 5. maddesinde mutlak tescil engelleri arasında sayılmaktadır. 24 3 Erişim tarihi: 27.02.2017 425 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri ifade eder. 128 MART - NİSAN
samında düzenlenmiş teknik şartnameyi, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsamaktadır. Aynı maddede sınıflandırmayla ilgili olarak ise başvuruya konu mal veya hizmetlerin Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılacağı, Türk Patent ve Marka Kurumunun5 26 başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabileceği, mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almalarının benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almalarının ise benzer olmadıklarına karine teşkil etmeyeceği ifade edilmektedir. Bölünme konusunda ise marka başvurusunun, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebileceği ifade edilmektedir. Son olarak belirtmek gerekirse marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde veya mal ya da hizmet listesinde değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve açık maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilebilmektedir. 4. BAŞVURUNUN RÜÇHAN HAKKI AÇISINDAN İNCELENMESİ Marka sahibinin, marka tescil başvurusunda bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde de markasını tescil ettirmesi söz konusuysa, ilk başvuru tarihinden veya markasını ilk defa sergilerde kullandığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde başvurması halinde rüçhan hakkından (öncelik hakkı) yararlanma imkânı bulunmaktadır. Rüçhan hakkı Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların haleflerine tanınmıştır(kanun md. 12/1). Bu kişiler Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yapılan başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanırlar. Bu süre içinde 26 5 Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında Kurum olarak anılacaktır. MART - NİSAN 2017 129
kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şart bulunmaktadır. Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuruyla birlikte talep ücretini ödeyerek belirtir. Başvuru sahibi, rüçhan hakkı belgesini başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde vermediği takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılmaktadır. Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar. Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan resmî ya da resmî olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte teşhir eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden gerçek veya tüzel kişiler de, teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir(kanun md. 12/3). Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür şekilde, resmî açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlamakta, herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok başvuru yapılmışsa, bu mal veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi hâlinde ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanmaktadır. Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde ise rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilecektir(kanun md. 12/6). 5. BAŞVURUNUN ŞEKLÎ AÇIDAN İNCELENMESİ Kurum, başvurunun 3. ve 11. maddelere 27 6 uygunluğunu şeklî bakımdan inceler. 3. maddede korumadan yararlanacak kişilerin kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilir. Şeklî eksiklik bulunmadığına karar verilmesi hâlinde başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika 27 6 Kanun un 3. maddesinde dört bent halinde korumadan yararlanacak kimseler sayılmaktadır. 11. maddesinde ise başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 130 MART - NİSAN
itibarıyla kesinleşir. Şeklî eksiklik bulunması hâlinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir. Marka başvurusunda, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formuna, marka örneğine, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesine ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiye yer verilmemesi halinde başvuru tarihi, eksikliğin giderildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir(kanun md. 15/2). Buna karşın ortak marka veya garanti markası için yapılan başvurularda teknik şartnamenin sunulmamış olması, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiye yer verilmemesi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılması halinde bunların Latin alfabesindeki karşılığının belirtilmemesi şeklindeki eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez(kanun md. 15/2). Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin süresinde giderilmemesi hâlinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar açısından incelenir. Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi halinde ise rüçhan hakkı kaybedilmiş olmaktadır(kanun md. 15/3). 6. BAŞVURUNUN MUTLAK TESCİL ENGELLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE BAŞVURUNUN İLANI Şeklî açıdan yapılan incelemede bir eksiklik bulunmadığına karar verilirse başvuru esastan incelemeye alınmaktadır. Esasa yönelik inceleme Kanun un 5. maddesinde sayılan mutlak tescil engelleri yönünden yapılacaktır. İnceleme sonucunda başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilecektir(kanun md. 16/1). Reddedilmesi halinde başvuru sahibinin karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Mutlak tescil engelleri açısından yapılan inceleme neticesinde herhangi bir aykırılık bulunmadığına karar verildiğinde ise başvuru marka bülteninde ilan edilerek üçüncü kişilerin itirazlarına sunulacaktır. Şeklen ve mutlak tescil engelleri açısından yapılan inceleme neticesinde başvurunun aynen veya bir kısım mal ve hizmetler için ilanına karar verilebilir. İtiraz için süre ilanın resmi marka bülteninde yayınlandığı tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. MART - NİSAN 2017 131
7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞLERİ VE İTİRAZLAR Üçüncü kişilerin itiraz hakları bulunmakla birlikte Kurum nezdinde işlemlere taraf olma ehliyetleri yoktur. Kanun un 17. maddesine göre; marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 5. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 28 7 hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Anılan fıkrada mutlak tescil engelleri sayılmaktadır. Ancak bu engeller arasında sayılan (ç) bendinin, esas olarak önceki hak sahiplerini ilgilendirmesi ve bu kişiler için de itiraz müessesesinin düzenlenmiş olması nedeniyle bu bendin üçüncü kişilerin görüşlerine konu olamayacağı madde gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Kurum, görüşleri değerlendirecek, görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddedecektir(kanun md. 17). İtiraz konusu Mülga 556 sayılı KHK nın aksine Kanun da farklı maddelerde ele alınmıştır. Kanun un Yayıma İtiraz başlığını taşıyan 18. maddesine göre; bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5. veya 6. maddelere8 29 göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılabilecektir. Yine aynı maddede itirazların, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılacağı, itiraz gerekçelerinin iki ay içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılacağı, itirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Kanun un 20. maddesinde Karara İtiraz konusu düzenlenmektedir. Maddeye göre kurum tarafından alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edebileceklerdir. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde ise itiraz yapılmamış sayılacaktır. Yayıma itirazda olduğu gibi karara itirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekmektedir. 28 7 Kanun un 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmektedir. 29 8 5. maddede mutlak tescil engellerine, 6. maddede ise nispi tescil engellerine yer verilmektedir. 132 MART - NİSAN
8. TESCİL Marka başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, mutlak ret nedenleri açısından incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz gelmemiş veya itiraz gelmekle birlikte yapılan itirazların tümü reddedilmiş ve eksik belgeleri süresinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilecek ve Bültende yayımlanacaktır. Kanun un 22. maddesine göre markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine dair bilginin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılacaktır. Yine anılan maddede cümle başında bahsettiğimiz aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen markanın, tescilli marka olamayacağı, başvuru işlemlerinin, tamamlanmayan aşamadan devam ettirileceği ve bu durumun marka bülteninde yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. Son olarak belirtmek gerekirse, tescil edilen markalar, Kanun un 23. maddesi uyarınca başvuru tarihinden itibaren on yıl boyunca korunmakta, bu sürenin onar yıllık dönemler halinde yenilenebilmesi, 23. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanması halinde mümkün bulunmaktadır. 9. SONUÇ 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nun 7. maddesinin birinci fıkrası gereği bu Kanun la sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilebilmektedir. Bununla birlikte tescilli olmayan markalar da korunabilmekte, bu durumdaki koruma genel hükümlere (TMK, TTK, TBK) 30 9 göre sağlanmaktadır. Ancak marka üzerindeki hakları ispatlaması ve sahibine geniş bir koruma sağlaması nedeniyle markaların tescili tavsiye edilmektedir. Çalışmamızda bir markanın tescil edilebilmesi için baştan sona ne tür işlemlere konu olduğundan bahsettik. Sonuç olarak belirtmek gerekirse marka tescili marka sahibine markayı tek başına kullanma hakkı (tekel hakkı) ve izinsiz kullanılmasını engelleme yetkisi vermekte, böylece bir işletmenin, markanın tescilli olduğu aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak markanın itibarını kullanmak suretiyle haksız yarar sağlaması yahut tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki bir işareti izinsiz 30 9 TMK: Türk Medeni Kanunu TTK: Türk Ticaret Kanunu TBK: Türk Borçlar Kanunu MART - NİSAN 2017 133
kullanması önlenebilmektedir. Ayrıca tescilli markaların başkasına devredilebilmesi, miras yoluyla intikal edebilmesi, lisansa konu olabilmesi, rehin verilebilmesi ve teminat olarak gösterilebilmesi de yasal olarak marka sahibine sağlanan önemli haklar arasında yer almaktadır. KAYNAKÇA Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Gerekçesi (14.03.2016). Ankara T.C. Yasalar (10.01.2017) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (29944) Türk Patent Enstitüsü.(09.04.2005) Mülga 556 sayılı KHK nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete (25781) 134 MART - NİSAN