Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Sonuçları Giriş Türk Hukuk Sistemi nde ayrı kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenen ve sınai hak konularını oluşturan marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nun ( SMK ) 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı Resmî Gazete de yayınlanması ile tek bir yasal düzenleme altında toplanmıştır. 1 SMK nın gerekçesinde ifade edildiği üzere markalar, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, başka teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. SMK hükümleri çerçevesinde marka koruması tescil yolu ile elde edilir. SMK, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılmamasına bazı sonuçlar öngördüğünden, markanın kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. SMK nın yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname de ( KHK ), haklı bir sebep olmadan 5 yıl süreyle kullanılmayan markaların iptali için dava açılabilmekteydi. SMK ile iptal imkanına ek olarak, marka tecavüz ve hükümsüzlük davalarında marka kullanımının def i olarak ileri sürülmesi imkânı da getirilmiştir. SMK kapsamında, markanın kullanmama gerekçesi ile talep üzerine iptaline karar verecek merci olarak Türk Patent ve Marka Kurumu ( Türk Patent ) belirlenmiştir. Ancak şu anda iptal yetkisi, SMK nın geçiş hükümleri kapsamında mahkemeler tarafından kullanılacak olup; SMK nın yayım tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren 7 yıl sonra Türk Patent tarafından kullanılmaya başlanacaktır.
Markanın Tescili ve Kullanımı Tescil edilebilirlik şartlarını haiz işaretler üzerinde hak sahipliği elde edebilmek ve koruma sağlayabilmek için ilgili işaretin Türk Patent nezdinde marka olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Markanın kullanılması, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler ile ilgili olarak, markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun olarak kullanılmasıdır. Genel kural olarak, markanın sahibi tarafından kullanılması gerekmektedir. KHK da olduğu gibi SMK da da markanın kullanılmaması, marka sahibi aleyhine birtakım sonuçlara bağlanmış olduğundan tescili yapılan markayı kullanmanın zorunlu kılındığını söylemek mümkündür. Bu yönüyle kanun, popüler olma potansiyeli yüksek ve marka olarak tescili muhtemel işaretler bakımından fiilen kullanıma konu edilmeksizin yalnızca marka ismi üzerinden elde edilmek istenen haksız kazançları önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Türk Patent tarafından yayınlanan kullanım ispatına ilişkin kılavuzda, markayı kullanım zorunluluğu vasıtasıyla tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek ileri sürülebilecek itirazlar sayesinde yeni müteşebbislerin yapay nitelikte bir pazara giriş engeliyle karşılaşmalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. 2 SMK da, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markaların iptaline karar verileceği açıkça düzenlenmiştir. Markanın Ciddi Biçimde Kullanımı ve Markayı Kullanma Olarak Kabul Edilen Durumlar Markanın kural olarak marka sahibi tarafından Türkiye de ciddi biçimde kullanılması gerekmektedir. Ciddi biçimde kullanım kavramına ilişkin olarak ilgili mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Türk Patent in kullanım ispatına ilişkin hazırladığı kılavuzda ciddi biçimde kullanım kavramı ile, markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılmasının kastedildiği belirtilmiştir. Ciddi biçimde kullanım kavramı her bir somut olay özelinde değerlendirilecektir. Ek olarak, SMK da markayı kullanma olarak kabul edilecek durumlara yer verilmiştir. Bu durumlar şöyledir:
Markanın Ayırt Edici Karakterinin Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması SMK nın marka kullanımı olarak kabul ettiği hallerden ilki, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasıdır. Markayı oluşturan karakterlerde yapılacak bazı değişiklikler, küçük harflerle oluşturulan bir markanın büyük harflerle yazılması ya da tam tersi; tescilli markaya malı veya hizmeti tanımlayıcı bazı kelimelerin eklenmesi; markanın tescil edildiği renk dışında başka bir renk ile kullanımı gibi haller markanın ayırt edicilik vasfını etkilemeyecek kullanım halleri olarak kabul edilmektedir. Ayırt edici karakter bir marka için renk olabilirken, bir başka marka için isim, diğer bir marka için ise şekil olabilmektedir. Ayırt edici karakterin hangi durumlarda değişeceğine ilişkin genel bir kural bulunmamaktadır. Bu sebeple, somut olay özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayırt edicilik unsuruna ilişkin yapılacak değerlendirmede, markanın farklı unsurlarla kullanımı halinde, tüketici nezdinde tescilli markanın mal veya hizmetini işaret edip etmediği esas alınmaktadır. 3 Yargıtay marka sicilinde Saray Penguen şeklinde tescil edilmiş markanın Penguen Meyveli Kek şeklindeki kullanımını ayırt edici karakterin değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması niteliğinde olmadığını değerlendirerek, Saray ibaresinin kullanılmamasının markanın ayırt edici karakterini değiştirdiğini belirterek marka kullanımının gerçekleşmediği yönünde karar vermiştir. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda Kullanılması Markanın kullanımı olarak kabul edilen diğer bir hal, ilgili markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılmasına ilişkindir. Türkiye de tescil ettirilen ancak Türkiye de piyasaya sunulmayan ve sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda Türkiye de tescilli bir markanın kullanılması hali, markanın kullanımı olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle, markanın mal veya ambalaj üzerine Türkiye de konulduğu ispatlanırsa ihraç ürünler üzerinde kullanılan marka için kullanımın gerçekleştiği kabul edilecektir. Marka Sahibinin İzni ile Markanın Bir Başkası Tarafından Kullanılması Yukarıda ifade edildiği üzere genel kural, markanın marka sahibi tarafından kullanılmasıdır. Ancak, SMK marka sahibinin izni ile markanın bir başkası tarafından kullanılabileceğini ve bu durumun da markanın kullanımı olarak kabul edileceğini hüküm altına almıştır.
Markanın, marka sahibinin izni dışında kullanılması bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Zira, SMK, marka sahibinin izni ile markanın bir başkası tarafından kullanılması halini düzenlediği için markanın izinsiz şekilde kullanımının markanın kullanımı olarak kabul edilmeyeceği açıktır. İlaveten, marka sahibinin iradesi dışındaki bir kullanıma sonradan onay vermesi de markanın kullanımı olarak kabul edilmeyecektir. Bu sebeple marka sahibi dışındaki kişilerin markayı kullanmasının SMK kapsamında marka kullanımı olarak kabul edilmesi için, bu kişilere marka kullanımına ilişkin olarak marka sahibince başlangıçta izin verilmiş olması gerekmektedir. Marka sahibi tarafından verilecek iznin hukuken geçerli olması yeterli olup; ilgili iznin lisans sözleşmesi gibi belli bir tip sözleşme ile verilmesi şartı bulunmamaktadır. Markanın Kullanılmamasının Haklı Sebebe Dayanması 4 Haklı sebebin varlığı neticesinde kullanımın gerçekleşmemesi durumunda markayı kullanma zorunluluğunun bulunmamaktadır. Kanun haklı sebep kavramına değinmiş ancak hangi durumların haklı sebep teşkil edeceğini belirtmemiştir. Bu durumda haklı sebebin somut olay özelinde değerlendirilmesi gerekecektir. Marka sahibinin kusurundan kaynaklanmayan veya kendi iradesi dışında meydana gelen nedenlerle markanın kullanılmasını imkânsız kılan fiili veya hukuki her türlü engel haklı sebep olabilir. Bu durumlara, savaş, ekonomik kriz, idari ve yargı kararları gereği markanın kullanılamaması gibi haller örnek verilebilir. Diğer taraftan, marka sahibinin mali durumunun bozulması ve iflası gibi nedenler, markanın kullanılmaması açısından haklı neden olarak değerlendirilmemektedir. Haklı sebep markanın tescili esnasında var olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Haklı sebebin markanın tescil tarihi itibariyle söz konusu olması halinde 5 yıllık sürenin başlangıç tarihi, haklı sebebin sona erme tarihi olacaktır. Haklı sebebin sonradan ortaya çıkması halinde ise marka kullanımına ilişkin 5 yıllık süre, haklı sebebin ortaya çıktığı tarih itibariyle duracak olup haklı sebebin ortadan kalkması ile süre kaldığı yerden devam edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 5 yıllık sürenin kesilmeyip, durduğudur. Yani haklı sebebin sonradan ortaya çıkması halinde, haklı sebebin ortadan kalktığı tarihte 5 yıllık süre tekrar baştan başlamayacak olup kaldığı yerden devam edecektir. Örneklendirmek gerekirse marka tescil tarihinden 2 yıl sonra haklı sebebin ortaya çıkması halinde, süre duracak ve haklı sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren süre işlemeye devam ederek 3 yıl geçmesi ile 5 yıllık süre tamamlanmış olacaktır.
Markanın Kullanılmamasının Sonuçları Kullanım İspatının Talep Edilmesi Tescil başvurusu yapılan bir markaya, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da benzer olması ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olması nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilmesi ya da karıştırılması ihtimaline dayanarak itiraz edilmesi halinde kural olarak tescil başvurusu reddedilir. Böyle bir itirazın yapılması halinde başvurana, kullanım ispatı talep etme imkânı tanınmıştır. Yayıma itiraza konu olan marka bakımından, başvuran tarafından kullanım ispatı talebinde bulunabilmenin ön şartı, söz konusu markanın başvuru veya rüçhan tarihi itibariyle en az 5 yıldır Türkiye de tescilli olmasıdır. Başvuran, itiraza ilişkin olarak kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde kullanım ispatına ilişkin talebini Türk Patent e sunmak zorundadır. Bu talebin açıkça ve yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlaveten, kullanımın ispatı talep edilen markaların tescil numaralarının da talepte açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde, belirtilen bu koşulları taşımayan ve süresinde yapılmayan kullanım ispatına ilişkin talepler yapılmamış sayılacaktır. 5 Kullanım ispatı talebi üzerine, itiraz sahibine, kullanım ispatı talebine karşılık olarak, başvuru tarihinden önceki 5 yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını, Türkiye de ciddi biçimde kullandığına ya da kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri olduğuna ilişkin delillerini sunması için bir aylık süre verilir. İtiraz sahibi, bu sürede delil sunmaz ya da sunulan deliller itirazla ilgili olmazsa, Türk Patent yayıma yapılan bu itirazı reddedecektir. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Markanın Kullanılmadığının Def i olarak İleri Sürülmesi Marka hakkına tecavüz sayılan haller sebebiyle açılan davalarda, davalı, markanın kullanımının ispatlanmasına ilişkin olarak talebini yargılamada def i olarak ileri sürme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle böyle bir davada davalı, marka tecavüzü hallerine gerekçe gösterilen davacı markasının kullanılmadığını def i olarak ileri sürebilecektir. Bu durumda, markasına tecavüz edildiğini öne süren davacının, dava tarihinden önceki 5 yıl içinde markasını kullandığını ispat etmesi gerekecektir. Davacının, marka kullanımını ispat edememesi halinde, dava reddedilecektir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise def inin lehine sonuç çıkaracak kişi yani davalı tarafça ileri sürülmesi gerekliliğidir. Bu
konudaki bir davada hâkim bu durumu kendiliğinden dikkate alamayacaktır. Marka Hükümsüzlük Davalarında Markanın Kullanılmadığının Defi Olarak İleri Sürülmesi Daha önce tescil edilmiş bulunan marka ile aynılığı veya benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali olmasına rağmen tescil edilmesi hükümsüzlük hallerinden biri olarak belirlenmiştir. Bu sebeple marka hükümsüzlüğüne ilişkin açılacak davalarda da kullanım zorunluluğu def i olarak ileri sürülebilecektir. Bu def inin ileri sürülmesi ile markanın hükümsüzlüğü talebiyle dava açan davacı markasının en az 5 yıldır tescilli olduğunu ve ayrıca markayı kullandığını ispat yükü altında olacaktır. Bu halde kullanıma ilişkin 5 yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınacaktır. Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptal İstemi ve İptal Davası 6 SMK, işlemlerin etkili, hızlı ve verimli yürümesini sağlamak amacıyla Türk Patent e marka kullanım zorunluluğuna uyulmaması halinde markayı iptale karar verme yetkisi tanımıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere iptal yetkisinin Türk Patent tarafından kullanılmasına ilişkin hüküm 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılacak olup, bu kapsamdaki talepler de yetkili mahkemelere yapılacaktır. SMK marka sahibinin, sadece olası iptal taleplerinin önüne geçmek amacıyla marka kullanması ihtimalini dikkate alarak bu hususa ilişkin bir düzenleme getirmiştir. Bu kapsamda, markanın kullanılmaması sebebine dayanarak yapılacak iptal istemlerinde, iptal talebi tarihinden önceki 3 aylık süre içerisindeki kullanım dikkate alınmayacaktır.
Konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz: YASİN ÇAKIR Ortak yasin.cakir@gurulkan.com SEYFETTİN HASÖZ Avukat seyfettin.hasoz@gurulkan.com GURULKAN ÇAKIR AVUKATLIK ORTAKLIĞI Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:17 No:40 Levent 34330 İstanbul - TÜRKİYE T +90 212 318 90 30 F +90 212 317 47 01 M info@gurulkan.com W www.gurulkan.com Gurulkan Çakır Avukatlık Ortaklığı ( Gurulkan & Çakır ) İstanbul Barosu na 105 sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği ne 206 sicil numarası ile kayıtlı bir avukatlık ortaklığıdır. İşbu yayın sadece genel bilgiler içermekte olup, herhangi bir karar alma sürecinde dayanak olarak kabul edilmemelidir. İşbu yayın ile herhangi bir hukuki veya başka türden tavsiye verilmesi amacı güdülmemektedir. Gurulkan & Çakır ve ortakları, işbu yayında yer alan bilgilere dayanılmasından ötürü ortaya çıkabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan bilgilere dayalı olarak harekete geçmeden önce, okuyucuların söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendi hukuki ve finansal durumları, amaçları ve ihtiyaçları bakımından değerlendirmeleri tavsiye olunur. Bilhassa, okuyucular herhangi bir karar almadan önce bağımsız ve profesyonel bir destek almalıdırlar. İşbu yayın, Gurulkan & Çakır ın önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde ve yöntemle, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz. 2018 Gurulkan Çakır Avukatlık Ortaklığı Tüm hakları saklıdır