MARKA HUKUKUNDA TANIMLAYICILIK AÇISINDAN TÜRKİYE VE ABD UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Transkript

1 T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARKA HUKUKUNDA TANIMLAYICILIK AÇISINDAN TÜRKİYE VE ABD UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Birce BARLAS YILMAZ ANKARA-2015

2 T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARKA HUKUKUNDA TANIMLAYICILIK AÇISINDAN TÜRKİYE VE ABD UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Birce BARLAS YILMAZ TEZ DANIŞMANI Yrd.Doç.Dr. K. Sedat SİRMEN ANKARA-2015

3 ÖNSÖZ Marka Hukukunda Tanımlayıcılık Açısından Türkiye ve ABD Uygulamalarının Karşılaştırılması başlıklı tez ile Marka Hukuku açısından önem arz eden tanımlayıcılık şartının kavramsal bir analizi yapılarak, sistemsel olarak birçok farklılık içeren Türk ve ABD Marka Hukuku açısından tanımlayıcılık uygulamaları incelenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan tezin amacı, iki ülke Marka Hukukunun tanımlayıcılığa ilişkin hükümlerinin ve uygulamalarının karşılaştırılarak, marka değerlendirme süreçlerine ilişkin geniş ve özgün bir bakış açısı sunmaktır. Tezin hazırlanması aşamasında değerli katkıları ile yol gösteren Sayın Yrd. Doç. Dr. K. Sedat SİRMEN e, tez boyunca yardımlarını esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma ve her koşulda ilgi ve destekleri ile yanımda olan sevgili eşime ve aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Birce BARLAS YILMAZ Ankara, 2015 i

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii ÖZET v ABSTRACT vi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ÖZELLİKLERİ İLE MARKA KAVRAMI 1.1. Markanın Tanımı ve Unsurları Markanın Tanımı Markanın Unsurları İşaret Ayırt Edicilik Unsuru Markanın Fonksiyonları (İşlevleri) Ayırt Etme Fonksiyonu Köken/Kaynak Belirtme Fonksiyonu Garanti Fonksiyonu Reklam Fonksiyonu Marka Türleri Ticaret Markası Hizmet Markası Ortak Marka Garanti Markası İKİNCİ BÖLÜM BİR MARKA HALİ OLARAK TANIMLAYICILIK 2.1. Markanın Tanımlayıcılık Hali nin Tespiti Genel Olarak Tanımlayıcılığın Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar İbarenin Bütün Olarak Değerlendirilmesi İbarenin Ortalama Tüketici Algısına Göre Değerlendirilmesi İbarenin İlgili Mal/Hizmet Kapsamında Değerlendirilmesi İbarenin Sözlük Anlamı Çerçevesinde Değerlendirilmesi İbarenin Güncel Koşullar Çerçevesinde Değerlendirilmesi ii

5 BABY-DRY, DOUBLEMINT, BIOMILD ve POSTKANTOOR Kararları BABY-DRY Kararı DOUBLEMINT Kararı BIOMILD Kararı POSTKANTOOR Kararı Tanımlayıcılığın Ayırt Edicilik Kriteri ile İlişkisi Türk Marka Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme AB Marka Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme ABD Marka Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme Yaratılmış ve Gelişigüzel Seçilmiş Markalar İma Edici Markalar İma Edici Marka ile Tanımlayıcı Marka Ayrımı Jenerik Markalar Jenerik Marka ile Tanımlayıcı Marka Ayrımı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANIMLAYICILIK UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI 3.1. Temel Farklılıklar Esas Sicil -Ek Sicil Ayrımı Esas Sicil Ek Sicil Kısıtlamalı İlan (Disclaimer) Uygulaması İnceleme Kriterleri Çerçevesinde Tanımlayıcılık Uygulamaları Kelime ve Kelime Kombinasyonlarını İçeren Markalar Yabancı Dillerdeki Kelimeleri İçeren Markalar Kelime ve Şekil Unsuru İçeren Markalar Şekil Markaları Coğrafi İbareleri İçeren Markalar Kısaltmaları İçeren Markalar Yazım Hatalı Kelimeleri İçeren Markalar (Misspellings) Sloganları İçeren Markalar İnternet Alan Adlarını İçeren Markalar Kullanıma Dayalı Ayırt Edicilik Kazanımı iii

6 İlgili Mal/Hizmet Bakımından Marka Olarak Kullanılan Süre Satış Miktarı ve Pazar Payı Reklam ve Tanıtım Harcamaları Tüketici Araştırmaları Önceki Marka Tescilleri Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi SONUÇ KISALTMALAR..115 KAYNAKÇA.119 İnternet Kaynakları iv

7 ÖZET BARLAS YILMAZ, Birce. Marka Hukukunda Tanımlayıcılık Açısından Türkiye ve ABD Uygulamalarının Karşılaştırılması, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, Tanımlayıcı bir markanın piyasada kullanılması, benzer sektörlerde üretim ya da satış yapan firmaların haksız rekabet ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Herkes tarafından kullanıma açık olması gereken tanımlayıcı ibarelerin tek bir kişi ya da firma tekeline verilmesi, piyasada haksız rekabet yaratarak, hem tüketicileri hem de firmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle önem arz eden markanın tanımlayıcılık hali, tezin temel kavramı olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık kavramının tanımına, tespitine ve ayırt edicilik kriteri ile ilişkisine yönelik genel bilgiler verildikten sonra, Türk ve ABD Marka Hukuku içerisinde tanımlayıcı markaların yeri ve bu markaların değerlendirilmelerine ilişkin süreçleri incelenmektedir. Bu inceleme, iki ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeylerindeki ve marka kültürlerindeki farklılıklar göz ardı edilerek yapılmakta, bu şekilde uygulama süreçlerindeki farklılıkların daha nesnel bir bakış açısı ile yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan karşılaştırma ile tescil süreçleri başta olmak üzere iki ülke marka mevzuatı ve uygulamaları arasında birçok farklılığın bulunduğu, bazı noktalarda ise sınırlı da olsa benzerlikler taşıdığı tespit edilmiştir. v

8 ABSTRACT BARLAS YILMAZ, Birce. Comparison of Practices in Turkey and USA from the Standpoint of Descriptiveness in Trademark Law. Thesis for TPI Expert on Trademark, Ankara, Use of a descriptive trademark at market results in companies engaged in trade in similar sectors, be it production or sales, to suffer from unfair competition. Sole ownership by real or legal persons of descriptive expressions that should normally be open for public use leads to unfair competition in the market which consequently adversely affects both consumers and companies. The descriptiveness of a trademark is of importance due to reasons as aforementioned and therefore it shall form the basis of this thesis. This thesis first provides general information as to how descriptiveness of a trademark is described, how it is identified and how it is related with the criteria to distinctiveness and then examines the scope of descriptive trademarks within the Turkish and US Trademark Laws and the processes for evaluation of such trademarks. This research disregards those factors such as level of economic development and trademark cultures prevalent in the two countries, thus aiming to interpret the differences in the practical stages in a more concrete perspective. The comparison thus made showed that there are quite a few differences between the trademark laws and regulations and the practices in the two countries, particularly being in the registration processes and that there are similarities, though limited, at certain points. vi

9 GİRİŞ Tüccarların piyasada benzer ürünlerle ilgili yaratılmış markalar olduğunu bile bile markalarını tanımlayıcı kelimeleri içerecek şekilde seçmeleri, her zaman beni şaşırtmıştır. Sanırım, bu insanlar böylece markalarının daha mükemmel olacağını düşünüyorlar ve aslında bile bile risk alıyorlar. 1 Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, tescil kapsamındaki mallara/hizmetlere ilişkin olarak sahibine tescil edilen ibareler için sınırsız bir süre boyunca tekel kurmasına izin verecek, münhasır haklar sağlamaktadır. Marka sahibine sağladığı haklar nedeni ile marka tescilinin belirli şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan biri, markayı oluşturan ibarelerin, tescili talep edilen malları/hizmetleri tanımlar nitelikte olmamasıdır. Tanımlayıcı ibareler, tescile konu edilen malları/hizmetleri cins, çeşit, vasıf, kalite, içerik, miktar, amaç, değer ve coğrafi kaynak bakımından nitelemekte, malların/hizmetlerin kullanım biçimini veya diğer karakteristik özelliklerini belirtmektedir. Tanımlayıcı ibarelerin tescil edilmemesinin nedeni, malların/hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten ibarelerin, ticaret alanında faaliyet gösteren herkes tarafından serbestçe kullanımını sağlamaktır. 2 Bu şekilde, bir firmaya tanımlayıcı bir ibarenin -diğer firmalara ve rakiplerine dezavantaj yaratacak şekilde- tescil yolu ile tekel olarak verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 3 Peki, firmalar neden tanımlayıcı ibareleri kullanmayı tercih etmektedir? Posner ve Landes e göre, 4 bu tercihin bir nedeni, firmaların, önceden bilinen kelimeleri ve şekilleri tercih ederek, çabuk ve ucuz bir şekilde tüketicilere mal/hizmet hakkında 1 Franklin Knitting Mills Inc. v. Fashion Sweater Mills Inc., 297 F. 247, 248 (SDNY 1923) kararında hakim, tanımlayıcı markalarla ilgili düşüncesini bu şekilde belirtmiştir. Bkz. Levine, J.; Contesting the Incontestable: Reforming Trademark s Descriptive Mark Protection Scheme, Gonzaga Law Review, 2005, Vol.41.1, s. 32, 2 Bkz. ECJ, Celltech R&D v. OHIM [2007] C-273/05., Abcor Dev. Corp. 588, F.2d., 811, 200 USPQ 215, 217 (CCPA 1978). Karar metni için bkz. United States Patent and Trademark Office, Trademark Manual of Examining Procedure (USPTO Marka İnceleme Kılavuzu), Ocak 2015, Bölüm (B.) Bkz. CFI, Golf USA v. OHIM [2007] T-230/05. 4 Posner, R.. Landes,W.; Trademark Law: An Economic Perspective, Journal of Law and Economics, The University of Chicago, 1987, Vol. 30, No. 2, s

10 bilgi iletimini sağlamayı ve bu şekilde bedava reklam yapmayı amaçlamalarıdır. Levine, 5 bu amacı, ayırt ediciliği yüksek ibarelere göre, tanımlayıcı ibarelerin tanıtımının ve reklamının yapılması daha kolaydır. Bu nedenle, tanımlayıcı ibareler, firmaların piyasada daha rahat tutunabilmesini sağlamaktadır. Örneğin, ENTREPRENEUR (girişimci) başlığını taşıyan bir dergi markasının, tüketiciler tarafından ilk görüldüğü anda girişimciler için çıkarılan bir yayın olduğunu anlaması için marka sahibinin fazladan bir çaba harcamasına gerek yoktur. Hâlbuki, KODAK gibi ayırt ediciliği yüksek bir ibarenin, tüketiciler tarafından ilk okunduğu anda bir fotoğraf makinesi markası olduğunun anlaşılması zaman almakta, marka sahibinin yoğun reklam ve tanıtım çalışmalarını gerektirmektedir ifadeleri ile açıklamaktadır. Ayrıca, firmaların marka bilinçlerinin tam olarak yerleşmemiş olması ve yaygın tanımlayıcı ibareler üzerinde tekel hakkı elde etmek istenmesi gibi nedenlerle de, tanımlayıcı ibarelerin firmalar tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Herkesin kullanımına açık olması gereken tanımlayıcı ibarelerin, bu nedenlerle firmalar tarafından sıklıkla tercih ediliyor olması, tanımlayıcılığa ilişkin hükümlerin, Marka Hukuku açısından önemini ortaya koymaktadır. Tanımlayıcı markaların incelenmesi açısından, kullanıma dayalı tescil sisteminin, kısıtlamalı ilan uygulamasının ve tanımlayıcı markaların tescil edilebileceği ayrı bir sicil kaydının bulunması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri (United States of America, ABD) Marka Hukuku, Türk Marka Hukukundan oldukça farklılaşmaktadır. Kanımızca böyle bir sistemin incelenmesi, Türk Marka Hukukunda tanımlayıcılığa ilişkin uygulamalara dair farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. Bu tezde, bu noktadan yola çıkılarak, Marka Hukukunda tanımlayıcılık açısından Türkiye ve ABD uygulamaları karşılaştırılmaktadır. Tezde izlenen asıl amaç, iki ülkenin tanımlayıcılık uygulamalarındaki ortak noktaların ve farklılıkların tespit edilmesi ve bu tespitlerden hareketle, Türk Marka Hukukunda tanımlayıcılık kavramına ve uygulamalarına yönelik daha geniş bir perspektif sunulmasıdır. 6 5 Levine, J.; 2005, s Tanımlayıcılık ile ilgili TPE literatüründe yer alan başka bir tez için bkz. Karadenizli, B.; Marka Tescilinde Ayırtedicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve 2

11 Bu çerçevede, tezin birinci bölümünde, çalışmanın asli unsurunun marka olmasından dolayı, marka kavramından, markanın unsurlarından, işlevlerinden ve türlerinden bahsedilecektir. İkinci bölümde, tezin temel sorunsalını oluşturan tanımlayıcılık unsuruna ilişkin kavramsal bir analiz yapılması amacı ile Türk ve ABD Marka Hukuku çerçevesinde tanımlayıcılık kavramının tanımına, tanımlayıcılığın tespitinde önemli olan hususlara değinilecek, Türk Marka Hukukunun, çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) Marka Hukuku takip edilerek güncelleniyor olması sebebi ile analize AB de dâhil edilecektir. Bu kapsamda Avrupa Topluluğu Adalet Divanı nın (Court of Justice of the European Communities, ATAD) 7 önemli bazı kararlarına yer verilecek, son olarak, tanımlayıcılığın ayırt edicilik unsuru ile ilişkisine değinilecektir. Üçüncü bölümde, öncelikle Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve ABD Patent ve Marka Ofisi (United States Patent and Trademark Office, USPTO) Marka İnceleme Kılavuzları kapsamında tanımlayıcılık uygulamalarındaki farklılıklara değinilecek, ulusal marka ofisleri ve mahkeme kararları çerçevesinde bu farklılıkların uygulamadaki yansımaları tespit edilmeye çalışılacaktır. Daha sonra, gerek ülkemizde gerekse ABD de tanımlayıcılık halinin istisnası olan kullanıma dayalı ayırt edicilik kazanımı ele alınacak, bu istisnadan yararlanılması için iki ülke marka mevzuatı kapsamında yer alan şartlar, doktrin ve kararlar ile desteklenerek, incelenecektir. Sonuç bölümünde ise, genel bir değerlendirme ile tanımlayıcılık bakımından Türkiye ve ABD uygulamalarında karşımıza çıkan benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılacak, yapılan tespitler doğrultusunda, Türk Marka Hukukuna ilişkin bazı öneriler sunulacaktır. Yurtdışındaki Uygulamaları ve Bunların Karşılaştırılması, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, ATAD, 1952 yılında Paris Anlaşması ile oluşturulmuş, da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile mahkemenin ismi Court of Justice of The European Union (Avrupa Birliği Adalet Divanı, ABAD) olmuştur. Ancak, tez davaların ATAD döneminde görülmesi nedeniyle, bu kısımda ATAD adı kullanılmaktadır. 3

12 Bu çerçevede, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (MarkaKHK) 8 ile Lanham Marka Yasası 9 tezin iki temel kaynağı olarak belirlenmiştir. İki ülkenin ulusal marka ofisleri tarafından yayınlanan marka inceleme kılavuzları da uygulama süreçleri açısından incelenmiştir. Tez boyunca, birçok tanımlayıcılık kararına yer verilmiş, bu kararlar için çeşitli veri tabanlarından yararlanılmıştır. Tezin genelinde ise, bu kaynakların yanı sıra makalelerden, tezlerden ve çeşitli internet sitelerinden faydalanılmıştır. 8 Bu kararname, RG, , No da yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 9 ABD Yasası nın 15 numaralı ve Ticaret başlıklı kısmının 22. Bölümü, Markalar a ayrılmıştır. Lanham Marka Yasası olarak adlandırılan bu kısım, 1051 ile 1141 sayılı alt bölümlerden oluşmaktadır (15 U.S.C ). Lanham Marka Yasası, kongre üyesi Fritz G. Lanham önderliğinde, hukuk alanında faaliyet gösteren derneklerin ve çıkar gruplarının işbirliği ile oluşturulmuş, Başkan Truman tarafından 1946 yılında imzalanarak, bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir. Bkz. Gilson, A. ; Gilson on Trademarks, LexisNexis: NJ, 2013, s

13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ÖZELLİKLERİ İLE MARKA KAVRAMI 1.1. Markanın Tanımı ve Unsurları Markanın Tanımı Eski çağlardan günümüze kadar herhangi bir malı/hizmeti diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan işaretler olarak nitelenebilecek marka kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret 10 olarak tanımlanmaktadır. Markanın hukuki olarak ilk tanımı ise, Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda imal izhar istihsal olunan veya ticarette satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan işaretler olarak, mülga 551 Sayılı Markalar Kanunu nun maddesinde yapılmıştır. Bu tanım, tarih ve 556 sayılı MarkaKHK nın yürürlüğe girmesi ile birlikte yerini daha dolaylı bir tanıma bırakmıştır. MarkaKHK nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan bu tanım, şu şekilde yapılmaktadır: Marka, bir teşebbüsün 12 mal veya hizmetlerini, bir başka 10 < ( ). 11 RG, , No de yayımlanmıştır. 12 MarkaKHK nın bazı maddelerinde teşebbüs sözcüğünün yerine işletme sözcüğünün kullanıldığını söyleyen Arkan, bu tanımlamada teşebbüs kelimesinin kullanılmasını uygun bulmamaktadır. Bkz. Arkan, S.; Marka Hukuku, C.I, Ankara, 1997, s.36. Diğer taraftan Tekinalp ise, bu kullanımın doğru olduğunu belirterek, böylece marka sahibi olabilecek kişilerin genişletildiğini ifade etmektedir. Bkz.Tekinalp, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2005, s

14 teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bu madde ile bir yandan, marka olabilecek işaretlere yol gösterme amacıyla 13 örnekler sayılırken, bir yandan da dolaylı olarak markanın tanımı yapılmaktadır. Karahan a göre 14 de, bu fıkra ile marka kavramının doğrudan tanımından kaçınılmış, marka kavramına sınırlama getirilmeden, yeni marka türlerinin kapsam dışı kalması önlenmiştir. Nitekim madde metninde yer alan gibi ve her türlü gibi ibareler bu amacı ortaya koymaktadır. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 15 nın 15.maddesinde, markaya ilişkin olarak Bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırabilen, bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka teşkil eder şeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımlamada ayırt ediciliğe ve işaret öğesine yapılan vurgu, MarkaKHK nın 5. maddesinde yer alan tanımda da kendisini göstermektedir. Bu noktada paralellik içeren ulusal ve uluslararası düzenlemelerde işaret ve ayırt ediciliğin markanın iki esas unsuru 16 olarak öne çıktığını söylememiz mümkündür. Markayı tüketici odaklı bir tanımla 17 ifade eden Güneş 18 de, ayırt edicilik ve işaret unsurlarının üzerinde durmaktadır: Markalar, ayırt edicilik fonksiyonu gören, tüketiciyi herhangi bir karıştırma olasılığına karşı koruyan, bu konuda araştırma maliyet ve zorluğunu azaltan işaretlerdir. 13 Yasaman, H.; Marka Hukuku, C.I, İstanbul, 2004, s Karahan, S., Suluk, C., Saraç, T., Nal, T.; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2013, s Bu anlaşma, 1995 yılında imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması nın mütemmim cüzü niteliğindeki 1C Eki dir. 16 Kaya, A.; Marka Hukuku, İstanbul, 2006, s.14,15; Poroy, R., Yasaman, H.; Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2001, s Ayrıca, Posner ve Landes de, markanın esas faydasının tüketicinin araştırma maliyetlerini düşürmek olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Posner, R.. Landes,W.; 1987, s Güneş, İ.; Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması ve Tescilleri, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Ankara, 2008, C. 8, S. 4, s

15 Tekinalp, 19 bir sözcük, bir özel ad, bir şekil, bir rakam, bir sayı veya bir slogan gibi işaretlerin ya da işaret kombinasyonlarının ancak tescil edildiğinde MarkaKHK kapsamında koruma altına alındığını belirtmektedir. İşaretler in tescil edilebilmesi de, bir işletmenin mallarını/hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme gücüne sahip olmasına bağlıdır. 20 Dolayısıyla, işaretin ayırt edici niteliği, marka tescil aşamasında hukuki ve fonksiyonel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır Markanın Unsurları MarkaKHK nın 5. maddesinde yer alan dolaylı tanım, markanın iki temel unsuru olarak işaret ve ayırt ediciliği 22 ortaya koymaktadır İşaret Marka olarak tescil edilebilecek işaretler, MarkaKHK nın 5. maddesinde sayılmaktadır. Bu tanımda yer alan kişi adları, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, malların biçimi veya ambalajları ifadeleri, gibi ve her türlü ibareleri ile genişletilmektedir. Bu maddede ses, müzik ve kokular ile üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilmesini mümkün kılan açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, MarkaKHK nın 4.maddesinde, Türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların, MarkaKHK hükümlerinden daha elverişli düzenlemeler getirmesi durumunda, ilgililerin bu hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. 23 Örneğin, Paris Sözleşmesi nin maddesi kapsamında koku veya 19 Tekinalp, Ü.; 2005, s Arkan, S.; 1997, s Kaya, A.; 2006, s Tekinalp, Ü.; a.g.e., s Arkan, S.; a.g.e.., s Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi, patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, ticaret ünvanları ve haksız rekabet ile ilgili uluslararası esaslar belirlemek suretiyle tarihinde imzalanmıştır. Türkiye bu Sözleşme ye 1925 tarihli La Haye değişikliği sırasında taraf olmuştur. 7

16 sesin marka olarak tescili mümkün olduğundan, ilgililerin, Türkiye de de koku veya sesi marka olarak tescil ettirmesi mümkündür Ayırt Edicilik Unsuru MarkaKHK nın 5. maddesinde yer aldığı üzere, tescil talebinde bulunan bir markanın değerlendirilmesindeki esas ölçüt, ibarelerdeki ayırt edicilik unsurudur. Bir başka deyişle, ibarenin ayırt edicilik unsuru, marka için yasal ve işlevsel bir zorunluluk olup, marka başvurusu yapılan ibarenin ayırt edici olmaması, MarkaKHK nın 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca reddedilmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır Markanın Fonksiyonları (İşlevleri) Ticari yaşamda markanın birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında en önemlileri ayırt etme, köken/kaynak belirtme, garanti ve reklam fonksiyonlarıdır. 27 İtibar fonksiyonu da, bazı kaynaklarda bu işlevler arasında sayılmaktadır. 28 Klasik Marka Hukukunda, markanın köken belirtme ve ayırt etme fonksiyonları, asli fonksiyonlar olarak kabul edilmektedir. Günümüzde ise, markanın reklam fonksiyonu, en az köken belirtme ve ayırt etme fonksiyonları kadar asli önem kazanmaya başlamış bulunmaktadır Tekinalp, Ü.; 2005, s Kaya, A.; 2006, s Arkan, hukuki açıdan markanın ayırt etme ve köken gösterme fonksiyonlarının, iktisadi açıdan ise, garanti ve reklam fonksiyonlarının üzerinde durmaktadır. Bkz. Arkan, S.; 1997, s Yasaman, H.; 2004, s Dirikkan, H.; Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, 2003, s.10,11. 8

17 Ayırt Etme Fonksiyonu Mal/hizmet üreticilerini ya da pazarlayıcılarını marka kullanmaya sevk eden temel neden tüketici nezdinde kendi mallarını/hizmetlerini seçilebilir kılmaktır. Markanın ayırt etme fonksiyonu, gerçek ya da tüzel kişilerin mallarının/hizmetlerinin benzer mal/hizmetler arasında belirlenebilmesini, diğerlerinden ayırt edilebilmesini ifade etmektedir. 30 Markanın kullanımı ile sunulan mallar/hizmetler ferdileştirilerek anonimlikten kurtarılmaktadır. 31 Bu nedenle, markanın en temel fonksiyonunun ayırt etme fonksiyonu olduğu söylenebilir Köken/Kaynak Belirtme Fonksiyonu Malların/hizmetlerin üzerine konulan işaretler, genellikle o malın/hizmetin kime ait olduğunu, kimin tarafından yapıldığını göstermektedir. Başka bir anlatımla, marka malın/hizmetin işletmeyle olan bağlantısını sağlamaktadır. 32 Markanın kaynak belirtme fonksiyonu olarak adlandırılan bu fonksiyon, markanın ortaya çıkış şekillerinde de, belirgin olarak gözlemlenmektedir Garanti Fonksiyonu Garanti fonksiyonu, alıcının güvendiği ve malının/hizmetinin kalitesine inandığı işletmeyi bu marka ile teşhis etmesini sağlamaktadır. 34 Bu fonksiyon, alıcı ve işletme arasında marka aracılığı ile oluşan güven ilişkisini ifade etmektedir. Her ne kadar bu 30 Arkan a göre, malların üretim ve piyasaya sürüm metodlarında meydana gelen değişiklikler, lisansa dayalı üretim metodlarının gelişmesi ve ortak markaların kabulü markaya ayırt etme fonksiyonu kazandırmıştır. Bkz. Arkan, S.; 1997, s Mutluoğlu, T.; Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2010, s Yasaman, H.; 2004, s Arkan, S.; a.g.e., s Tekinalp, Ü.; 2005, s

18 fonksiyon malın kalitesini garanti etme fonksiyonu olarak adlandırılsa da, 35 hukuki açıdan marka sahibinin aynı marka altında ürettiği malları, hep aynı kalitede üretme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, hukuki açıdan markanın malın niteliklerini veya kalitesini garanti etme fonksiyonu söz konusu değildir. Ancak, Arkan 36 ve Yasaman ın 37 da belirttiği gibi, tüketicinin belirli markaya duyduğu ilgi, malın kalitesini korumasından kaynaklandığı için ekonomik açıdan bu fonksiyonun önemi yüksektir Reklam Fonksiyonu İşletmeler, müşteriyle olan iletişimlerini reklam ve marka vasıtası ile kurmaktadırlar. Bu iki iletişim aracının çakışma noktasında ise markanın reklam fonksiyonu yer almaktadır. 38 Bu işlev, markanın müşteriye tanıtılması, beğendirilmesi ve söz konusu malın/hizmetin alımının sürdürülmesinin sağlanması olarak ifade edilebilir. Tüketici malı/hizmeti marka aracılığı ile almakta, bu şekilde marka, işletmeye ekonomik işlevi güçlü bir reklam imkânı sağlamaktadır Marka Türleri MarkaKHK nın 2. maddesinde marka sözcüğünün, ortak markalar ve garanti markaları dâhil olmak üzere ticaret markaları ve hizmet markalarını ifade ettiği belirtilmiştir. Doktrinde farklı bakış açılarına göre, bireysel marka, vekil markası, topluluk markası gibi marka türleri de olduğuna ilişkin görüşler bulunmasına rağmen, bu bölümde MarkaKHK da sayılan dört marka türüne değinilecektir. 35 Mutluoğlu T.; 2010, s Arkan, S.; 1997, s Yasaman, H.; 2004, s Dirikkan, H.; 2003, s Arkan, a.g.e., s

19 Ticaret Markası Ticaret markası, bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret şeklinde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşıldığı gibi, markanın kullanılması, sadece üreticiye özgü bir durum değildir. Marka sahibi, markasını, başka bir üreticiye ürettirdiği ürünlerin üzerinde de kullanabilmektedir. Migros veya BİM markalı ürünler bu duruma örnek gösterilebilir Hizmet Markası Hizmet markası, bir işletmenin sunduğu hizmetleri, bir başka işletmenin sunduğu hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Hizmet markalarının, uluslararası düzeyde korunması, ilk olarak 1958 yılında Paris Sözleşmesi nde yapılan değişiklik ile gerçekleşmiştir. 41 Bankacılık, sigortacılık, turizm, otomobil kiralama, nakliyecilik, sağlık, danışmanlık, eğitim, reklam, ulaşım vb. hizmetlere ait markalar hizmet markalarıdır Ortak Marka Ortak marka, MarkaKHK nın 55. maddesinde üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan ve gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretler olarak belirtilmiştir. Ortak markada, markanın her bir sahibi, markanın tümü üzerinde, diğer ortakların aynı düzeydeki haklarıyla sınırlı ve bağımsız bir şekilde hak sahibidir. 42 Aynı veya ayrı gruplara dâhil veya tamamen bağımsız 40 Tekinalp, Ü.; 2005, s Yasaman, H.; 2004, s Tekinalp, Ü.; a.g.e., s

20 işletmeler veya kişiler adına tescil edilebilen ortak marka, aynı zamanda marka sahiplerinin kendi markalarının yanında kullanabildikleri bir marka türüdür Garanti Markası Garanti markası, MarkaKHK nın 54. maddesinde, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretler olarak tanımlanmıştır. TSE ve ISO 9001 ve Uluslararası Yün Birliği ne ait olan WOOLMARK gibi markalar, garanti markasına örnek olarak gösterilebilir Noyan, E.; Marka Hukuku, Ankara, 2004, s Tekinalp, Ü.; 2005, s

21 İKİNCİ BÖLÜM BİR MARKA HALİ OLARAK TANIMLAYICILIK 2.1. Markanın Tanımlayıcılık Hali nin Tespiti Genel Olarak TPE ve Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) nezdinde marka incelemeleri, mutlak ve nispi ret nedenlerine göre yapılmaktadır. Mutlak ret nedenleri, ayırt ediciliğe ilişkin olarak ibarenin kendisinden kaynaklanan kamu yararına 45 ilişkin belirli uygun bulmama halleri ile ilgilidir. Nispi ret nedenleri ise, marka başvurusu yapılan ibarenin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla çatışma içerisinde olması durumu olarak ifade edilmekte ve itiraz üzerine dikkate alınmaktadır. 46 Bu ayrım içerisinde tanımlayıcı markalar, ibarenin kendisinden kaynaklanan nedenlerle reddedilmeleri dolayısıyla, mutlak ret nedenlerinden biri olarak re sen incelenmektedir. 45 Mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilkesinin bağlantısı, ATAD ın LIBERTEL kararında da açık bir biçimde yer almaktadır : Avrupa Toplulukları Antlaşması nın kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı bozulmamış rekabet sisteminde marka haklarının asli bir unsur olduğu yerleşmiş bir içtihat niteliğindedir. Markaların sahiplerine sağladığı haklar ve yetkiler bu amacın ışığında değerlendirilmelidir. 89/104(2008/95) sayılı Yönerge 5(1) çerçevesinde marka, sahibine tescil kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, tescil edilen işaret için sınırsız bir süre boyunca tekel kurmasına izin verecek, münhasır haklar sağlamaktadır. Bir markanın tescil edilmesi imkânı, kamu yararına ilişkin gerekçelerle sınırlandırılabilir. Bu nedenle, 89/104(2008/95) sayılı Yönerge nin üçüncü maddesinde yer alan marka tescili ret nedenleri, her birinin temelini oluşturan kamu yararı ışığında yorumlanmalıdır. 89/104(2008/95) sayılı Yönerge 3(1)(c) ile ilgili olarak, Mahkeme bu hükmün, tescilin talep edildiği mallara ve hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan işaretlerin ve unsurların herkes tarafından serbestçe kullanılmasının sağlanması yoluyla kamu yararına bir amacı yerine getirdiği görüşündedir. Bkz. ATAD, Libertel Group BV v. Benelux-Merkenbureau [2003] C- 104/01. Karar için bkz. Ünsal, Ö.; Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri < ( ). 46 Bkz. Cornish,W., Lewelyn.D.; Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Londra, 2003, s

22 Tanımlayıcı markalar, MarkaKHK nın 7.maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar olarak ifade edilmektedir. Avrupa Birliği Marka Tüzük ünün (Community Trademark Regulation No. 207/2009(40/94), 207/2009 sayılı Tüzük) maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde ise, başvurduğu mallara ve/veya hizmetlere ilişkin çeşit, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve/veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ya da adlandırmaları münhasıran içeren marka başvurularının tanımlayıcı olarak değerlendirileceği belirtilmektedir. 48 Tanımlayıcılık incelemelerine münhasıran ifadesi ile birlikte esas unsur kavramını 49 dâhil etmesi açısından Türk Marka Hukukunun, AB Marka Hukukundan ayrıldığı görülmektedir. Markanın esas unsurunu, markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan, markada ilk olarak göze çarpan belirleyici unsur olarak tanımlamak mümkündür. Tekinalp, 50 bir ibarenin, herkesin kullanabileceği bir işareti esaslı unsur olarak ihtiva etmesi durumunda marka olarak tescil edilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu nedenle, tanımlayıcı markalara ilişkin verilecek kararlar açısından markanın esas unsurunun ne olduğu, markanın yardımcı unsurlarla beraber bir bütün olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği önem taşımaktadır. 51 Yukarıda 47 Bu Tüzük, ilk olarak tarihinde, Avrupa Birliği (Topluluğu) nin markalara ilişkin incelemelerinin uyumlaştırılmasına yönelik olarak 40/94 sayılı Tüzük adı ile oluşturulmuş, 2009 yılında yapılan değişikliklerle, 24/03/2009 tarihli, L 78/1 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanarak, 207/2009 sayılı Tüzük olarak değiştirilmiştir /2009 sayılı Tüzük ün 7. maddesinin 2. fıkrasına göre markaların tanımlayıcı görülebilmesi için OHIM e üye ülkelerden bazılarında tanımlayıcı bulunabilir nitelikte olması yeterlidir. Bkz. [2012] T- 534/10 HELLIM kararı. Karar hakkında bilgi almak için bkz. OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2014, B.2/4. Kısım, s MarkaKHK nın 7/1(c) ve 7/1(d) bentlerinde esas unsur kavramı, mülga 551 sayılı Markalar Kanunu nun 6 ncı maddesinde tanımlandığı biçimi ile yer almaktadır. 50 Tekinalp, Ü.; 2005, s İlk Derece Mahkemesi, NUMBER 1 markasına ilişkin olarak verdiği kararda, markanın esas ve yardımcı unsuruna ilişkin şu tespitleri yapmıştır: Markanın esas unsuru markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsurdur. Markanın asıl ve yardımcı unsurlarının belirlenmesi için yapılacak bu tür bir incelemede; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki esas olduğundan, markanın parçalara bölünerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının esas unsur olarak kabulü doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu tür 14

23 belirtildiği gibi, 207/2009 sayılı Tüzük ün 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi, marka başvurusunun tanımlayıcı ibareleri münhasıran içermesi durumunda markanın tanımlayıcı bulunacağını ifade etmektedir. AB ve Türk Marka Hukukuna göre, markanın kullanıma dayalı ayırt edicilik kazanması, tanımlayıcı markaların tesciline yönelik istisnayı oluşturmaktadır. Markalara İlişkin Kanunların Uyumlaştırılmasına Yönelik Yönerge nin (European Directive 2008/95 (89/104), 2008/95 sayılı Yönerge) maddesinin 3. fıkrası ile bu fıkranın referans alındığı MarkaKHK nın 7.maddesinin 2. fıkrası, karar vericiler tarafından tanımlayıcı bulunan ibarelerin, ancak başvuru sahibinin markanın kullanıma dayalı ayırt edicilik kazandığını kanıtlaması ile tescil edilebileceğini belirtmektedir. Lanham Marka Yasası kapsamında, Türk ve AB Marka Hukukundan farklı olarak mutlak ve nispi ret nedenleri ayrımı yapılmamaktadır. USPTO ya yapılan marka başvuruları, mutlak ve ret nedenlerini kapsayacak şekilde ayırt edicilik, tanımlayıcılık, yanıltıcılık, karıştırılma ihtimali vb. kıstaslar açısından marka uzmanlarının re sen yaptığı incelemelerle değerlendirilmektedir. Marka incelemeleri aşamasında dikkate alınan kıstaslardan biri olan tanımlayıcılık, Lanham Marka Yasası nın 15 U.S.C. 1052(e)(1) hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Bu hüküm doğrultusunda tanımlayıcı markalar, marka başvurusunda bulunulan malın/hizmetin içeriğini, kalitesini, özelliğini, karakteristiğini, fonksiyonunu, amacını veya kullanım biçimini tanımlayan 53 ibareler olarak ifade edilmektedir. Marka başvurusunun ayırt edici bulunması durumunda marka, esas sicil (principal register) altında tescil edilirken, tanımlayıcı markalar ise ek sicil (supplemental register) altında tescil edilmektedir. Ek sicil altında tescil edilen tanımlayıcı ibareler elbette ki markanın genel görünümüne etkileri ölçüsünde incelemede dikkate alınabilirler. Buna karşılık markanın esas unsurlarının ayırt ediciliği sağlamaya olanaklı olmasına rağmen, markanın genel görünümüne etkisi az olan yardımcı nitelikteki cins belirten unsurların esas unsur olarak nazara alınmaları doğru netice vermeyecektir. Bkz. AFSHM, E.2004/238, K.2004/204. Karar için bkz. Ünsal, Ö.; Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri < iprgezgini.org /2013/12/16/marka-incelemesinde-mutlak-ret-nedenleri>( ) /11/2008 tarihli, L 299/25 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanan 2008/95 sayılı Yönerge, ilk olarak Avrupa Birliği nin markalara ilişkin kanunlarının uyumlaştırılması amacı ile 21 Aralık 1988 tarihinde 89/104 sayılı Yönerge adı ile oluşturulmuştur. 53 Bkz. 20th Century Wear, Inc. v. Sanmark-Stardust, Inc., 747 F.2d 81,88 (2nd Cir. 1984) ve Zatarins, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F. 2d 786,792 (5th Cir. 1983). Kararlar için bkz. USPTO Marka İnceleme Kılavuzu, Ocak 2015, B (b). 15

24 markalara sağlanan haklar, esas sicil altında tescil edilen ayırt edici markalara sağlanan koruma hakları kadar geniş değildir, ancak bu markalar da belli bir korumadan yararlanabilmektedir. Tanımlayıcı markaların esas sicil altındaki tescilleri ise, Lanham Marka Yasası kapsamında markanın kullanıma dayalı ayırt edicilik kazandığının kanıtlaması ile mümkün olmaktadır Tanımlayıcılığın Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar Türkiye, AB ve ABD de marka inceleme süreçleri içerisinde karar bazında en çok farklılığın yaşandığı ret nedenlerinden birisi, markanın tanımlayıcılık haline ilişkindir. 55 Bu nedenle, karar aşamasında dikkate alınan bazı kıstaslara değinilmesi, ortak ve farklı yaklaşımların tespit edilmesi açısından önem arz etmektedir İbarenin Bütün Olarak Değerlendirilmesi Marka başvurusu yapılan bir ibarenin, tüm unsurları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 56 Bu gerekliliğin arkasında yatan neden, ortalama tüketicinin ibareyi bir bütün olarak algılaması ve ibarenin bölünmesinin, tüketicinin ibareyi algılama biçiminden uzaklaşmasına neden olmasıdır Lanham MarkaYasası 15 U.S.C (f). 55 AB ile ABD de uygulanan tanımlayıcılık ölçütlerinin farklılıkları ve bu kapsamda ABD nin, AB ye kıyasla daha esnek olduğunu savunan bir görüş için bkz. Kador,U.; A Comparative Analysis of U.S. and European Community Case Law Regarding Descriptive Signs, 2012, < ( ). 56 Bütüncül yaklaşıma yönelik olarak bkz. ATAD, Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, [1997] C-251/95 ve Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., [1998] C-39/97. Ayrıca, Yargıtay 11. HD. E.2002/1890, K. 2002/475 ve E. 2003/4003, K. 2003/10839 sayılı kararları. Bkz. Karan, H., Kılıç, M.; Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2004, s USPTO Marka İnceleme Kılavuzu, Ocak 2015, B

25 Bu yaklaşım, bir Yargıtay kararında şu ifadelerle açıklanmıştır: 58 Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs. den oluşan şekil olup, marka birden fazla unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hâkim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. Başka bir davada ise İlk Derece Mahkemesi, bir marka, tescil kapsamındaki ürünler itibariyle tanımlayıcı olup olmadığı yönünden, hedef tüketici kitlesinin bakış açısıyla birlikte, markanın esaslı unsurlarına ilişkin görsel, işitsel ve kavramsal özelliklerin de tartışıldığı bütünlük ilkesine göre değerlendirilmelidir 59 ifadeleri ile bütünsel yaklaşımın önemini vurgulamaktadır. ATAD da, kararlarında bütünlük ilkesini gözetmektedir. Bu ilke çerçevesinde, markayı oluşturan unsurların bir bütün halinde alışılmışın dışında bir kombinasyon olup olmadığı ve markanın bütün olarak tüketici nezdinde sıradışı bir izlenim bırakıp bırakmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. 60 USPTO ve Federal Mahkemeler tarafından verilen kararlarda da, markanın bir bütün olarak ilgili tüketiciye mal/hizmet ile ilgili herhangi bir bilgi iletip iletmediği sorgulanmaktadır. Bu aşamada, cevap aranan soru, malların/hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın bir bütün olarak, malların/hizmetlerin kalitesine, kullanımına ya da karakteristiğine ilişkin herhangi bir bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir Bkz. Yargıtay 11. HD. E.2000/7590, K.2000/9528, T Karar için bkz. Noyan, E.; 2004, s Bkz.2.AFSHM, E.2014/129, K.2014/292, T Karar için bkz. Davasoft-Kurumsal. 60 Bkz. ATAD, Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, [2004] C Karar için bkz. When is a Trade Mark Considered Distinctive? < ( ). 61 Bkz. Anhesuer-Busch Inc., v. Holt, 92 USPQ2d 1101 (TTAB 2009), Carlson 91 USPQ2d 1198 (TTAB 2009). Kararlar için bkz. Gilson, A.; 2013, s

26 İbarenin Ortalama Tüketici Algısına Göre Değerlendirilmesi Türk Marka Hukukunda ortalama tüketici olarak adlandırılan kişi, bir uzman ya da normalin altı veya üstünde dikkat ve gözlem yeteneğine sahip olan kişi değil, markalı ürünlerin yöneldiği hedef kitleye mensup, makul derecede bilgilendirilmiş, makul derecede dikkatli ve makul derecede ihtiyatlı kişidir. 62 ATAD kararlarında da ortalama tüketici, makul düzeyde bilgili ve ortalama bir dikkat ve gözlem seviyesine sahip kişi olarak tanımlanmaktadır. 63 Federal Mahkemeler de, tescili talep edilen malın/hizmetin hedef kitlesinde olan, ortalama bir bilgi seviyesine sahip kişi leri, ilgili tüketici olarak adlandırmaktadır. 64 Tescili talep edilen malın/hizmetin hitap ettiği ortalama tüketici kitlesi nin halkın geneli olup olmadığı marka incelemesi aşamasında karar verilmesi gereken bir husustur. Örneğin, perakendecilik sektörüne ilişkin bir hizmetin halkın geneline hitap ettiği düşünülmektedir. 65 Ortalama tüketici algısı, tescili talep edilen mala/hizmete bağlı olarak değişmekte, bazı mal/hizmet alımlarında tüketici yüksek seviyede bir dikkat göstermekte, daha özenli bir inceleme yapmaktadır. Örneğin, tüketici beyaz eşya alırken gösterdiği dikkati ve özeni, gıda ürünleri için göstermemektedir. Bir ibarenin tanımlayıcı addedilebilmesi için, ortalama tüketicinin tescili talep edilen ibare ile mal/hizmet arasında var olan ilişkiyi bir irdeleme ya da analize gerek kalmadan doğrudan kurması gerekmektedir. 66 Yargıtay, 5, 29, 30, 31 ve 32. sınıflar için verdiği BİODENGE 67 kararında şu hususları vurgulamıştır: Tanımlayıcılığın kabulü için hiçbir özel çabaya mahal bırakmadan, doğrudan doğruya mal veya hizmetin bir özelliğini veya kompozisyonunu derhal düşündürmesi gerekmektedir. 62 Bkz. 4.AFSHM, E.2009/280, K.2010/458, T ; 4.AFSHM, E.2011/224, K.2011/419, T Kararlar için bkz. Davasoft Kurumsal. Ayırca bkz. Yargıtay 11 HD. E. 2003/4710, K.2003/11877, T Karar için bkz. Karan, H., Kılıç, M.; 2004, s İlgili açıklama için bkz. ATAD Mag Instrument Incorporated v. OHIM [2004] C-136/02P. 64 Bkz. Sheetz of Del., Inc. v. Doctor s Assocs. Inc., 108 USPQ2d 1341, 1351 (TTAB 2013). Karar için bkz. USPTO Marka İnceleme Kılavuzu, Ocak 2015, B (c)(i). 65 Bkz. 4.AFSHM, E.2009/280, K.2010/458, T Karar için bkz. Davasoft Kurumsal. 66 Tekinalp, Ü.; 2005, s Yargıtay 11. HD. E.2005/13057, K.2006/ Bkz. Karadenizli, B.; 2008, s

27 Yaşam dengesini sağlayan bir takım özellikler taşıdığına ve farklı teknolojiler kullanılarak ürünlerin üretildiğine dair genel bir izlenim veren BİODENGE ibaresi vasıf bildirici bulunmuştur. USPTO Temyiz Kurulu (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), 68 tescili talep edilen ibare ile mal/hizmet arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için, ifadenin okunduğu anda ilgili tüketiciye doğrudan bir bilgi iletip iletmediğinin tespit edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Buna göre, ibarenin tanımlayıcı bulunması için, ifadenin okunduğu anda tüketiciye tescili talep edilen mala/hizmete ilişkin herhangi bir bilgi iletimini sağlaması gerekmektedir İbarenin İlgili Mal/Hizmet Kapsamında Değerlendirilmesi Türkiye, AB ve ABD tanımlayıcılık uygulamalarında, marka başvurusunda bulunulan bir ibarenin tanımlayıcı olarak değerlendirilmesi, tescili talep edilen mal/hizmet ile ibarenin ilişkili olmasına bağlıdır. Tescili talep edilen malların/hizmetlerin ibare ile doğrudan bir ilişkisi bulunmaması durumunda, marka başvurusunda bulunulan ibarenin ayırt edici olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, ICE CREAM (dondurma) ibaresi dondurmalarda tanımlayıcı iken, arabalarda ayırt edici niteliktedir. Marka başvurusunda bulunulan bir ibare, tescili talep edilen mallardan/hizmetlerden sadece bir ya da birkaç tanesi için tanımlayıcı olabileceği gibi, mal/hizmet listesinin tamamı bakımından da tanımlayıcı bulunabilmektedir. İbarenin tanımlayıcı bulunması için, tescili talep edilen mallardan/hizmetlerden herhangi birine dair, içerik, kalite, karakter, özellik, fonksiyon veya amaç belirtiyor olması yeterlidir. Eğer ibare, mallara/hizmetlere ilişkin bir ya da birden fazla tanımlayıcılık içeriyorsa, 68 TTAB, ilk inceleme uzmanlarının kararlarına itiraz mercidir. Ayrıca, üçüncü kişilerin itirazlarının ve tescil iptal taleplerinin de değerlendirildiği bir temyiz kuruludur. Bu kurul, ABD Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri ile USPTO Başkanı nın ortak kararı ile atanan hakimlerden oluşmakta, her davada üç hakim görev almaktadır. Bkz. < ( ). 69 American Law Institute.; Restatement of The Law Unfair Competition, MINN, 1995, s

28 başvurulan malların/hizmetlerin tamamında tanımlayıcı görülebilecektir. 70 Örneğin, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (The Court of First Instance of the European Communities, CFI) 71 nin EUROHEALTH (Euro Sağlık) 72 kararında, bir marka başvurusunun eşya listesinde birbirleri ile bağlantılı hizmetlerin yer alması ve marka başvurusu yapılan ibarenin bir kısım mal/hizmet için tanımlayıcı olması nedeni ile başvurunun reddedilebileceği belirtilmiş, ibare, sadece sağlık sigortası hizmetleri için değil, sigortacılık hizmetleri nin tamamı bakımından tanımlayıcı bulunarak reddedilmiştir İbarenin Sözlük Anlamı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Türkiye, AB ve ABD tanımlayıcılık uygulamalarında dikkate alınan başka bir husus, markanın sözlük anlamıdır. Marka başvurusunda yer alan ibarelerin anlamsal karşılığı en az iki veya üç sözlükten kontrol edilerek tespit edilmektedir. Yine de, zaman zaman marka başvurusunda yer alan unsurların rastgele seçilmiş kelimelerden oluşması ya da uzun zamandır kullanılmaması nedeni ile sözlükte yer almaması durumlarında da marka tanımlayıcı bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda, ibarelerin ortalama tüketici tarafından anlaşılabilen, açık bir anlamı olup olmadığı dikkate alınmaktadır. Marka başvurusunun tescili talep edilen mal/hizmet ile ilişkili bir biçimde sahip olduğu sıradan ve yaygın anlamı, markanın tanımlayıcı bulunması için yeterli olabilmektedir. 73 TTAB tarafından, reçeller ve marmelatlar için verilen BREADSPRED 74 kararı, bu hususa örnek teşkil etmektedir. Marka başvurusu, sözlükte karşılığı olmamasına rağmen, tescili talep edilen mal/hizmet ile ilişkili bulunarak reddedilmiştir. ATAD ın BORCO 75 kararında da, bir ibarenin tanımlayıcı bulunup reddedilmesi için, sözlükte yer almasının zorunlu bir şart 70 Bkz. Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217 (Fed. Cir. 2012). Karar için bkz. McCarthy,T.J.; 2014, s da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile bu mahkemenin ismi General Court olarak değiştirilmiştir. 72 CFI, Deutsche Krankenversicherung v. OHIM [2001] T-359/ OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2014, B.2/4. Kısım, s Orleans Wines, Ltd., 196 USPQ 516 (TTAB 1977). Bkz. USPTO Marka İnceleme Kılavuzu, Ocak 2015, B (b). 75 ATAD, Borco-Marken-Import Matthiesen v. OHIM [2007] T-405/04. 20

29 olmadığı belirtilmiştir. Diğer taraftan, ibarelerin sözlükte yer alan anlamının, tescili talep edilen mal/hizmet ile ilişkili bir biçimde yaygın bir kullanımının olmaması ya da ibarenin sadece belli bir kesim tarafından biliniyor olması, ibarenin tanımlayıcı bulunmasını zaman zaman engelleyebilmektedir İbarenin Güncel Koşullar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Türk, AB ve ABD Marka Hukuku açısından, tanımlayıcılığa ilişkin yapılan değerlendirmede dikkate alınan başka bir husus, marka başvurularının güncel koşullar dikkate alınarak incelenmesidir. Tanımlayıcı bir ibareyi içeren marka başvurusuna benzer başka markaların daha önce tescil olmuş olması, söz konusu başvurunun da, tescil olabileceği anlamına gelmemektedir. Her marka başvurusu kendi içinde değerlendirilir prensibi ile somut olay kendi özellikleri çerçevesinde, tescili talep edilen mal/hizmet ile güncel koşullar dikkate alınarak incelenmektedir. Daha önceki yıllarda tescil edilmiş bir markanın benzeri, günümüzde aynı mallar/hizmetler için tanımlayıcı olabilmektedir. 77 Ayrıca, değerlendirme tarihinde tanımlayıcı olmayan bir ibarenin, ilerleyen zamanlarda tanımlayıcı bir biçimde kullanılıp kullanılamayacağı da tespit edilmelidir. ATAD ın DOUBLEMINT 78 ve BIOMILD 79 kararlarında da belirttiği gibi, bir markanın tanımlayıcı bulunarak reddedilmesi için, o ibarenin, başvuru sahibinin rakibi üreticiler tarafından gerçekte kullanılıyor olmasına gerek yoktur, böyle bir kullanım ihtimalinin varlığı yeterlidir. 80 Bu ihtimalin tespiti noktasında ise, piyasa bilgisi ve somut verilere dayanarak yapılmış bir analize ihtiyaç duyulmaktadır American Law Institute.; 1995, s Konuya ilişkin bir karar için bkz. Scholastic Testing Serv., Inc., 196 USPQ 517, 519 (TTAB 1977). Karar metni için bkz. USPTO Marka İnceleme Kılavuzu, Ocak 2015, B (c). 78 ATAD, Wm. Wrigley Jr. Company v. OHIM [2003] C-191/ ATAD, Campina Melkiune BV v. Benelux-Merkenbureau, [2004] C OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2014, B.2/4. Kısım, s TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, s

30 BABY-DRY, DOUBLEMINT, BIOMILD ve POSTKANTOOR Kararları Tanımlayıcı nitelikte iki kelimenin yan yana, peş peşe yazılması ile oluşturulan başvurular, tanımlayıcılık incelemeleri açısından sorunlara yol açmaktadır. Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının incelenmesine ilişkin olarak ATAD ın verdiği bazı kararlar, benzer marka başvurularının değerlendirilmesine yön verecek içeriktedir. Bu nedenle, bu kısımda tanımlayıcılık uygulamaları açısından önemli olan bazı ATAD kararlarına değinilecektir BABY-DRY Kararı 82 BABY-DRY kararı, ATAD ın tanımlayıcı markalara ilişkin olarak verdiği en ünlü kararlardan biri olarak nitelendirilmektedir. OHIM, bebek bezleri için yapılan marka başvurusunu, 40/94(207/2009) sayılı Tüzük ün 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince tanımlayıcı bularak reddetmiş, başvuru sahibi Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi nce yeniden bir değerlendirme talep etmiştir. Bu değerlendirme sonucunda mahkeme, bebek bezleri için emicilik fonksiyonunun asıl amaç olduğunu vurgulayarak, söz konusu marka başvurusunun bezlerin karakteristik bir özelliğini belirttiğini ve bir bütün olarak düşünüldüğünde ibarenin tüketiciye bilgi vermekten öteye gitmediğini ifade etmiş, OHIM tarafından verilen tanımlayıcılık kararını onamıştır. Başvuru sahibi, bu kararın temyiz edilmesi talebi ile ATAD a başvurmuş, ATAD ise marka başvurusu yapılan ibarenin tescili talep edilen malın/hizmetin asıl özelliğini gösteren sözcüklerden meydana gelse dahi, tüketiciler nezdinde algılanabilir herhangi bir farklılık yaratıyor olmasının ibareyi tescil 82 ATAD, Procter&Gamble v. OHIM [2001] C-383/99. 22