TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ

Transkript

1 TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ GENEL BİLGİ Türk hukukunda markalarla ilgili yasal düzenleme olan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de markanın tanımı yapılmamakla beraber KHK. nın 5. maddesinde marka niteliğine sahip olabilecek işaretler sayılmış ve nelerin marka olabileceği belirtilmiştir. Bu durumda MARKA bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malları biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir hükmünden anlaşılacağı üzere bir teşebbüsün diğer teşebbüsten ayırt etmesini sağlaması koşuluyla her türlü işaret marka olarak kabul edilebilecektir. Bu durumda markanın işlevi ne olabilir diye sorduğumuzda öncelikle - Ayırt etme işlevi, - Köken belirtme işlevi, - Kalite ve Garanti (Güven) İşlevi, - Reklam işlevi olduğunu belirtmek gerekir. Bu anlamda 556 Sayılı KHK hükümleri incelendiğinde markanın özellikle aynı sınıflarda tescilli özdeş bir marka ya da benzer bir marka ile karıştırılma tehlikesine dayanarak korumanın ayırt etme ve köken belirtme açısından korumanın kapsamlarını düzenlendiğini ve bu temel üzerinde KHK nın biçimlendiğini söyleyebiliriz.

2 TANINMIŞ MARKALAR da sonuçta bu kapsamda yani karıştırılma tehlikesine karşı markanın ayırt etme ve kökenine zarar verilmemesi amacıyla özellikle korunan ve otoritelerin re sen koruma altına aldığı bir marka türüdür. Ne hukukumuzda yani 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK. da ne de fikri mülkiyetin bir bakıma anayasası olarak değerlendirilen Paris Sözleşmesi nde tanınmış marka tanımlanmıştır. Bu anlamda öncelikle belli bir tanımlamanın yapılmadığını düşünerek uluslararası düzenlemelerde ve Türk hukukunda tanınmış marka ile ilgili düzenlemelere göz atacağız. Bununla birlikte öncelikle uluslararası düzenlemelerde tanınmış marka ile ilgili hükümlere bakmak gerekirse; I) ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELERDE TANINMIŞ MARKALAR A) Sınaî Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi tarihli Paris Sözleşmesi ne Türkiye bu sözleşmenin 1967 tarihinde Stoocholm de değiştirilmiş bulunan metninin 1 ve 12. maddeleri dışında kalan kısmına, yine bu sözleşmesinin 20. maddesinin birinci fıkrasına göre katılması Bakanlar Kurulu nca tarihinde uygun bulunmuş ve bu durum tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Çekinceler de daha sonra 1994 tarihinde kaldırılmış ve bu durumda tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinde tanınmış markalar ile ilgili özel bir düzenleme mevcuttur. Sözleşmenin ifadesiyle herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaların üye devletlerde korunacağı amir hüküm altına alınmıştır. Bu sözleşmeye taraf olan üye devletler bu madde gereğince tanınmış bir markanın korunmasını taahhüt etmişlerdir.(1) 6. maddeye göre Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt Sayfa 2 / 15

3 ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur. Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte muhtardır. Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez." Görüleceği üzere Paris Sözleşmesi ilgili 1. mükerrer 6. maddesi kapsamında bu maddenin uygulanabilmesi için bu sözleşmeden yararlanacağı kabul edilen bir şahsın 1 (birinci şart) mevcudiyeti şart olup; bu şahıslara ait herkesçe bilinen bir markanın varlığı (ikinci şart) söz konusu olmalıdır. Bu durumda herkesçe bilinen bir markanın aynı veya benzeri ürünlerde kullanılmasının (üçüncü şart) sadece aynısının değil esas unsuru itibarıyla aynen veya benzerinin karışıklık yaratması durumunda böyle bir markanın tescili engellenebilecektir 2. Karışıklığa meydan verecek şekilde örneğinin, taklidinin veya tercümesinin kullanılması bu maddenin uygulanabilmesi için ise bu durumda son koşuldur. B) Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) Türkiye Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Kuruluş Sözleşmesi ne (WIPO) tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile katılmış olup; bu durum tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir. Türkiye Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına ise Paris Sözleşmesinin 2. maddesinde sayılmıştır. 2. madde kapsamında birliğe dâhil olmuş memleketlerin vatandaşları ile yine sözleşmenin 3. maddesinde birliğe dâhil olmayan fakat birlik memleketleri vatandaşları gibi muamele gören birliğe dâhil ülkelerin toprakları üzerinde oturan, gerçek ve ciddi sınaî ve ticari bir müesseseye sahip olan kişiler dâhildir. 2 Bkz. Ayrıntılı bilgi için, DİRİKKAN, Tanınmış Markanın Korunması, s Sayfa 3 / 15

4 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarih 4607 sayılı kanunla onaylamış ve bu durum tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının eki olup ( 1 C ekidir) Anlaşmanın Fikri Mülkiyetli Sözleşmeleri başlıklı 2. maddesine göre üye devletler bu anlaşmanın II, III ve IV. bölümleri gereği Paris Sözleşmesi nin 1-12 ve 19. maddelerine riayet edeceklerini kabul etmişlerdir. TRIPS Metninin II. Bölümün başlığı MARKALAR olup; bu bölümde markalarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 16. maddede markalarla ilgili verilen haklar belirtilmiştir. Buna göre tanınmış marka açısından bu maddenin 2. ve 3. fıkraları önem arz etmektedir. TRIPS Metni 16. madde 2. fıkrası Paris Sözleşmesi nin (1967) 6 ncı mükerrer maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın toplumun ilgili kesiminde de yarattığı tanınırlık ile birlikte markanın reklamının ilgili Üye üzerinde yarattığı etkiyi de dikkate alacaklardır 3. fıkra ise, Paris Sözleşmesi nin (1967) 6 ncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal ve hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır hükmü mevcuttur. Görüleceği üzere TRIPS ilgili metni daha çok asgari korumayı sağlamak amacıyla hareket ederek tanınmış marka ile ilgili olarak üç ana nokta da uygulamalara ışık tutmuştur. Bunları sırasıyla belirtmek gerekirse, Sayfa 4 / 15

5 1) Paris Sözleşmesi 6. mükerrer maddesinin hizmet markalarına da uygulanacağı belirtilmiş (16/f.2) 2) Bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde markanın promosyonu sonucunda kazanılan toplum ilgili kesiminde, çevrede herkes tarafından bilinme durumunun dikkate alınacağı açıklanmıştır. Burada üye ülkeler toplumun ilgili kesiminde ne kadar bilindiği, ilgili kesime markanın promosyonu neticesinde kazanılan bilgi de dahil edilerek bir tespit değerlendirmesi yapacaklardır. (16/f.2) 3) Paris Sözleşmesi 6. mükerrer maddenin getirdiği korumadan ayrılarak korumanın farklı mal ve hizmetlere de uygulanacağı bu durumda dahi ilgili markanın tesciline engel olunacağı belirtilmiştir. (16/f.3) C) Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri a) Markalara İlişkin Olarak Üye Devletlerin Hukukların Uyumlaştırılmasına Dair İlk Konsey Yönergesi (89/104 AET) Bilindiği üzere 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, Avrupa Topluluğu Konseyi nin tarihli Üye Devletlerin Markalar Hakkındaki Hukuk Kurallarının Uyumlaştırılmasına İlişkin İlk Konsey Yönergesi nin hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. 89/104 AET sayılı bu yönerge tarihinde kabul edilmiş olup; ilk yönerge olarak amacı iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılmasıyla ilgilidir. Türkiye 6 Mart 1995 tarihli 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararında belirtildiği üzere markalar hukukunu bu yönergeye uyumlu hale getirmek amacıyla aynı yıl içinde 556 sayılı KHK yi yürürlüğe koymuştur. Yönergenin 4. maddesinde tanınmış marka ile ilgili açıklamalar mevcuttur. Yönergenin 4.maddesi İhtilaf halinde veya daha önceden hak sahibi olunan hallerde tescil talebinin reddi veya hükümsüzlük halleri başlığını taşımakta olup; Sayfa 5 / 15

6 3. alt fıkrada tanınmış markaların bir marka başvurusuna nasıl engel teşkil edeceği açıklanmıştır. 4. alt fıkrada ise bir marka tescil başvurusunun hangi hal ve koşullarda red edileceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınacağı açıklanırken bu maddenin (a) bendinde tanınmış markanın markanın ilgili mal ve hizmetlerinin farklı olduğu hallerde dahi tescili yapılan diğer markaya engel teşkil edeceği ve bunun hükümsüzlük sebebi sayıldığı açıklanmıştır. Yönergenin 5. maddesi ise Markanın Bahşedeceği Haklar başlığını taşımakta olup bu maddenin 2. alt fıkrasında üye devletlerin, benzer olmayan (farklı olan) mal ve hizmetler için dahi tanınmış marka korumasına ilişkin yasaklamalar dolayısıyla yasal düzenlemeler getirebileceğini belirtmiştir. b) Topluluk Markası hakkında Konsey Tüzüğü (40/94/AET) Topluluk, Topluluk Markası yaratmak amacıyla tarihinde 40/94 sayılı Konsey Tüzüğünü kabul etmiştir. Bu tüzük hükümleri çerçevesinde Topluluk Marka Ofisi daha sonra tarihinden itibaren hayata geçmiştir. İspanya (Alicante de) faaliyete geçen ofise 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren ise marka başvuruları alınmaya başlanmıştır. Bir markanın Topluluk çapında tek bir başvuru ile korunmasının önü açılmış; marka başvurusu bu anlamda maliyetler ve zaman açısından önemli avantajlar sağlamıştır. Topluluk Markası Hakkındaki Tüzük Türkiye açısından ayrı bir öneme sahip olup; bu tüzüğün verdiği imkanla Türkiye de Paris Sözleşmesine taraf olduğu için veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olduğu için Türk vatandaşları da Topluluk Marka başvurusu yapabilme imkanına sahip olmuşlardır. Tüzük tanınmış markalar açısından yönerge ile uyum göstermektedir. Tüzüğün 8. maddesi Nispi Red sebepleri başlığını taşımakta olup bu maddenin 5. alt fıkrasında tanınmış topluluk markası ve ulusal markaların aynı veya benzerlerinin, farklı mal ve hizmetler için ne amaçla tesciline itiraz edilebileceği açıklanmıştır. Tüzüğün 9. Maddesi Topluluk Markasının Sağladığı Haklar başlığını taşımakta olup; aynı maddenin 1. alt fıkrasının (c) bendi ve yine tüzüğün Nispi Hükümsüzlük halleri Sayfa 6 / 15

7 başlığını taşıyan 52. maddesinin 1. alt fıkrası tanınmış markanın bir hükümsüzlük sebebi olduğu belirtilerek tanınmış marka ile ilgili hükümlere yer vermiştir. TÜRK HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKALAR 556 sayılı KHK nın düzenlemelerine göre belirli mal veya hizmetler için tescil edilmiş bir markanın benzer olmayan (farklı sınıflarda) başka bir sınıfta tescili mümkün olup; bunu istisnası tanınmış markalardır. Tanınmış marka kavramı 556 Sayılı KHK dan önce 551 Sayılı Markalar kanununda da düzenlenmiş olup sadece ticari markalar için tanınmış marka hakkında açıklamalar 11. maddede yapılmıştı. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK. da Tanınmış markalarla ilgili hükümleri ise aşağıda belirtilmiştir: a) Madde 7 Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler başlıklı 7. maddenin ( ı ) bendinde itiraz aşamasında tanınmış markaların re sen dikkate alınacağını göstermektedir. b) Madde 8 Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler başlıklı 8. maddenin IV. Bendinde tanınmış markalar, marka tescil başvurusu yönünden nispi red nedenleri arasında sayılarak, Marka tescil edilmiş veya tescili için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş ve ya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir hükmüne yer vermiştir. c) Madde 9 Sayfa 7 / 15

8 Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı başlığını taşıyan bu maddeden de marka hakkının hak sahibine sağladığı tekel haklar içersinde ( c ) bendinde yapılan açıklamalar tanınmış markalar için de geçerlilik kazanmış olmaktadır. Bu maddede Tanınmış marka teriminin aynı 8. madde /IV. Bendinde de olduğu üzere kullanılmadığını farklı tanımlamaya yer verildiğini görebiliriz. d) Madde 42 Markanın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 42. maddede tanınmış marka ile ilgili olarak 7. ve 8. maddeden dolayısıyla bu maddelerde sayılan hallerden hükümsüzlük davası açılabileceği belirtilmiştir. Özellikle 42. madde (a) bendinde tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içersinde açılması gerektiği belirtilmiş; markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davasının süreye bağlı olmadığı zikredilmiştir. DOKTRİNDE VE YASAL DÜZENLEMELERDE KULLANILAN TANINMIŞ MARKA VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 556 Sayılı KHK da tanınmış marka ile ilgili hükümlerde tanınmış markanın koruma altına alınacağı belirtilmesine rağmen aynı uluslar arası düzenlemelerde olduğu gibi tanınmış markanın tanımı ya da tarifi KHK da yapılmamıştır. Özellikle gerek düzenlemelerde, gerekse doktrinde farklı tanımlamaların yer almasından dolayı tanınmış markanın alanı somut olayın durumuna göre belirlenmeye çalışılarak bu konuda yeknesak bir tutum sergilenmemiştir. Özellikle 556 sayılı KHK nın tanınmış marka ile ilgili hükümlerinde dahi farklı açıklamalar yapılmıştır. Buna örnek vermek gerekirse KHK. 8/IV maddesinde sözü edilen tanınmış düzeyi yüksek marka ile tanınmış marka arasında fark mevcuttur. Prof. Dr. Sabih ARKAN Markalar Hukuku (Cilt 1) eserinde Paris Sözleşmesi nin 1. mükerrer 6. maddesinin, bir kişiye ait olduğu herkesçe bilinen markanın sadece aynı veya benzeri ürünler için başkası adına tescilini yasakladığı halde KHK 8/IV anlamında tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler için dahi tescilinin mümkün olmadığını belirterek markaların tanınmışlık düzeyleri arasında da fark gözetilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu anlamda ARKAN, Paris Sözleşmesinin 6. maddesi açısından markanın sözleşme hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye de o mal ya da Sayfa 8 / 15

9 hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesinin yeterli olduğunu bildirmektedir. Prof. Dr. Sabih ARKAN a göre tanınmış marka dan söz edilebilmesi için, Reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevrede değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiği zikredilmektedir. Doktrinde ve uluslararası düzenlemelerde değişik adlandırmalar olduğu dikkat edildiğinde karşımıza herkes tarafından bilinen marka, tanınmış marka, meşhur marka, maruf marka, ünlü marka, uluslararası markası, dünya markası gibi kavramlar çıkmaktadır. Bu kavramlar birbiri ile aynı anlamlarda kullanılmamaktadır. A) Herkes Tarafından Bilinen Marka Kavramı (Herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka) Almanca karşılığı olarak notorisch bekannte marka anlamında kullanılan bu kavram İngilizce metinde ise well-known olarak kullanılmıştır. Bu kavram tanınmış marka kavramına göre daha eski bir kavramdır. Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinde geçen Herkes tarafından bilinen marka lara (notorisch bekannte marka) sağlanacak koruma konusunda asgari standartları belirlemiş; üye devletlere bu maddede belirlenen korumadan daha geniş bir koruma konusunda serbestlik tanımıştır. Paris Sözleşmesinin bu maddesinden yararlanabilmek için (diğer bir deyişle maddede belirtilen koşullar) öncelikle bu maddeden yararlanacak bir şahsa ait herkes tarafından bilinen markasının, başkası tarafından aynı veya benzeri mal alanında kullanılması durumunda karıştırılma ihtimalinin bulunması mevcutsa sonraki markanın tescilinin önlenebileceği belirtilmiştir. Paris Sözleşmesinde ve diğer düzenlemelerde bir tanım mevcut olmadığı da dikkate alındığında bu durumda sadece markanın halihazırda başkasına ait olduğunun bilinmesinin özelliğinden başka itibar, değer ya da nitelik olarak başka bir unsurdan söz edilmediği görülmektedir. Paris Sözleşmesi nde bahsedilen bu kavrama daha sonra Sayfa 9 / 15

10 özellikle Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması ile getirilen eklemeler sayesinde yeni anlamlar ve özellikle yüklenmiştir. - TRPS 16. madde 2. fıkrası ile üye devletlerin bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkes tarafından bilinme durumu dikkate alınacağı açıklanmıştır. - Yine TRIPS 16. madde 3. fıkra ile Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinin uygulama alanı farklı mal ve hizmetler için de korumanın sağlanacağı şekilde değiştirilmiştir. Bununla birlikte sadece niceliksel bir anlam ifade eden bu genişlemede ayrıca başka bir itibara sahip olunacağı anlamında açıklamalara yer verilmemiştir. Yapılan bu eklemelerde dahi niceliksel kriter ön plana çıkmakta, dolayısıyla Paris Sözleşmesi nde öngörülen herkes tarafından bilinen marka nın tanınmış marka dan farklı bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yukarıda Prof. Dr. Sabih ARKAN ın açıklamalarını da değerlendirdiğimizde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış bir markanın varlığından bahsederken bu markanın iyi şöhrete sahip olması, belirli bir değeri ve itibarını olması, kalite sembolü haline gelmesi gibi niteliksel koşulların aranmadığını belirtmek gerekir. Bu durumda Paris Sözleşmesi nde niteliksel unsurlardan bahsedilmediğine göre sadece markanın büyük ölçüde bilinmesinin yeterli olacağı kabul edilmektedir. Ancak bu konuda genel bir bilgi yeterli olup; markanın sahibinin adının da bilinmesi zorunlu sayılmamalıdır. (1) Bir marka hakkında Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. madde kapsamında tanımışlığının koruma kapsamı altına alınması istendiğinde tanınmışlığın talep edildiği o ülkede de mevcut olması gerekmektedir. Bununla birlikte markanın sadece o ülkede tanınmış olmasının yeterli olmadığını; ayrıca bu markanın Paris Sözleşmesi nden yararlanabilecek başka bir kişiye ait olduğunun da bilinmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Buradan çıkartılabilecek sonuçlardan birisi de Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın dünya çapında tanınmasının zorunlu olmadığıdır. Tanınmış marka ile dünya markası farklı kavramlardır. Dünya markası, dünyada tanınan, ait olduğu mal veya hizmet bütün dünyada satılan, satılmasa bile bilinen Sayfa 10 / 15

11 markadır. (2) Dünya markalarına örnek vermek gerekirse Coca- Cola, Pepsi, Mc Donald, Ford. Bununla birlikte dünya markaları nın her halükarda Paris Sözleşmesi koşullarını yerine getirmiş olmasından dolayı doğrudan bu maddeye göre koruma talep edebileceklerdir. Uygulamada Yargıtay 11. HD /3187 E. 2002/7188 K. Sayılı tarihli kararı ile Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 1999/826 E. 2001/946 K. Sayılı ilamını onamış ve onadığı bu karar ile dava konusu markanın Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış marka olduğunu tespit ettikten sonra umumen tanınmış olmanın (diğer bir deyişle herkes tarafından bilinen markanın) dünya çapında tanınmış marka olmasını gerektirmeyeceğini, bir kısmında tanınmış olgusunun bu maddeden yararlanmak için yeterli bulunduğunu belirtmiştir. b) Tanınmış Marka Tanınmış markadan bahsedebilmek için markanın niceliksel unsuru olarak değerlendirilen belirli bir tanınmışlık derecesine ulaşması yanında ayrıca niteliksel unsur olarak iyi şöhret anlamında markanın belli bir itibarının ve değerinin bulunması gerektiği belirtilmektedir. Bununla birlikte doktrinde nitelik olarak markanın başka özelliklere sahip olması gerektiği dolayısıyla markanın özgünlüğü, markanın tekliği, markanın ayırt etme gücü, markanın kullanıldığı malların belirli bir kaliteyi temsil etmesi gibi kriterlere yer verildiği görülmektedir. Kriterlerin değişmesi ve tam olarak netlik kazanmaması karşısında son zamanlarda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesinde Tanınmış Marka tespitinde nelerin kriter olarak ele alınacağı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu konu hakkında ayrıca aşağıda açıklamalar yapılacaktır. Markanın niceliksel unsuru olarak değerlendirilen tanınmışlık derecesi ile kastedilen markanın bilinmesi, belirli bir mal ya da hizmet veya işletme ile ilgili bağlantı kurulması olup dolayısıyla münhasıran ilgili toplumsal çevre tarafından bilinmesidir. Niteliksel unsur olarak bazı özelliklere sahip olunması durumu ise özellikle ilgili kavramın Avrupa Topluluğu düzenlemelerine yani yönerge ve tüzüğe bakılarak ortaya çıkartılmıştır. Zira burada yönergenin ve tüzüğün diğer dillerde yapıldığı çevirilere de dikkate farklı kelimelere rastlamaktayız. İngilizce karşılığı olarak has a reputation Sayfa 11 / 15

12 Almanca metninde tanınmış olma anlamında kullanılan bekannt ist çevirilerini görmekteyiz. Tanınmış markanın korunmasında aranan tanınmışlık; nitelikli bir tanınmışlık olup; genel olarak markanın belirli bir tanınmışlık dercesine sahip olması yanında ayrıca iyi bir şöhretinin, itibarının da bulunmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, markanın belirli bir tanınmışlık derecesine sahip olması durumunda, bu durumun kendiliğinden tanınmış marka anlamını ortaya çıkarmadığını ve tanınmış markalar için öngörülen korumadan yararlanacağı anlamını taşımadığını belirtmek gerekir. Markanın tanınmışlığa sahip olmasında aranan itibar kavramı markanın tüketici nezdinde sahip olduğu ve kafalarda yer tuttuğu ün ifade edilmektedir. Bu durumda markanın itibarının özellikle reklam gücü ve etkisi ile ortaya çıktığının da kabulü gerekecektir. Özellikle tüketicilerin kafalarında markanın temsil ettiği değerin büyüklüğü markanın tanınmışlığına ilişkin tespitte büyük anlam kazanacaktır. Bir malın ya da hizmetin tüketici nezdinde belli bir itibara ulaşması tüketicilerin, ilgili çevrenin olumlu deneyimleriyle olmaktadır. Bu anlamda da ilgili malı ya da hizmetin güvenilirliği dolayısıyla işletmenin güvenilirliği, açıklığı, malların gelişmişliği, kalitesi ve beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığı gibi özelliklerin de markanın itibarını güçlendireceği açık bir olgudur. Yargıtay 11. HD. Vermiş olduğu kararlarda tanınmış marka ile ilgili çeşitli kriterleri belirtmiştir. Her olayın somut durumuna göre bu kriterler zaman zaman farklılaşmıştır. Yargıtay 11. HD. 2002/10575 E. 2003/2752 K. Sayılı ilamında özellikle Tanınmış Marka kavramının Yargıtay içtihatlarında bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tarif edilmiştir. Yargıtay 11. HD. özellikle tanınmış marka ile ilgili diğer kararlarında markanın birçok ülkede tescilli olmasını marka tescil başvurularının devam etmesini, markanın reklam ve promosyon ile tanıtım çalışmalarının yapılmasını tanınmış marka olarak kabul edilmesinde bir kriter olarak belirtmiştir. Sayfa 12 / 15

13 TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Tanınmış Marka kriterlerini belirlemek için çalışmalar yapmaktadır. Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi için gerekli kriterlerin belirlenmesi amacıyla Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi oluşturulmuş ve çalışmalar yapılmıştır. Uzmanlar Komitesi bu anlamda ortak bir metin oluşturmuş ve tanınmış marka ile ilgii kriterleri belirlemeye çalışmıştır. A/34/13 no lu doküman olarak taraf ülkelerin benimseme yoluna gittiği bu metin üye ülkelere bir tavsiye niteliğindedir. Bu anlamda üye ülkeler tanınmış marka nın tespiti aşamasında bu metinden faydalanabilecektir. Bu metinde ayrıca bir markanın tanınmış marka olarak tespitine kimlerin karar verebileceği de açıklanmıştır. A/34/13 sayılı metnin 1 a) ve 1 b) maddelerinde taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşlarının herhangi bir markanın tanınmış marka olmasına karar verirken ifadesinden bu konudaki karar yetkisine idari açıdan Türkiye de Türk Patent Enstitüsü nün yargı açısından ise ihtisas mahkemelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Türk Patent Enstitüsü sadece bir defa çıkarttığı ve güncellemediği Resmi Marka Gazetesi Özel sayısında 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi ve 556 sayılı KHK. 7/1-ı bendine göre tanınmış marka olarak kabul edilen markalar yayınlamıştır. Bu sayıda BMW, ARÇELİK, BEKO, CAMEL, COCA- COLA, GRUNDIG, MARLBORA yayınlanan markalardan bazılarıdır. Bu özel sayının yayınlanmasından sonra Enstitü tanınmış marka statüsüne alınan markalar da mevcuttur. A/34/13 sayılı tavsiye niteliğindeki dokümanda belirtilen fakat sınırlanmayan ( bu anlamda üye devletlerin kendi kriterlerini yetkili makamlarınca belirleme hakkına sahip olduğunu söyleyebiliriz) bu kriterler şunlardır. - Halk arasında ilgili sektörde söz konusu markanın bilinme ya da tanınma derecesini, - Söz konusu markanın kullanımının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesini, - Söz konusu markanın uygulandığı ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki tanıtımları, reklam ve sunumlarının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesini, Sayfa 13 / 15

14 - Söz konusu markanın tanınması ya da kullanımını etkileyen başka tescillerini ve/veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesini, - söz konusu markanın etkili korunmasının belgeleri ve özellikle taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşlarının, markayı tanınmış marka olarak tanımalarının derecesini, - marka ile özdeşleşen değeri dikkate alacakları Kriterleri benimsenmiştir. Komite toplantıda aldığı başka bir kararda da yukarıda belirtilen kriterlerin bir markanın tanınmış marka olarak tespit edilmesinde ön koşul olmadığını, somut duruma göre bazı kriterlerin bir kısmının yeterli olabileceğini ayrıca bunların dışındaki etkenlerin de değerlendirme altına alınabileceğini belirtmiştir. Bu metinle ayrıca, ilgili markanın en az bir ilgili sektörde tanınmış (iyi bilinen) olmasının markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesinde yeterli kabul edileceği de belirtilmiştir. Türk Patent Enstitüsü tanınmış Marka ile ilgili kriterlerin belirlenmesi hususunda henüz yeknesak bir çalışma ortaya koymamıştır. Bununla birlikte özellikle resmi markalar bülteninde değişik zamanlarda ilgili kişilerin görüşlerinin alınması amacıyla 20 ayrı kriteri tartışmaya açtığını belirtmek isteriz. SONUÇ TANINMIŞ MARKA tarifinin gerek yasal düzenlemelerde gerekse doktrinde yapılmadığı hususu göz önüne alındığında bu konunun tartışılma aşamasında olduğunu göstermektedir. 556 sayılı KHK da yapılan düzenlemeler ışığında hukukumuzda hem Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamında hem de daha geniş bir alanda korunma kapsamına sahip olan tanınmış marka kavramlarının yer aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda hukukumuzda tanınmış markalar Türk Patent Enstitüsü nde tescilli olmadığı halde korunma kapsamında olup Enstitü res sen tanınmış markanın Sayfa 14 / 15

15 varlığından dolayı yapılan marka tecil başvurusunu red edebilme hakkına sahiptir. Türk Patent Enstitüsü nün uygulamalarında uzun zamandan beri tanınmış marka kriterleri konusunda belirli bir düzenleme yapılmadığı göz önüne alındığında özellikle Yargıtay 11. HD. Verdiği kararlarla tanımış marka kriterlerini dikkate alarak uygulamaya yön vermek gerekecektir. Bununla birlikte birçok yazarın tanınmış marka nın tespitine ilişkin Türk Patent Enstitüsü ne karşı dava açılamayacağı görüşünün aksine özellikle Enstitünün bu konuda uzun zamandan beri sessiz kalması ve marka hak sahibinin TPE aleyhine markasının tanınmış marka olarak tespitinde hukuki yararının bulunduğu kabul edilerek bu tip davaların açılabileceği söyleyebiliriz. Kaldı ki Yargıtay 11. HD. Verdiği son kararlar ile de bu görüşümüzü destekler konumundadır. Avukat İbrahim EKDİAL Tüm hakları saklıdır Sayfa 15 / 15