T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIK TEZİ MARKA HAKKININ İHLALİ HAZIRLAYAN İSMAİL FİDAN ANKARA ARALIK, 2001
İÇİNDEKİLER KISALTMALAR İÇİNDEKİLER I V GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA HAKKI, DOĞUMU, KAPSAMI, SINIRLARI VE SONA ERMESİ I. MARKA HAKKI 6 II. MARKA HAKKININ DOĞUMU 6 III. MARKA HAKKININ KAPSAMI 7 A- GENEL OLARAK 7 B- TESCİLLE SAĞLANAN KORUMANIN KAPSAMI 8 C- TESCİLLE SAĞLANAN KORUMANIN SÜRESİ 11 IV. MARKA HAKKININ SINIRLARI 11 A- GENEL OLARAK 11 B- MARKANIN BAŞVURU ESERLERİNDE YER ALMASI 13 C- MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI 14 D- MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİ 16 E- TÜRKİYE DE AÇILAN SERGİLERDE MARKALI ÜRÜNÜN 21 KULLANILMASI V. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 22 A- GENEL OLARAK 22 B- MARKANIN KORUMA SÜRESİNİN DOLMASI 23 1- Koruma Süresi 23 2- Koruma Süresinin Yenilenmesi 24 3- Koruma Süresinin Dolmasının Hüküm ve Sonuçları 26 C- MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME 27 I
İKİNCİ BÖLÜM MARKA HAKKININ İHLALİ I. GENEL OLARAK 29 II. İHLAL 31 III. KARIŞTIRILABİLME İHTİMALİ 32 A- KLASİK ANLAMIYLA KARIŞTIRILABİLME İHTİMALİ 35 B- GENİŞ ANLAMIYLA KARIŞTIRABİLME İHTİMALİ 37 C- KARIŞTIRILMA İHTİMALİNİN UNSURLARI 39 1- Aynı veya Benzer İşaret 39 2- Aynı veya Benzer Mal veya Hizmet 40 D- KARIŞTIRILMA İHTİMALİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER 41 IV. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE SAYILAN İHLAL 42 BİÇİMLERİ A- KHK. M.9 UN İHLAL EDİLMESİ 43 1- İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerinde Konulması 44 2- İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi veya 45 Stoklanması 3- İşareti Taşıyan Malın İthali veya İhracı 47 4- İşaretin İş Evrakı ve Reklamlarda Kullanılması 50 B- MARKAYI TAKLİT ETMEK 53 C- İHLAL YOLUYLA KULLANILAN MARKAYI TAŞIYAN 55 ÜRÜNLERİ, SATMAK, DAĞITMAK, TİCARİ AMAÇLA ELDE BULUNDURMAK D- LİSANS YOLUYLA VERİLMİŞ HAKLARI GENİŞLETMEK 57 VEYA DEVRETMEK 1- Lisans Sözleşmesiyle Verilen Hakları İzinsiz Genişletmek 58 2- Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları Devretmek 60 E- İHLAL FİİLLERİNE İŞTİRAK YAPILMASINI TEŞVİK ETMEK 60 II
VEYA KOLAYLAŞTIRMAK F- MARKAYI VEYA BENZERİNİ TAŞIYAN ÜRÜNÜN 61 NEREDEN ALINDIĞINI YA DA NASIL SAĞLANDIĞINI BİLDİRMEKTEN KAÇINMAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNTERNETTE MARKA HAKKI İHLALİ I. GENEL OLARAK 63 II. MARKANIN ALAN ADI OLARAK İNTERNETTE YER ALMASI SURETİYLE İHLALİ. 66 A- ALAN ADI 66 B- TESCİLLİ MARKANIN ALAN ADI OLARAK SEÇİLMESİ 68 1- Benzer Mal veya Hizmet Üreten Kimselerin Kullandığı Alan İsimlerine Karşı Tescilli Markaların Korunması 69 2- Farklı Mal veya Hizmet Üreticilerinin Kullandıkları Alan İsimlerine Karşı Tescilli Markaların Korunması 75 3- Alan Adı Seçiminde Tescilli Markaların Birden Fazla Olması Durumunda Koruma. 79 III. TESCİLLİ MARKANIN ALAN ADINDAN BAŞKA BİR ŞEKİLDE İNTERNETTE KULLANIMI 81 IV. DÜNYADA ALAN ADI MARKA İHTİLAFINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÇALIŞMALARI 83 A- UDRP 84 1- UDRP nin Oluşumu 84 2- UDRP ye Başvuru Şartları 85 a) Müştekinin Markasına Benzerlik 86 b) Alan Adı Sahibinin Alan Adı ile Hak ve İlişkisinin Bulunmaması 86 c) Kötü Niyet 87 3- Alan Adı Sahibinin Yasal Hakkı Olduğunu İspatlaması 88 4- Değerlendirme 88 III
B- SCT DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 90 1- SCT Önerilerinin Ortaya Çıkışı 90 2- SCT Önerisine Genel Bakış 90 3- SCT Önerisinde İrdelenmesi Gereken Hususlar 91 a) Ticari Etki 91 b) Kötü Niyet 94 c) Bildirim, Feragat ve Çözümler 95 4- Değerlendirme 97 SONUÇ 98 KAYNAKÇA 101 IV
KISALTMALAR AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu age : Adı Geçen Eser agm : Adı Geçen Makale agr : Adı Geçen Rapor AÜHF : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AY : Anayasa B : Baskı Batider : Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi BK : Borçlar Kanunu bkz : Bakınız C : Cilt cctld : Ülke Kodlu Üst Düzey Alan Adı dn : dipnot DNS : Alan Adı Sistemi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı FMR : Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi gtld : Jenerik Üst Düzey Alan Adı ICANN : İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Birliği ibid : Bir Önceki Atıfta Adı Geçen Kaynak İÜHF : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi KHK : Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname MarK : Markalar Kanunu MK : Medeni Kanun NSI : Network Çözümleri Şirketi RKK : Rekabetin Korunması Hakkında Kanun S : Sayı s : Sayfa SCT : Markalar Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Hukuku Daimi Komitesi V
SLD : İkinci Derece Alan Adı TCK : Türk Ceza Kanunu TK : Ticaret Kanunu TLD : Üst Düzey Alan Adı TPE : Türk Patent Enstitüsü TRIPs : Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi Tüzük : Avrupa Birliği nin çıkardığı 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü UDRP : Alan Adı Anlaşmazlık Çözüm Politikası WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Yönerge : Avrupa Ekonomik Topluluğunun Harmonizosonu amacıyla çıkardığı 89/104 Sayılı yönerge Yönetmelik : 556 Sayılı Markaların Korunması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Atıflarda Kullanılan Kısaltmalar Document 1, SCT: İnformal Document Containing Draft Provisions Concerning Protection of Trade marks and other Rights in Distinctive signs on the internet, SCT Document 2, SCT: Recommendation Concerning The Protection of Marks and other Industrial Property Rights in Signs on the internet, SCT Process 1, WİPO : The Management of internet Names and Adress: İntellectual property Issues. Final Report of the WİPO İnternet Domain Name Process, WİPO. VI
Process 2, WİPO : Final Report of the Second WİPO İnternet Domain Name Process, WİPO Rapor, DPT : Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu raporu, DPT, Ankara, 2000 VII
GİRİŞ Ticari hayatın temelini oluşturan işletmelerin herkes tarafından bilinen bir özelliği de gelir sağlamayı hedeflemeleridir. Bu hedefe ulaşmak için ticari işletmeler varlıklarını devam ettirmek zorundadırlar. Devamlılık hem makine, hammadde gibi maddi unsurlara hem de kiracılık hakkı, ticaret ünvanı, patent, marka gibi gayri maddi unsurlara ihtiyaç gösterir. Bu gayri maddi unsurlar arasında yer alan marka, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler ile tüketiciler arasında bir bağımlılık ilişkisi kurulmasını sağladığı için çoğu defa bir işletmelerin en değerli unsurudur. Nitekim son yıllarda işletmelerin büyüklüklerinin saptanmasında kullanılan marka değeri hesaplanması yöntemi de bu bakış açısının doğruluğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka, Türk Hukukunda 556 Sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu Kararnamede doğrudan marka tanımlanmamıştır. Tanımlar başlığını taşıyan ikinci madde de marka ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret ve hizmet markalarını biçiminde bir ifade yer almıştır. Buna karşılık Kanun Hükmünde Kararnamenin markanın içereceği işaretler başlıklı 5 inci maddesinde marka olabilecek işaretler sayılırken aslında marka da tanımlanmıştır. Madde 5 in Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. demekle markanın tanımını yaptığı söylenebilir. KHK m.5 de Baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme ibaresinin yer alması sadece iki boyutlu işaretlerin marka olabileceği gibi bir 1
anlam çıkarılması riski taşımaktadır. Ancak bu hükmü sırf iki boyutlu işaretleri değil üç boyutlu işaretlerin çizimle görüntülenebilen resmini veya ses veya melodinin nota ya dökülmüş şeklini de kapsadığı biçiminde değerlendirmenin Marka Hukukunun gelişim biçimine daha uygun düşeceği açıktır. 1 Yukarıda tanımını yaptığımız markanın önemi markanın işlevlerinden kaynaklanmaktadır Marka bir malın hangi işletme tarafından yapıldığını veya üretildiğini veya piyasaya sürüldüğünü, bir hizmetin hangi işletme tarafından yürütülmekte olduğunu gösterir. Bir başka açıdan ifade edecek olursak markanın mal veya hizmetin menşeini gösteren Kaynak işlevi vardır İkinci olarak markanın, malları ve hizmetleri benzer diğer mal ve hizmetlerden farklılaştıran ayırt etme fonksiyonu vardır. Günümüz dünyasında markanın belki de en önemli fonksiyonunun ayırt etme fonksiyonu olduğu söylenebilir. Markanın bir başka fonksiyonu da garanti fonksiyonudur. Bu fonksiyon sebebiyle müşteri malın kalitesini her defasında yeniden denemekten kurtulur. Zira, müşteri marka sayesinde, malın kalitesinin ve diğer ayırıcı özelliklerinin aynı olduğuna emin olup ürün satın alabilir. Markanın en önemli fonksiyonlarından biride Reklamdır. Halk marka aracılığıyla malı tanır ve satın alır. Markanın tanınmışlık düzeyinin artması işletmenin müşteri portföyünü genişletir. Böylece marka müşteri çevresi ile işletme arasında bir bağımlılık ilişkisi yaratır. ayrılırlar: Bu fonksiyonları yerine getiren markalar işaretledikleri şeye göre ikiye 1 Aynı Yönde Görüş için OYTAÇ, Kutlu; Markalar Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1999, s.6, CAMCI, Ömer, Marka Davaları, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1999, s.11 v.d, Aksi yönde görüş için Bkz; KARAHAN, Sami; Ticari İşletme Hukuku, Konya, Mimoza Yayınları, 1997, s.139 2
a) Mal (Ticaret) Markası : Mal markası diye de anılan ticaret markası, Yönetmelik m.8 de bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmıştır. Açıkça anlaşıldığı üzere ticaret veya mal markası bir menkul mal ile ilgili olan, onun üstüne ve/veya ambalajına konan markadır. Para, kıymetli evrak, adi senet gibi istisnalar bir tarafa bırakılacak olursa menkul malların büyük çoğunluğu markaya konu olabilir. Malın el ile veya mekanik yolla üretilmesi şart olmayıp, sebze ve meyve gibi doğal mallar da markalanabilir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere ticaret markası sadece en geniş anlamda endüstriyel değil, aynı zamanda ticaret konusu yapılan mallar için de alınıp kullanılabilir. Başka bir deyişle, marka kullanmak üreticiye özgü değildir. Mesela Migros veya Gima gibi satış mağazaları kendileri mal üretmeden bir üreticiye verdikleri siparişle istedikleri malı ürettirip bunları kendi markaları altında satışa sunabilirler. b) Hizmet Markası : Bir işletmenin (teşebbüsün) hizmetini diğer bir işletmenin hizmetlerinden ayıran işarettir. Bankacılık, sigortacılık, turizm, sağlık, taşıma, danışmanlık, otelcilik, eğitim gibi alanlarda çalışan işletmelerin malları yoktur, fakat hizmetleri vardır. Piyasalara sundukları hizmet onların ürünüdür. KHK bu tür işletmelere, ürünleri olan hizmetleri, bir marka altında müşterilerine sunabilme imkanını sağlamıştır. İşte hizmet işletmelerinin hizmetlerini tanıtmak için kullandıkları markalara hizmet markaları denir. Ticari hayatta böylesine önemli olan ve yukarıda çok kısa bilgilerle tanıtmaya çalıştığımız Marka kavramı ülkemizde ne yazık ki hak ettiği derecede öneme haiz değildir. 24.06.1995 yılında yürürlüğe giren Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile modern bir marka mevzuatına sahip olmamıza karşın, üreticilerin mal veya hizmetlerini marka olarak tescil ettirmelerindeki isteksizlik, marka hukuku 3
meselelerinin doktrinde tam olarak tartışılmamış olması bizi bu Kanun Hükmünde Kararname üzerinde çalışmaya sevketmiştir. Bir Kanun Hükmünde Kararnamenin tamamının irdelenmesi bir uzmanlık tezinin hacmini çok aşacağından çalışma konusunun sınırlandırılması gereklidir. Bu sebepten inceleme marka hakkının ihlali (556 Sayılı KHK m.61 ve onun yaptığı yollama nedeniyle m.9) üzerinde yoğunlaştırılacaktır. Marka hakkı ihlali, marka hukukunun asli unsurlarından birini teşkil etmesi ve insanların marka konusunda bilinçlenmelerinin temelini oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle seçilmiştir. Zira üreticiler ne markalarının kendilerine sağladığı hakların ne bu hakların sınırlarının ne üçüncü kişilerin hangi tür davranışlarının bu haklarını ihlal ettiğinin ne de kendilerinin hangi tür davranışlarının başkalarının marka hakkını ihlal ettiğinin bilincindedirler. Marka hakkı ve bu hakkın ihlalini insanlara anlatmaya çalışarak ülkemizdeki marka bilinçlenmesi çabasına katkıda bulunmak ve internette marka hakkı ihlali hususunda başlangıçta hatalı bazı yorum ve anlayışların ortaya atılmasını ve yerleşmesini önlemek düşüncesi tezin yazılmasındaki amacı oluşturmuştur. Marka hakkının ihlali kavramı incelenirken Kanun Hükmünde Kararnamedeki düzenlemeden hareket edilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname madde 61 ve 9 daki hususlar mümkün olduğunca ele alınırken maddelerin dışına çıkmamaya da gayret gösterilmiştir. Yukarıdaki sebeple ne tescilsiz markalarda marka hakkı ihlaline ne Kanun Hükmünde Kararname madde 61/A daki cezai hükümlere ne de madde 62 v.d. düzenlenen marka sahibinin talepleri hususlarına hiç girilmemiştir. 4
Madde dışına çıkmama çabasına bir yerde istisna getirerek internet te marka hakkı ihlali incelenmiştir. Bu da hayatımıza çok hızlı giren internetin beraberinde getirdiği internet marka ihtilafının önemi dolayısıyla yapılmıştır.. Marka hakkının ihlali başlıca iki grup hukuki sorunla karşılaşılmasını mucip kılar. Birinci grup Marka Hakkının Saptanması ile ilgili sorunlar ikinci grup ise bu hakkın üçüncü kişilerin davranışları ile ihlal edilip edilmediği ile ilgili sorunlardır. Bu esaslar çerçevesinde çalışma bir giriş ve bunu izleyen üç bölümden oluşmuştur. Çalışmada I. Bölüm Marka Hakkının Saptanması na ayrılmıştır. Bu bölümde önce marka hakkı genel olarak ele alınmış, daha sonra bu hakkın doğumu, sınırları ve marka hakkının sona ermesi üzerinde durularak marka hakkının çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın II. Bölümü ise 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Marka Hakkı İhlali Türleri ne ayrılmıştır. Bu bölümde önce İhlal ve Karıştırılabilme kavramları ele alınmış daha sonra Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Marka Hakkı İhlali Türleriyle bu bölüm sona ermiştir. Çalışmanın İnternette Marka Hakkı İhlali başlığını taşıyan III. Bölümde Teknolojik Gelişimin Hayatımıza Soktuğu e Ticarette İnternet Marka Çatışması ele alınmış, internette marka hakkı ihlalinin Türk Hukukundaki yeri ve Dünyada marka internet çatışmasına ilişkin çözüm çalışmaları üzerinde durularak bu bölüm sona ermiştir. Ulaşılan hukuki varsayımların ele alınacağı sonuç bölümüyle tez tamamlanmıştır. 5
BİRİNCİ BÖLÜM MARKA HAKKI, DOĞUMU, KAPSAMI, SINIRLARI VE SONA ERMESİ I. MARKA HAKKI Marka sahibine münhasır şekilde kullanma yetkisi veren bir haktır. Bu hakkı tasvir edebilmek için önce bu hakkın doğumu sonra hakkın sınırları nihayetinde de hakkın sona ermesi incelenecektir. Çalışmada temel 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname olduğundan Tescilsiz markaların sahiplerine sağladığı haklar ayrıca ele alınmayacak ancak yeri geldiğinde bunlara değinilmekle yetinilecektir. İstisnai durumlar saklı kalmak üzere kaideten tescilsiz markalar ancak Haksız Rekabet (TKm56 vd) hükümlerine göre korunur. II. MARKA HAKKININ DOĞUMU Kanun Hükmünde Kararnameye göre marka üzerindeki hak tescille doğar. Marka Hakkının Elde Edilmesi başlığını taşıyan 6. madde de de Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği açıkça gösterilmiştir. Marka tescilinin her ne kadar kurucu etkiye sahip olduğu açıksa da Kanun Hükmünde Kararname m.9/3 birinci cümleye göre, markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için tescil yeterli olmamakta ancak bu tescilin yayımlanması da gerekmektedir. 1 Yine 9/3 2. ve 3. cümlelerinde ise Markanın tescili için yapılacak başvurunun yayınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapılabilir. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. hükmü yer almaktadır. 1 551 Sayılı MarK ise markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için böyle bir yayın mecburiyeti getirilmemişti. Tescil üçüncü kişilere karşı da talepte bulunabilmek için yeterliydi. Madde 15/1 ve 17. 6
Bu hükümlerin mehaz da dikkate alınarak 2, marka tescil başvurusunun yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescili ilan edilmiş olsaydı yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat istenebilir biçiminde anlaşılması uygun olur. 3 Başvuru ve tescilin yayını arasındaki bu süreçte istenebilecek tazminatın hesaplanmasında nasıl bir yol izleneceği hususunda Kanun Hükmünde Kararnamede bir açıklık olmaması ve mehazda geçen makul ibaresinin madde 9 da yer almaması karışıklığa neden olabilir. Yani bu tazminat makul bir tazminat mı olacaktır yoksa Kanun Hükmünde Kararname nin 64, 66, 68 inci maddelerinde düzenlenen özel hesaplama yöntemlerine dayanılarak bulunan bir meblağ mı olacaktır? Kanaatimizce Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir biçimindeki Kanun Hükmünde Kararnamenin 9/3 3 üncü cümlesinin yalnız Kanun Hükmünde Kararnamemizde bulunması ve mehazda yer alan makul bir tazminat ibaresinin Kanun Hükmünde Kararnamede yer almaması nedeniyle böyle bir davada mahkemece tazminat miktarının hesaplanmasında Kanun Hükmünde Kararnamenin 64, 66, 68 inci maddelerinin göz önüne alınması yerinde olacaktır. Zira burada kanun koyucunun yukarıda sıraladığımız veçhile iradesinin yönünü yönergeden ayrılacak biçimde belli ettiğini kabul etmek daha doğru gözükmektedir. III. MARKA HAKKININ KAPSAMI A) GENEL OLARAK Tescil edilen bir markada tescille birlikte marka hakkı sahibi lehine en temeli markayı tekel olarak kullanma hakkı olan bazı haklar doğar. 4 2 Bu hükmün mehazını oluşturan Topluluk Marka Tüzüğünde bu iki cümle yerine madde 9/III de Bir birlik marka başvurusunun yayınlanması sonrasında meydana gelen ve bu yayınla birlikte yasaklanan olaylar hakkında makul bir tazminat istenebilir. biçiminde tek bir cümle yer almaktadır. 3 Aynı yönde görüş için bkz. ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, C.1, Ankara, AÜHF Yayınları, 1997,s.127 4 ibid, s.124 vd 7
Bu haklar Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü bölümünde düzenlenmiştir. Bu bölümün başlığı Markanın Koruma Kapsamıdır. Bu bölümde önce madde 9 ile marka sahibine tanınan haklar düzenlenmiş ve devamında özel bazı durumlar ve sınırlar belirlenerek marka hakkının çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. B) TESCİLLE SAĞLANAN KORUMANIN KAPSAMI Markaya sağlanan koruma, kural olarak, tescilin kapsamına giren mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Başka bir deyişle, marka hangi mallar ve hizmetler için tescil edilmişse, marka sahibinin, münhasır kullanma yetkisi ve markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi, o mal ve hizmetler ile onlara benzer mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Buna korumanın tescilin yapıldığı mal veya hizmetlerle ve benzeri mal ve hizmetlerle sınırlı olması ilkesi 5 denir. İlkenin istisnası, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar oluşturur. Şöyle ki, bu niteliği kazanmış bir markanın sahibi markasının başka mal ve hizmetlerde kullanılması halinde de bazı şartlar altında korunur. Tescilin kapsamı, tescil dilekçesinde dar tutulmuşsa, koruma da bu kapsam dolayısıyla dar olur. Diğer yandan tescil dilekçesinde ilgisiz mal ve hizmetler zikredilerek kapsam suni olarak genişletilmemelidir. Benzer mal ve hizmetler kavramı koruma sınırını bir ölçüde ileriye götürmüştür. Tescilli bir markanın KHK m.61/1 (b) ve (c) uyarınca aynı, benzeri yahut ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan işaretlerin veya halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunan işaretin aynı ve benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması marka sahibi tarafından men edilebilir. Bu ihlal dolayısıyla hukuki ve cezai talepler ileri sürülebilir. Ayrıca tescilli markanın aynı, benzeri olan veya halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunan işaretlerin aynı veya benzer mallar için başkası adına KHK.m.7/1 (b) uyarınca marka olarak tescilleri yapılamaz, yapılmışsa hükümsüzlük davası ile markanın terkin edilmesi yoluna gidilir. 5 TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Beta Yayınevi, 1999, s.394 8
Ayrıca, tanınmış markalar farklı mal ve hizmetlerde de korunabilirler. Şöyle ki, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın tanınmışlığından yararlanma, itibarına zarar verme ve ayırt edici karakterini zedeleme hallerinde de marka korunur. Yukarıdaki açıklamaya göre marka hakkının, yani korumanın sınırları ve kapsamı aşağıdaki biçimde gösterilebilir. Tescilli bir markanın aynı, benzeri veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan, bu sebeple halk tarafından karıştırılması ihtimali bulunan işaretlerin; Aynı veya benzer mal ve hizmetler için, a) KHK m.7/1 (b) uyarınca Tescil talebi TPE tarafından resen reddedilir. Mutlak ret nedenidir. b) KHK m.8/1 (b) uyarınca Tesciline itiraz edilebilir ve talep ret edilebilir. Nispi ret sebebidir. c) KHK m.42/1 (a) ve (b) uyarınca Tescil edilmeleri halinde hükümsüzlük davası açılabilir ve işaret terkin olunabilir. d) KHK m.9 uyarınca Tescilsiz olarak izin alınmadan kullanılmaları tecavüz oluşturur ve hukuk ceza davaları açılabilir. Farklı mal ve hizmetler için tescilleri mümkündür. Ancak toplumca tanınan bir markanın; a) Tanınmış marka statüsüne ulaşmış bir markanın Farklı mal ve hizmetler için tescili ancak sahibinin muvafakatine bağlıdır. 6 b) Toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinden haksız olarak yararlanma hali varsa; veya c) İtibarına zarar gelecekse; veya d) KHK m.8/2 uyarınca Ayırt edici karakteri zedelenecekse yukarıdaki 3 halde tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Sonuç olarak denebilir ki KHK bir markayı; 6 TPE nin halen mevcut uygulamasında Tanınmış marka statüsüne aldığı markalara ilişkin olarak tüm mal veya hizmetler için koruma sağlamaktadır. Tanınmış marka içeren başvuruları tanınmış marka sahibinin muvafakati yoksa KHK m.7/1 (ı) kapsamında resen reddetmektedir. 9
a) Aynı mal ve hizmetler için aynen kullanılması dolayısıyla korumuştur. b) Aynı mal ve hizmetler için karıştırılma sebebiyle korumuştur. c) Tanımışlığı dolayısıyla korumuştur. KHK nın, marka sahibine sağladığı koruma sadece mükerrer tescil için değildir. Korumanın kapsamı içine, markanın sözlük, ansiklopedi gibi başvuru eserlerine konulup, cins adı haline gelip ayırt edici niteliğini yitirmesi tehlikesine karşı markanın sahibine tanınan düzeltme hakkı 7 da girer. Korumanın kapsamına giren bir başka hal de, bağlılık yükümüne aykırı hareket eden ticari vekil veya temsilcinin kendi adına yaptırdığı tescile itiraz edilmesidir. Ticari vekil veya temsilcinin, işaretin gerçek sahibinin iznini almadan, söz konusu işareti kendi adına marka olarak tescil ettirmesi halinde işaretin sahibi temsilcinin geçerli bir hakkı yoksa markanın kendi adına devrini isteyebilir, markanın kullanılmasına itiraz edebilir ve markanın hükümsüzlüğü davasını da ikame edebilir. 8 Kullanmaya itiraz, durdurma ve men davası şeklinde yapılır. Korunma ülkeseldir. Korunmanın ülkeselliği diye adlandırılan bu ilke uyarınca, her devlet, marka korunmasını _ hukukundaki maddi ve şekli koşullar yerine getirilmek kaydıyla_ sadece kendi ülkesinde sağlar; her devlet sadece kendi ülkesindeki ihlâllerde tecavüze uğrayan ve kendi kanunlarına göre hak sahibi olan kişinin kendi ülkesindeki hukuk yollarına başvurmasına izin verir. Bu ilke uyarınca, markanın sahibi, izni olmadan markanın kullanılmasına ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde engel olabilir, yoksa Türkiye deki tescile dayanarak, Türkiye dışında markanın kullanılmasını yasaklayamaz. Yasaklama yetkisi, markanın yurt dışında tescili halinde tescilin yapıldığı ülkelerinin hukuklarına göre de doğar. Engel olma yetkisi içine ithal mallar da dahildir. Türkiye sınırları içindeki koruma, aynı markanın yurt dışında başkası adına tescil edilmiş olması halinde, yurt dışında imal edilen ve bu markayı taşıyan mal ve hizmetlerin Türkiye ye ithali ile de sakıt 7 İleride anlatılacağı gibi marka sahibine tanınan hakkın bir istisnası olan markanın başvuru eserlerinde yer alması marka hakkını ihlal etmez, ancak burada ki önemli husus ibarenin eserde marka olduğu belirtilerek yer almasıdır. 8 bkz. KHK m.17 ve m.42/1 (e) 10
olmaz. Mesela, Türkiye de tescil edilmiş bulunan ve (A) ya ait olan Stor markası, aynı markayı İspanya da tescil ettirmiş olan (B) nin mallarının Türkiye ye ithali ile ihlâl edilebilir. (A), (B) nin mallarının Türkiye ye ithaline engel olabilir. Ülkesellik ilkesi gereği, aynı işaret marka olarak, birçok ülkede, o ülkelerin ulusal hukuklarına göre tescil edilebilir. Marka üzerinde tescil olunduğu ülkelerin hukukları uyarınca ve o ülkelerin hakimiyet hudutlarıyla sınırlı olmak üzere marka hakkı doğar. Tescilin hak sağlayıcı ve koruyucu etkisi tescil edildiği ülkenin sınırlarını aşamaz. Dünyanın her tarafında geçerli olan Marka korunmasının ülkeselliği ilkesi, KHK da da çeşitli maddelerde belirtilmiştir. 9 C) TESCİLLE SAĞLANAN KORUMANIN SÜRESİ Korunmanın süresi, başvuru tarihinden başlamak üzere KHK m.40 uyarınca on yıldır. Ancak, korunma onar yıllık yenilemeler ile herhangi bir süreye bağlı olmaksızın uzatılabilir. Marka yenilenmediği takdirde marka hakkı sona erer. 10 Bu arada KHK m.41 de yenilenmeme sebebiyle hükümsüz sayılır derken m.45 son fıkrada da yenilenmeme sebebiyle marka hakkı sona erer demesi de eleştiriye açıktır. 11 IV) MARKA HAKKININ SINIRLARI A- GENEL OLARAK Bilindiği gibi modern hukuk düzenlerinde hiçbir hakkın sınırsız kullanımına cevaz verilmemiştir. Her hak daha üst düzey haklar söz konusu olduğunda sınırlandırılabilir. İşte bu sebeple marka sahibine KHK m.9 uyarınca tanınan markayı tekel şeklinde kullanma hakkına, rakiplerin ve toplumun çıkarları dikkate alınarak bazı sınırlandırmalar getirilmiştir. Böylece, 9 bkz: KHK. m.3, 6 ve 9/2/(c) 10 Marka yenilenmesini düzenleyen KHK.m.41 in son fıkrasında... hükümsüz sayılır. biçiminde bir ifade yer alıyor olsa bile bu ifadeyi marka hakkı sona erer biçiminde anlamak gerekir, zira aşağıda bölüm 2 de anlatacağımız üzere marka hakkının sona ermesi ile hükümsüzlük farklı kavramlardır. 11 KHK da hükümsüzlük m.42 v.d. düzenlenmiş olup hükümsüz sayılmaya karar verme yetkisi sadece mahkemelere tanınmıştır. 11
marka sahibine, markanın sağlaması gereken makul koruma alanını aşan bir tekel hakkı tanınması önlenmiş olmaktadır. Bu sebeple KHK m.9 ta tanınan hakların istisnası olarak KHK m.10, 12, 13 ve 26/5 de marka ihlali sayılamayacak durumlar sayılmıştır. Bu durumlarda koruma için gerekli olan maddi ve şekli şartların varlığına rağmen koruma ortadan kalkar. Eski MarK m.37 de tescil edilmiş markaların sahiplerine tanınan hakların markanın sonradan eşya adı haline gelmesi ile sakıt olmayacağı ve hak sahiplerinin markalarının başkaları tarafından kullanılmasına karşı itiraz ve dava hakkına sahip olacağı; bu davada markanın eşya adı haline geldiği definin dermeyan edilemeyeceği hükme bağlanmıştı. Modern hukuk anlayışına uygun olarak tamamen farklı ilkelerden yola çıkan KHK nin 12. maddesi ile, üçüncü kişilerin, kendi ad ve adresleri ya da mal veya hizmeti tasvir edici nitelikteki işaret ve açıklamaları bu ad yada işaret başkasının markasında yer almış olsa bile kullanmalarının marka sahibi tarafından yasaklanamayacağı gösterilmiştir. 12 KHK m.10 da ise markanın sözlük, ansiklopedi, bülten türü başvuru eserlerinde yer alması düzenlenmiştir. Diğer yandan, markayı taşıyan malların marka sahibi tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu malların ticaret ve dağıtım şeklinin marka hakkına dayanılarak düzenlenmesi (ya da yerine göre yasaklanması), serbest dolaşıma dayalı ticaret anlayışına zarar verici nitelikte görülmüştür. Serbest ticaretin korunabilmesi için de marka sahibinin haklarını sınırlandırmak gerekmiştir. İşte bu amaçla kabul edilen KHK 13 e göre, marka sahibi sadece malların ilk defa piyasaya sunulması konusunda mutlak bir hakka sahiptir. Bu hak, markayı taşıyan malların hak sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye de piyasaya sürülmesi ile tükenir; bundan sonra, marka hakkının sahibi, malları satın alan kişilerin bu malları yeniden satışa sunmalarına, markayı kullanarak reklam ve dağıtım yapmalarına marka hakkına dayanarak karşı çıkamaz. 12 ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, C:2, Ankara, AÜHF Yayınları, 1998, s.131 TEKİNALP, Ünal, 1999, age, s.415; Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün e Armağan, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1998 s.636 12
Nihayetinde de Türkiye de teşhir olunan mallar üzerinde kullanılan markaya ilişkin olarak getirilen muafiyet ile marka hakkının sınırları saptanmıştır. B) MARKANIN BAŞVURU ESERLERİNDE YER ALMASI KHK m.10 a göre bir markanın başvuru eserlerinde yer alması tescilli marka olduğu belirtilmek koşuluyla marka hakkının ihlali olarak değerlendirilmez. Bir marka, bir sözlükte, ansiklopedide, yıllıkta, katalogda, ticaret veya sanayi dünyasını genel olarak veya bir sektörü özel bir tarzda takdim eden bir kitapta veya benzeri bir başvuru eserinde bir cins adı olarak da yer alabilir. Mesela Gillette markası sözlüklerde traş bıçağının karşılığı olarak gösterilmiş olabilir. KHK mehaz 89/104 sayılı yönergede olduğu gibi markanın başvuru eserlerinde cins ismi (kendi deyimi ile jenerik ad ) izlenimini verecek şekilde yayımlanabileceğinden söz etmişse de, marka başvuru eserlerine fiil, sıfat ve zarf olarak da girmiş bulunabilir. Mesela, bir deterjan markası olan Vim, vimlemek olarak fiil halinde kullanılmaktadır. Sözlükte veya bir diğer başvuru eserinde bu şekilde cins ismi veya sıfat, zarf yada fiil gibi kullanılan kelimenin tescilli marka olduğunun belirtilmesi gerekir. Aksi halde o markanın toplumca cins isim veya fiil kabul edilmesi ve markanın ayırt edici gücünü yitirmesi, korumanın dışına çıkması tehlikesi vardır. KHK nin 10. maddesine göre, markanın sözlüklerde ve diğer başvuru eserlerinde yer alması hallerinde, tescilli marka olduğu belirtilmemişse, marka sahibinin talebi üzerine, yayının sonraki ilk sayısında (basımında) bunun düzeltilmesi icap eder. Bu hükmün amacı marka sahibine, başvuru eserlerinde kullanılan markasının marka olduğunun belirtilmesi hakkını vermektedir. 13
Ancak, marka sahibinin düzeltmeyi istemeyi ihmal etmesi, markanın ayırt edici niteliğini yitirmesi sonucunu doğurabilir. 13 Bu suretle ayırt edici karakterini yitirmiş markaya karşı hükümsüzlük davası açılabilir. Hükmün, Markanın Koruma Kapsamı başlığını taşıyan bölümde yer alması da incelenen halin korumanın sınırları dışında kaldığının bir kanıtıdır. Marka sahibinin yayıncıya talebi kural olarak sadece düzeltilme istemi ile sınırlıdır. Markanın bir başvuru eserinde yer alması markasal kullanma olmadığı için marka sahibi yayımcıya karşı KHK da öngörülen hukuk ve ceza davalarını açamaz. Ancak şartları varsa BK. m.41 e dayanabilir. Yayımcının istemi yerine getirmemesi halinde marka sahibi BK. m.41 vd ye dayanarak tazminat isteminde bulunabilir. Başvuru eserinin izleyen baskılarında düzeltme isteminin yerine getirilmeyeceği, herhangi bir şekilde anlaşılırsa bu durumda hakların telahuku nun varlığı kabul edilmeli ve marka sahibine, BK 41 in yanısıra KHK m. 61 ve 62 ye dayanması hakkı tanınmalıdır. Marka hakkı sahibi ihtiyati tedbir dahil KHK m. 62 vd. hükümlerinden yararlandırılmalıdır. Zira, bir markayı tahrip etme kastı marka hakkına tecavüz olarak kabul olunmalıdır. Gerçi sözkonusu varsayımda BK. m.41 e dayanabileceği şüphesizdir. Ancak anılan halde haksız fiil hükümleri yetersiz kalabilir. Başvuru eserinde sözcüğün marka olduğu açıkça ifade edilebileceği gibi bu işaretiyle de belirtilebilir. C) MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI 89/104 sayılı yönergenin 6. maddesinden esinlenen KHK m.12 ye göre dürüstçe ve Ticari veya Sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla tescilli bir markanın, başkası tarafından ad veya adres olarak, mal ve hizmetin cinsini, kalitesini, miktarını, kullanım amacını, değerini, coğrafi kaynağını, üretim ve sunuluş zamanını belirten, yani mal ve hizmeti bir veya 13 Ayırt edici niteliğin yitirilmesi halinde TPE nin yenileme talebini kabul etmeyebileceği ve bu talebi KHK m.7/1 (a) ya dayanarak reddedebileceği görüşü için bkz: TEKİNALP, Ünal, 1999, a.g.e, s.414 14
bazı özellikleriyle tanıtan veya tasvir eder biçimde ve mal veya hizmetin diğer 14 15 niteliklerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde kullanılması mümkündür. Maddede geçen Dürüstçe ibaresinin MK m.2 anlamında mı olduğu yoksa ticari alandaki teamülleri mi gösterdiği hususu tartışmalıdır. 16 Uygulamada karşımıza çıkan bir problemde insanların tasvir edici ibareleri kendi tekellerine almak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Marka sahibi markasında yer alan mal veya hizmeti tasvir edici işaretleri başkasının kullanmamasını istemekte ve bu kullanımı marka hakkının ihlaline dayanarak engellemek istemektedir. Örneğin A nın markasında Ayakkabı Hastanesi ibaresi şekille birlikte yer almakta ve A ayakkabı tamir etme hizmeti vermektedir. B nin açtığı bir başka ayakkabı tamir dükkanının tabelasında ayakkabı hastanesi ibaresini kullanmasını A marka hakkına dayanarak engelleyemez. 17 Zira ayakkabı hastanesi yapılan işi tasvir edici niteliktedir ve KHK m.12 ye göre dürüstçe olması koşuluyla üçüncü kişi tarafından da kullanılabilir. Nitekim KHK m.12 de açıkça yazılı olmamak birlikte bir marka sıfat, unvan, tasvir edici ibare veya adres olarak değil de doğrudan marka olarak da kullanılabilir. 18 Ancak bu kullanıma münhasıran zorunluluk halinde cevaz vererek fazla genişletmemek yerinde olacaktır. KHK 12 nin kaynağını oluşturan Yönerge nin 6.maddesinin (c) bendinde, özellikle aksesuar, yedek parça gibi, malların yada hizmetlerin kullanım amacını göstermek açısından zorunluluk bulunan hallerde 14 Ayrıntılı bilgi için bkz. TEKİNALP, Ünal, 1998, a.g.m. s.633-644 15 Soyadları Ülker olan 2 kardeşin kurdukları Kollektif Şirkette Ahmet Ülker ve Ortağı Gıda Kollektif Şirketi ibaresini Ticaret ünvanı olarak kullanmaları gibi. 16 ARKAN, maddede geçen dürüst ibaresinin MK m.2 anlamında anlaşılması gerektiğini söylerken TEKİNALP ticari teamülü gösterdiği ve maddede geçen dürüst ibaresinin MK m.2 anlamında olmadığı kanaatindedir. bkz. ARKAN, Sabih, 1998, age, C.2, s.132, TEKİNALP, Ünal, 1999, age, s.416 17 Kuşkusuz olayda haksız rekabet olabilir ve A haksız rekabet hükümlerine TK m.56. v.d. dayanarak talepte bulunabilir ancak markada yer alan tasviri işaretlerin kullanımı KHK m.12 sebebiyle marka hakkı ihlali olarak değerlendirilemez. 18 ARKAN, Sabih, 1998, age, C.2, s.133, TEKİNALP, Ünal, 1999, age, s.416 15
başkasına ait markanın kullanılabileceği de hükme bağlanmıştır. Her ne kadar KHK 12 de bu konudan açıkça söz edilmişse de, aksesuar ve yedek parçalar dolayısıyla ortaya çıkabilecek bu durum, madde metninde yer alan kullanım amacına ilişkin açıklamalar kapsamına sokulabilir. Bilindiği üzere, bir işletmenin, bir başka kişi tarafından üretilen mallar için yedek parça, aksesuar üretmesine ve bunların dağıtımını yapmasına, hukuken bir engel yoktur. Bu çerçevede üretilen yedek parçanın ya da aksesuarın, belli bir markayı taşıyan mallara uygun olduğu şeklinde reklam yapılması da, marka sahibinin iznine bağlı değildir. 19 Yeter ki, mala ilişkin markanın da kullanıldığı reklamlar, yedek parça veya aksesuarın da (orijinal) malı üreten işletmeden kaynaklanmış olduğu izlenimini uyandırmasın. Bu hal markanın dürüstçe kullanılmadığını gösterir ve KHK 12 kapsamında değerlendirilmez. 20 Örneğin RENAULT yedek parçaları biçiminde bir kullanımın dürüst olmadığı söylenebilir. D) MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİ Anglo-Soksan Hukukunda ve Kıta Avrupasında yargısal içtihatlarla geliştirilen ve yüzyılı aşkın bir geçmişi olan marka hakkının tüketilmesi konusu markaların, patentlerin veya copyrightların esas öznesi durumunda olan malların sirkülasyonlar dolayısıyla ilgili yerlerde bulunmasında sınai hak sahibinin haklarını kısıtlamak biçiminde ortaya çıkmıştır. 21 Türk Hukukunda ise, 551 sayılı Markalar Kanununda tükenme hakkında açık bir hüküm yer almamaktaydı. 19 Örneğin bir firmanın ürettiği mouse ların Dell marka computerlerle uyum içinde çalıştığı yolunda reklam yapması gibi. 20 Bu gibi durumlarda, haksız rekabetin koşulları da (TTK m.56) gerçekleşmiş olacağından, hakların telahukundan (yarışması) söz edilebilir. 21 ANNAND, R; NORMAN, H; Trade Marks Act 1994, London, Blackstone press, 1994, s.170 16
Eski Markalar Kanunu döneminde öğretide pek çok tartışmalara yol açmış olan Yargıtay ın Epson Kararı nda 22 ele alınan somut olayda hakkın tükenmesi meselesi mevcut olmasına karşın ne Yargıtay kararında ne de bu kararla ilgili olarak ortaya atılan bilimsel görüşlerde mesele bu yönüyle hiç tartışılmamıştır. Öğretide bazı yazarlar, Eski Markalar Kanunundan yorum yoluyla bu ilkeye varılabileceğini savunmaktadırlar. Bu yazarlara göre Yargıtay ın anılan kararda meseleyi marka hukuku ve tükenme ilkesi yönünden tartışmamış olmasına karşın sonuç olarak paralel ithalata izin vermiştir. Bu sebeple Yargıtay ın marka hakkının uluslararası tükenmesi ilkesini benimsediğini kabul etmek gerekir demektedirler. 23 Bazı yazarlarsa bizimde katıldığımız görüşe göre gerek Yargıtay gerek konuyu bilimsel platformda tartışan bilim adamları meseleyi haksız rekabet, rekabeti koruyucu hükümler yada borçlar hukuku açısından ele almışlardır. Konuyla ilgili olarak ileri sürülen argümanların hiç biri marka hukukuyla ilgili değildir. Bu nedenle, eski kanun döneminde Yargıtay ın uluslararası tükenme ilkesini benimsediğini sonuç olarak söylemek mümkün değildir. Çünkü kararda ileri sürülen dayanak noktalarından hiçbiri marka hukukuyla ilgili değildir. Eğer dayanaklar marka hukukuna ilişkin olsaydı, belki sonuç olarak Yargıtay ın marka hukuku alanında uluslararası tükenme ilkesini benimsediği söylenebilirdi. Oysa, eski Markalar Kanunu döneminde Türk hukukunda marka hakkının tükenmesi meselesi olmamıştır. Maalesef somut olaylarda zaman zaman ortaya çıkan bu mesele, o dönemde algılanamamış ve formüle edilememiştir. Eski Markalar Kanunundaki düzenlemelerden yorum yoluyla bu ilkenin çıkarılıp çıkarılamayacağını tartışmanın bu gün için bir anlamı yoktur. 24 fikrini savunmaktadırlar. 22 Epson Kararı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ÖMER, Teoman, Tek satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından İhlali Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu X, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1993, s.42-56. 23 PINAR, Hamdi, Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, İstanbul, Beta Yayınları, 2000, s.899-900 24 KAYHAN, Fahrettin, Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi FMR, Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2001, C.1, S.1, s.55 17
556 Sayılı KHK nin Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi kenar bağlığını taşıyan 13. maddesinin 1. fıkrasında ise tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Bu hüküm, 89/104 sayılı Yönerge nin 7.1. maddesinin tercümesidir. KHK daki piyasaya sunulmasından sonra mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır ifadesi, marka sahibi tarafından (veya onun izni ile) markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasında sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla marka sahibi, markasını taşıyan malları piyasaya sunduktan sonra, üçüncü kişilerin bu malların ticaretini yapmasına ve bu arada markayı, reklamlarında kullanmasına da karşı çıkamaz. KHK nın 13/II. maddesinde ise, tükenme ilkesinin uygulanmayacağı, başka bir deyişle marka sahibinin marka hakkına dayanarak kullanmaya müdahale edebileceği haller gösterilmiştir. Markanın sahibi markasını taşıyan malları, Türkiye de piyasaya sunduğu veya mallar onun izni ile Türkiye de piyasaya verildiği takdirde, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını, yani KHK nın deyimi ile mallarla ilgili fiiller i yasaklayamaz. Tükenme ilkesi diye adlandırılan bu ilkeye göre, marka sahibi, kendi izniyle Türkiye de yapılan ilk satıştan sonra, malların çeşitli kademede satışına, ihracına ve Türkiye den ihraç edilmiş malların aynen Türkiye ye ithaline engel olamaz. Marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya verilen malların yeniden satımı (mesela, malın ana dağıtıcıdan, alt dağıtıcılara, onlardan da tüketiciye devredilmesi) marka hakkının ihlali değildir. Markayı taşıyan malların her el değiştirişinde, marka sahibinin izninin alınması ticaretin gereklerine ve hızına aykırıdır. Marka sahibine böyle bir tekel hakkı tanınması marka hakkının amacının dışına taşırılması da olurdu. Hükümdeki mallarla ilgili fiiller ibaresi geniş 18
anlaşılmalıdır. Bunun içine sadece satış veya ihraç değil, mallarla ilgili reklam yapılması, broşür yayınlanması gibi fiiller de girer. 25 Hizmet markalarına uymadığı için tükenme ilkesi, sadece ticaret markalarında uygulanır. İlkenin tatbik edilebilmesi için mallar ya marka sahibi tarafından veya onun izni ile piyasaya sunulmalıdır. İlke ülkeseldir. Markayı taşıyan mallar yurt dışında piyasaya verilmişse, Türkiye de markadan doğan hak tükenmez. Nitekim KHK m.13 marka sahibi tarafından veya onun izniyle Türkiye de piyasaya sunulmasından sonra denilerek ülkeselliğe işaret edilmiştir. Markayı taşıyan mallar Türkiye de sahibi tarafından veya sahibinin izniyle piyasaya sunulmadan, sahibi tarafından veya sahibinin izniyle yurt dışında piyasaya sunulmuşsa, marka hakkı Türkiye de tükenmez ve mallar piyasaya sürüldükleri yabancı ülkeden Türkiye ye ithal edilemez. Bu ithale marka sahibi engel olabilir. KHK m.13/2 hükmü uyarınca, hakkın tükendiği hallerde, markanın sahibinin, sonraki satış aşamalarında malın durumunun değiştirilerek markanın kullanılmasını önleme yetkisi vardır. Mesela, on adet hap içeren kutularda satılan bir ilacın 100 lük şişelerde piyasaya sürülmesine veya bir bonbonun içine likör konulup yeniden ambalajlanıp aynı marka altında satılmasına marka sahibi engel olabilir. Bu istisnanın tanınmasının sebebi, marka ile ürün dolayısıyla işletme arasındaki bağı korumak, markanın işletmesel köken ve kalite garantisi işlevini muhafaza etmektedir. Bonbonun içine likör enjekte edilmesi, malın tadını değiştirebilir, kalitesini bozabilir ve dolayısıyla markanın itibarını zedeleyebilir. Ambalaj değişikliği ise markanın kurduğu imajın dışına çıkması, başka bir imaj yaratılmaya çalışılması suretiyle varolan imajın zedelenmesidir. Marka hakkının tükenmesi konusu, belirttiğimiz gibi Türk Hukukuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra girmiş ve bu konuyla ilgili Paralel İthalat, Geri İthalat ve Gri Piyasa gibi konular doktrinde tartışılmaya 25 ARKAN, Sabih, 1998, age, C.2, s.134 19
başlanmıştır. 26 Bu tartışmalar yargı organlarında da yer bulmuş ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi marka hakkının tükenmesi ve paralel ithalat kavramına kararlarında değinmeye başlamıştır. 27 Marka hakkının tükenmesi ile değinilmesi gereken bir diğer hususta AT-Türkiye arasındaki Ortaklık Konseyi nin 06.03.1995 tarihli Kararının 8 numaralı Eki nde yer alan hükümdür (md.9.2). Sözkonusu hükme göre Bu Karar, çerçevesinde tarafların ticaret ilişkilerine uygulanan fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının tüketilmesi sonucunu doğurmaz. Dolayısıyla AB ye üye devletlerden Türkiye ye yada Türkiye den AB ye üye devletlerden birine yapılacak satışlar, marka hakkının tüketilmesine neden olmayacaktır. Temelde gümrük birliği olgusuyla bağdaşmayacak böyle bir hükmün Ortaklık Konseyi kararına konulmasının hukuksal bir nedenini bulmak oldukça güçtür. Bu hükümde göstermektedir ki Marka Hakkının Tükenmesi için gerekli olan coğrafi bölgenin belirlenmesinde (ulusal, bölgesel, uluslararası) hukuksal nedenlerden ziyade, siyasal tercihler daha etkili olmaktadır.trips hazırlık çalışmalarında da ulusal veya uluslararası tükenme konusunda etraflıca durulmuş ancak ABD Uluslarararı tükenme ilkesini kabule taraftar gözükmemiştir. 28 TRIPs bu sebeple taraf devletleri Tükenme başlığını Taşıyan 6. maddesi uyarınca ulusal veya uluslararası tükenme esasını kabul etmekte serbest bırakmıştır. 29 26 Ayrıntılı bilgi için bkz: ARKAN, Sabih: Marka Hakkının Tüketilmesi, Ali Bozer e Armağan, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1998, s.197-208 KAYHAN, Fahrettin,2001, agm, s.58 27 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin marka hakkının tükenmesi ile ilgili 12 Mart 1999 1998/7996 E 1999/2099 K. sayılı ve 14 Haziran 1999 tarih ve 1999/3243 E. 1999/5170 K. sayılı kararları, kararlar ve kararların eleştirisi için bkz: KAYHAN, Fahrettin, 2001, agm, s.59 v.d. 28 ARKAN, Sabih, 1998, age, C.2, s.143 29 TRIPs m.6 Bu anlaşma dahilinde ihtilafların halli amacıyla ve 3 ve 4. maddelere tabi olmak üzere bu anlaşmada yer alan hiçbir husus fikri mülkiyet haklarının tükenme konusunu ele almada kullanılmayacaktır hükmünü ihtiva etmektedir. 3 ve 4. madde ise milli muamele ve en çok kayrılan ülke muamelesi ile ilgilidir. 20
E- TÜRKİYE DE AÇILAN SERGİLERDE MARKALI ÜRÜNÜN KULLANILMASI KHK m.26/5 e göre Başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş bir markanın kullanılacağı malların Türkiye de açılan sergilerde teşhir edilmesine ve sergi bittikten sonra ülkesine geri gönderilmesine engel olunmaz. 30 Marka hakkına tanınan bu istisnanın hem dili hem de KHK daki yeri eleştirilebilir. İfade kolayca anlaşılamayacak niteliktedir. Ayrıca hüküm marka hakkının kapsamı bölümünde değil ikinci kısım ikinci bölümdeki Rüçhan hakkı içinde yer almaktadır. Bu hükümle KHK m.9/2/(c) de yer alan işareti taşıyan malın ithali veya ihracı hükmüne bir istisna getirilmektedir. Eğer Türkiye de açılan bir sergide bir emtia teşhir ediliyorsa Türkiye de tescilli bir markası veya marka tescil başvurusu bulunan kişi marka hakkının ihlal edildiği savına dayanarak ne bu malın teşhirine ne de tekrar kendi memleketine iadesine engel olabilir. Bu hükmün KHK da yer almasının sebebi milletlerarası ilişkilerdir. 31 Milletlerarası mülahazalarla milli nitelikteki marka hakkının koruma kapsamı daraltılmaktadır. Hükümde sadece malın teşhirinden ve memleketine iadeden bahsedilmesi sebebiyle acaba böyle bir durumda malın Türkiye ye girmesine engel olunabilir mi? Daha başka bir ifadeyle Türkiye deki marka hakkı sahibi teşhir amacıyla gelen böyle bir eşyaya gümrük de el koyabilir mi? 32 Hükmün konuluş amacı düşünüldüğünde kanunda yazmasa bile bu istisnanın gümrüklerde el koymada da geçerli olacağı sonucuna varmak gerekir. Mal teşhir amacıyla gelmişse Türkiye deki marka hakkı sahibi bu mala gümrükte el koyamaz. 30 551 sayılı MarK m.21/6 da da aynı yönde Türkiye de açılan sergilerde teşhir olunan emtianın tescil edilmiş bir markaya dayanılarak teşhirine ve sergiyi müteakip memleketine iadesine mani olunamaz hükmü yer alıyordu. 31 OCAK, Nazmi, Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Ali Bozer e Armağan, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1998, s.285 32 KHK m.79 ve TRIPs m.51 ve m.52 de düzenlenen Gümrüklerde El Koyma Hakkı ile Taklit markalı ürünlerin marka hakkını ihlal ettiği ülkeye girmeden ve bir zarara neden olmadan sınırda zapt olunması hedeflenmektedir. 21
Üzerinde durulması gereken son hususta malların sadece teşhirine ve ülkesine geri gönderilmesine müsaade edilmiş olmasıdır. Bu kapsamın dışındaki tüm davranışlar marka hakkının ihlalini oluşturacaktır. Örneğin, sergide pazarlanması yapılan ürünün Türkiye ye girmesine marka hakkı sahibi engel olabileceği gibi bu malları Ticaret alanına çıkaran kişilere karşıda KHK m.61/a ve devamındaki haklara sahiptir. V. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ A- GENEL OLARAK Sahibine tekel hakkı tanıyan marka hakkı KHK m.45 uyarınca, koruma süresinin dolmasından sonra markanın süresi içinde yenilenmemesi ve marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi ile sona erer. Bu arada sicilden silinme nedeniyle marka hakkını sona erdiren bir neden olarak değerlendirilebilecek olan markanın hükümsüzlüğü ise marka hakkının sona ermesinden çeşitli yönlerden farklılık arz eder. Bu iki hukuksal kurumu kısaca değerlendirecek olursak; Markanın hükümsüzlüğü, KHK da öngörülen sebeplerin varlığı halinde, mahkeme kararıyla markanın marka sicilinden silinmesi; markanın sona ermesi ise, sahibinin isteğiyle -yani bir mahkeme kararı olmaksızın- marka hakkının ortadan kalkması demektir. Marka hakkı ya sahibinin koruma süresi dolan markayı yenilememesiyle ya da marka hakkından vazgeçmesiyle son bulur. Gerek markanın hükümsüzlüğünde gerek sona ermede marka, marka sicilinden silinir. KHK, markanın hükümsüzlüğü ile marka hakkının sona ermesini -çeşitli yönlerden- birbirinden ayırmıştır. İki kurum arasında başlıca şu farklar vardır. (a) Markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkeme karar verir; marka hakkı ise, sahibinin iradesiyle sona erer. (b) Mahkemenin hükümsüzlük kararı KHK m.41 hükmü gereği istisnalar dışında 33 geçmişe etkilidir. Marka hakkının sona ermesi ise sona erme sebebinin gerçekleşmiş 33 Bu istisnalar için bkz. KHK m.44/2 22
olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. 34 (c) Hükümsüzlüğüne hükmedilmiş olan bir marka, aleyhinde hükümsüzlük kararı alınmış kişi, yani eski sahibi tarafından bir daha kullanılamaz, bu kişi markayı adına tescil ettiremez, oysa KHK m.44/3 uyarınca marka hakkı sona ermiş olan bir markayı sahibi kullanmakta devam edebilir ve tekrar adına tescil ettirebilir. (d) KHK m.44/3 uyarınca markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar -sadece taraflar arasında değil- herkese karşı hüküm doğurur. (e) Kısmi hükümsüzlük ve kısmi sona erme mümkündür. 35 Kısmi sona erme vazgeçme halinde sözkonusu olur. (f) Hem hükümsüzlük hem de sona erme sebepleri sınırlı sayıdadır (tahdididir). Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde durumun yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme KHK da öngörülmemiştir. 36 B- MARKANIN KORUMA SÜRESİNİN DOLMASI 1- Koruma Süresi Tescilli markanın koruma süresi KHK m.40 uyarınca başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir. Dolayısıyla tescilli markanın korunması için azami bir süre söz konusu değildir ve belirlenen on yıllık sürenin, marka sahibinin iradesiyle onar yıllık dönemler halinde istenildiği kadar uzatılabilir. 37 Oysa incelenerek verilen patentler de süre yirmi yıl olup, bu süre uzatılamamaktadır. (551 sayılı KHK m.72/i) 38 Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin hakları da, eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren yetmiş yıl devam eder (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.27). On yıllık koruma süresi 1994 tarihli İngiliz Marka Kanunu (Trade Marks Act m. 42 ye göre) uyarınca markanın tescili tarihinden itibaren işlemeye 34 Nitekim KHK m.45/2 1. cümle Marka hakkının sona ermesi sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. biçimindedir. 35 Bkz ve karşılaştırınız KHK m.42/2 ve m.46/1 uyarınca. 36 Bkz. ve karşılaştırınız KHK m.44/son ile m. 45/son 37 Tescilli endüstriyel tasarımlarda ise koruma süresi beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde toplam olarak yirmi beş yıla kadar uzatılabilmektedir. (554 sayılı KHK m.12) 38 İncelemesiz verilen patentin süresi ise yedi yıldır. İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ve patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patent süresi yirmi yıla tamamlanır (551 sayılı KHK m.72/2). 23