TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE ULUSAL ULUSLARARASI UYGULAMALARI

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE ULUSAL ULUSLARARASI UYGULAMALARI Uzmanlık Tezi Kubilay ÖZDEMİR Ankara-2008

ÖZET Bu çalışmanın konusunu, marka korumasının tartışmalı yanlarından birisi olan tanınmış markalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada; tanınmış marka kavramı, tanınmış markanın tespiti ve tanınmışlığın belirlenmesinde dikkate alınabilecek kriterler konularına değinilmiş ve son olarak, tanınmış markanın korunması hususu ele alınmıştır. Tanınmış markalar, başlı başına bir kalite sembolü ve reklam vasıtasıdırlar. Bu özellikleri neticesinde tanınmış markalar, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılsalar dahi, tüketiciler tarafından kolaylıkla tercih edilmektedirler. Tanınmış markalar, bu olumlu özelliklerinden dolayı üçüncü kişiler tarafından sıklıkla marka ihlallerine maruz kalmaktadırlar ve bu nedenle, uluslararası alanda, tanınmış markalara diğer markalara oranla daha geniş bir koruma sağlama fikri kabul görmüştür. Kendilerine sağlanan genişletilmiş koruma sonucunda tanınmış markalar, bir ülkede tescilli olmasalar ve kullanılmıyor olsalar dahi, o ülkede tanınmış olmak kaydıyla korumadan yararlanmaktadırlar. Bu haliyle tanınmış markalar, markalara ilişkin genel ilkeler olan tescil ilkesi, ulusallık ilkesi ve özellik ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Tanınmış marka koruması ilk olarak, 1883 tarihli Paris Sözleşmesi ile kabul edilmiş ve bu koruma kapsamı 1995 tarihli TRIPs Anlaşması ile daha da genişletilmiştir. Bu uluslararası anlaşmalar, tanınmış markalarla ilgili olarak standart düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamıştır. Türkiye deki tanınmış marka koruması ilk defa, 1965 tarihli Markalar Kanunu ile düzenlenmiş ve bu kanundan sonra ise, markalara ilişkin mevcut düzenleme olan 556 sayılı KHK ile tanınmış marka koruması hükme bağlanmıştır. Buna göre tanınmış i

markalar Türkiye de, mutlak ve nispi ret nedenleri ile birlikte, hükümsüzlük sebebi olarak ve tecavüz hallerinde de korumadan faydalanmaktadırlar. Tanınmış markalara ilişkin kabul edilmiş ulusal ve uluslararası düzenlemelerin, konuyu önemli ölçüde açıklığa kavuşturduğu bir gerçektir. Ancak, uygulamada hala değişik yorumlara konu olan hususlar bulunmaktadır. Çalışmamız, bu hususları da kapsayacak şekilde ele alınmış ve konuya ışık tutması açısından, her bölümde mahkeme ve ulusal ofis kararlarından yararlanılmıştır. ii

ABSTRACT Well-known marks, which are the one of the controversial side of trademark protection, constitute the subject of this study. In this context, the topics of the notion of well-known marks, the determination of well-known marks, the criterias which can be considered in determining well-known marks and finally, the protection of well-known marks have been examined in the study. Well-known marks act as a quality symbol and means of advertisement. Due to these special features, well-known marks have been easily prefered by consumers despite the fact that being used for different goods or services. Due to their special features, well-known marks are frequently subject to the infringement actions and because of this fact, the idea of providing extended protection to the well-known marks in the international field have been accepted in comparison to the other trademarks. As a result of such an extended protection; providing that they are well-known in the related country, well-known marks will benefit the trademark protection, in spite of being not registered and used in the concerning country. In this conditions, wellknown marks are the exception of the general trademark rules such as, the principle of registration, the principle of territoriality, and the principle of specialty. The protection of well-known marks firstly regulated by the Paris Convention Treaty which is dated 1883, and this protection scope had been extended with the TRIPs Agreement dated 1995. These international treaties have provided to make standard regulations concerning the protection of well-known marks. The protection of well-known marks in Turkey firstly regulated in the Trademark Law of 1965 and after this law, well-known marks have been protected in conformity with the provisions of the Decree Law No.556 Pertaining to the Protection of Trademarks since 1995. In this context, in Turkey, well known marks benefit the iii

protection in the cases of, absolute and relative grounds of refusal, ground for invalidity claim and infringement actions. It must be accepted that, these national and international regulations concerning the well-known marks clear up the subject matter. However, in practice, there are still some subjects on which different interpretations exist. This study has been dealt with also to cover these subjects and both the Courts and the Offices decisions have been made use of in each section to shed light on the subjects. iv

İÇİNDEKİLER ÖZET... İ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR... Vİİ GİRİŞ... 1 1. TANINMIŞ MARKA KAVRAMI 1.1. GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI... 4 1.2. TANINMIŞ MARKA KAVRAMI... 6 1.3. TANINMIŞ MARKANIN TANIMI... 7 1.4. TANINMIŞ MARKANIN İŞLEVLERİ... 9 1.4.1. AYIRT ETME İŞLEVİ... 10 1.4.2. KÖKEN BELİRTME İŞLEVİ... 10 1.4.3. GARANTİ (KALİTE) İŞLEVİ... 12 1.4.4. REKLAM İŞLEVİ... 13 1.5. TANINMIŞ MARKALARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER... 14 1.5.1. GENEL OLARAK... 14 1.5.2. PARİS SÖZLEŞMESİ... 14 1.5.3. TRIPS ANLAŞMASI... 18 1.5.4. TANINMIŞ MARKALARA İLİŞKİN WIPO ORTAK TAVSİYE METNİ... 22 1.6. YABANCI HUKUKTA TANINMIŞ MARKA UYGULAMALARI... 27 1.6.1. AVRUPA BİRLİĞİ... 28 1.6.2. İNGİLTERE... 32 1.6.3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ... 37 1.6.4. ÇİN... 42 1.6.5. RUSYA... 46 1.7. TÜRK HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKA... 51 1.7.1. 551 SAYILI MARKALAR KANUNU... 51 1.7.2. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME... 53 a) Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenlerini Düzenleyen 7/1(ı) Maddesi... 53 b) Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenlerini Düzenleyen 8/4. Maddesi... 55 c) Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamını Düzenleyen 9/1(c) Maddesi... 57 d) Hükümsüzlük Hallerini Düzenleyen 42/1(a) ve (b) Maddeleri... 58 e) Değerlendirme... 59 1.7.3. MARKALARIN TANINMIŞLIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR... 61 1.7.4. MARKALAR KANUN TASARISI TASLAĞI... 62 v

2. TANINMIŞ MARKANIN TESPİTİ VE TANINMIŞLIĞIN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER 2.1. TANINMIŞ MARKANIN TESPİTİ... 69 2.2. TANINMIŞ MARKANIN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER... 79 2.2.1. GENEL OLARAK... 79 2.2.2. TOPLUMUN İLGİLİ KESİMİ... 84 2.2.3. TANINMIŞ MARKANIN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER... 91 a) Markanın Ayırt Ediciliği... 91 b) Markanın Tanınmışlığına İlişkin Yetkili Mercilerce Verilmiş Kararlar ve Marka Sahibinin Marka Haklarını Korumaya Yönelik Etkili Çalışmaları... 93 c) Markanın Kullanıldığı Mallar veya Hizmetlere Yönelik Reklam Amaçlı Olan ya da Olmayan Tanıtım Faaliyetlerinin Niteliği... 95 d) Toplumun İlgili Kesiminde Markanın Bilinme veya Tanınma Derecesi... 97 e) Markanın Kullanıldığı Süre, Kapsam ve Coğrafi Alan... 101 f) Markanın Tanınmışlığını ya da Kullanım Derecesini Yansıtacak Derecedeki Tescillerin ya da Tescil Başvurularının Kapsadığı Coğrafi Alan... 102 g) Markanın Parasal Değeri... 105 h) Değerlendirme... 110 3. TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI 3.1. GENEL OLARAK... 114 3.2. TANINMIŞ MARKANIN AYNI VEYA BENZER MALLAR YA DA HİZMETLER YÖNÜNDEN KORUNMASI... 117 3.3. TANINMIŞ MARKANIN FARKLI MALLAR YA DA HİZMETLER YÖNÜNDEN KORUNMASI... 120 3.3.1. GENEL OLARAK... 120 3.3.2. MARKANIN KORUMA İSTENEN ÜLKEDE TANINMIŞ OLMASI... 124 3.3.3. HAKSIZ BİR YARARIN SAĞLANMASI... 125 3.3.4. MARKANIN İTİBARINA ZARAR VERİLMESİ... 130 3.3.5. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZEDELENMESİ... 135 3.4. TPE NİN TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASINA İLİŞKİN UYGULAMALARI... 138 3.5. TANINMIŞ MARKALARA SAĞLANAN KORUMA BİÇİMLERİ... 141 3.5.1. GENEL OLARAK... 141 3.5.2. TANINMIŞ MARKANIN TESCİL ENGELİ OLARAK KORUNMASI... 142 a) Mutlak Tescil Engeli Olarak Korunması... 142 b) Nispi Tescil Engeli Olarak Korunması... 145 3.5.3. HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLARAK KORUNMASI... 147 3.5.4. TECAVÜZ FİİLLERİNE KARŞI KORUNMASI... 149 SONUÇ... 153 KAYNAKÇA... 159 vi

KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri a.g.e. : Adı Geçen Eser a.g.m. : Adı Geçen Makale ATAD : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı bkz. : Bakınız C. : Cilt CPD : Patent Uyuşmazlık Kurulu DE : Deutsch Direktif : 89/104 sayılı Avrupa Toplulukları Marka Uyum Direktifi Dpn. : Dipnot DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü EN : English Enstitü : Türk Patent Enstitüsü Es : Spanish Esaslar : Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar FMR : Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi FTDA : ABD Federal Marka Kanunu HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu INTA : Uluslararası Markalar Birliği ISO : Kalite Yönetim Sistemi Belgesi KHK : Kanun Hükmünde Kararname Kuruluş Kanunu : Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5000 Sayılı Kanun OHIM : İç Pazarda Uyumu Sağlama Ofisi Para. : Paragraf vii

Paris Sözleşmesi : Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi Rospatent : Rusya Patent Ofisi S. : Sayı s. : Sayfa Taslak : Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı TMR : The Trademark Reporter TPE : Türk Patent Enstitüsü TRIPs : Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması T.S.E : Türk Standartları Enstitüsü TSEK : Kalite Uygunluk Belgesi Tüzük : 40/94 sayılı Avrupa Toplulukları Topluluk Marka Tüzüğü v.d. : ve devamı WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü YİDK : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmelik : Çin Marka Kanunu nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 556 sayılı KHK : Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname viii

GİRİŞ Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, temel olarak, işletmelerin üretimini yaptıkları malları veya sundukları hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt etme işlevini üstlenmektedir. Marka, bu işlevi sayesinde, tüketicilerin bundan önceki tecrübelerinden dolayı memnun kaldıkları ürünleri diğer ürünlerden ayırmasını sağlar. Böylece, tüketici gözünde kalite sembolü olmaya başlayan marka ile tüketiciler arasında sıkı bir bağ oluşmaya başlar. Kalite sembolü olmuş markalar bir yana, öyle markalar vardır ki, tüketiciler ile bu markalar arasındaki bağ, artık çok kuvvetli bir hal almıştır. Bu markalar, tanınmış markalardır ve tanınmış markalar, sahip oldukları kalite ve bu kalitenin sürekliliği konusunda sağladıkları güvenceye bağlı olarak, tüketici gözünde önemli ölçüde olumlu imaja sahiptir ve bu haliyle tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu olumlu etkileme ise, tanınmış markanın konu olduğu mallar veya hizmetlerde olduğu gibi, tanınmış markanın kullanıldığı mallar veya hizmetlerden farklı olan mallar veya hizmetler için de kendini göstermektedir. İşletmelerin markalarını bu şekilde stratejilerle tüketici nezdinde bir kalite sembolü haline getirmeleri, yine tüketici nezdinde olumlu bir imaja sahip hale getirip tanınmış marka yapmaları son derece önemli olmakla birlikte aynı zamanda külfetli bir uğraştır. Bu imajın oluşması tesadüf eseri olmamakta, bunun için, önemli miktarlarda maliyetlere katlanılmakta ve büyük emek sarf edilmektedir. Bununla birlikte, tanınmış markanın, farklı mal ya da hizmetler için kullanılması durumunda da alıcı çevresinde daha kolay benimsenmesinin bir sonucu olarak, üçüncü kişiler, tanınmış markaları farklı mallar veya hizmetlerde kullanmak suretiyle tanınmış markanın itibarından dolayı haksız yarar elde etmekte ve tanınmış markanın sahip olduğu ekonomik değere ortak olmaktadır. Tanınmış markaların yaygın olarak haksız kullanımlara konu olması ve bu haksız kullanımlar nedeniyle, hem tanınmış markalara önemli miktarda yatırım yapan marka sahiplerinin, hem de tanınmış markalı malların veya hizmetlerin kökeni veya 1

kalitesi konusunda yanılgıya düşecek tüketicilerin korunması gerekmektedir. Bu nedenlerle tanınmış markaların diğer markalara göre daha etkin bir şekilde korunmasının gerekliliği sorunu uluslararası boyutta tartışma konusu olmuş ve bu tartışmalar sonucunda da, tanınmış markaların, diğer markalara oranla genişletilmiş korumadan yararlanması gerektiği fikri benimsenmiştir. Tanınmış markaların korunması gerekliliği konusu, uluslararası boyutta ülkelerin dikkatini çekmiş ve sınai mülkiyet hakları kapsamında, tanınmış markalara ilişkin özel hükümler de içeren uluslararası anlaşmalar kaleme alınmıştır. Bu anlaşmaların amaçları, sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak ve bu şekilde kabul edilen özel hükümlerle birlikte tanınmış markalara, diğer markalara oranla daha geniş bir koruma bahşetmekti. Bu amaçla kabul edilen ilk anlaşma, 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi) olmuş ve bu anlaşmadan sonra bu defa 1995 yılında kabul edilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşması nın eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs Anlaşması) ile tanınmış marka koruması için yeni hükümler kabul edilmiştir. Son olarak ise, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından 1999 yılında kabul edilen, Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin WIPO Ortak Tavsiye Metni (Ortak Tavsiye Metni) ile tanınmış marka koruması bir adım daha ileriye götürülmüştür. Tanınmış markalar özelinde bakıldığında, bu anlaşmalar, her defasında bu korumayı bir aşama daha geliştirmiş ve tanınmış marka koruması konusunda problematik olan hususlar açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye, sınai mülkiyet alanındaki bahsi geçen uluslararası anlaşmalara taraf olmanın verdiği yükümlülükle, marka mevzuatını bu anlaşmalara uygun olarak düzenlemiştir. Tanınmış markalar konusunda da Türkiye, konuya ilişkin uluslararası anlaşma hükümlerini Türk mevzuatına adapte etmiştir. Böylelikle, tanınmış markalar, Türkiye de tescilli olmasalar ya da aktif olarak kullanılmıyor olsalar da, uluslararası anlaşmalar ve ulusal düzenlemeler gereğince korumadan yararlanmaktadırlar. Bu koruma kapsamı ise, tanınmış markanın konu olduğu malların veya hizmetlerin aynı 2

veya benzerinde olabilecekken, belirli koşulların varlığında ise, koruma kapsamı farklı mallara veya hizmetlere de genişletilebilmektedir. Tanınmış markalar konusunda kabul edilen uluslararası anlaşmaların ve çalışmaların konuyu önemli ölçüde açıklığa kavuşturduğu ve ülkeler arasındaki tanınmış marka korumasını belli bir standarda oturttuğu bir gerçektir. Ancak, tanınmış marka koruması konusunda hala bazı soru işaretlerinin bulunduğu ve farklı uygulamaların olduğu da bir gerçektir. Örneğin, tanınmış markanın tespitinde dikkate alınabilecek kriterlerin neler olacağı, tanınmış marka korumasının kapsamının ne olacağı gibi konularda yaşanan karmaşa ve bu konularda yetkili olan karar vericilerin verdiği kararlar arasında tam bir uyumun bulunmaması, bu çalışmanın yapılmasını gerektirmiştir. Çalışmamız, Giriş ve Sonuç bölümleri dışında üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak marka kavramı anlatıldıktan sonra, tanınmış marka kavramı, tanınmış markanın tanımı, tanınmış markanın işlevleri, tanınmış markalara ilişkin uluslararası düzenlemeler, yabancı hukukta tanınmış marka uygulamaları ve son olarak Türkiye deki mevcut düzenlemeler çerçevesinde tanınmış marka uygulamaları incelenmiştir. İkinci bölümde, tanınmış markanın tespiti, tanınmış markanın tespitine ilişkin toplumun ilgili kesimi ve tanınmışlığın belirlenmesinde kullanılabilecek kriterler konuları irdelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise, tanınmış markanın korunmasına ilişkin genel bilgilerin ardından, tanınmış markanın aynı veya benzer mallar ya da hizmetler yönünden korunması, tanınmış markanın farklı mallar ya da hizmetler yönünden korunması, Türk Patent Enstitüsü nün (TPE) tanınmış markanın korunmasına ilişkin uygulamaları incelenmiş ve son olarak tanınmış markalara sağlanan koruma biçimleri ile çalışma sonlandırılmıştır. Her bölümde, konuya ilişkin olarak mahkeme ve ofis kararlarına yer verilmiştir. 3

1. TANINMIŞ MARKA KAVRAMI 1.1. Genel Olarak Marka Kavramı Markaların tarihsel kökenini eski çağlara götürenler, buna kanıt olarak, bazı eşyalarda, özellikle vazolar üzerinde rastlanan sembolleri gösterirler. 1 Kullanım amaçları konusunda belirsizlik mevcut olsa da, bu ilk kullanımlar zamanla günümüz anlamında marka kullanımı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yönde, markalara ilişkin ilk yasalar Fransa da 1857 yılında kabul edilmiş bu ülkeyi 1870 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 1875 yılında İngiltere takip etmiştir. Ülkemizde 1871 yılında başlanan marka uygulamaları, çeşitli tarihlerde yeniden düzenlenmiş ve son olarak şuanki mevcut düzenleme kabul edilmiştir. Marka kullanımının ardında yatan fikir, firmaların mallarını veya hizmetlerini tüketicilere sunarken bu mallar ve hizmetleri bir şekilde diğer firmaların malları veya hizmetlerinden ayırt etmek zorunluluğu içinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Zira, ancak bu yolla, firmalar mallarını veya hizmetlerini tüketicilere tanıtabilmekte ve tüketiciler de öteden beri kullandıkları malları veya faydalandıkları hizmetleri diğerlerinden ayırt edebilmektedirler. Bu görevi ise, marka yerine getirir. Bu görevinden dolayı marka, çeşitli ülkelerin marka tanımlarında hep bu işlevine atıfta bulunularak ifade edilmiştir. Zira, klasik anlamda marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme amacını taşımaktadır. Markalar konusunda Türkiye deki mevcut düzenleme olan Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin (556 sayılı KHK veya KHK), marka niteliğine sahip olabilecek işaretler başlıklı 5. maddesinde marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü 1 Tekinalp, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku,1. Bası, Beta Basım, İstanbul, 1999, s. 326. 4

işaretler olarak ifade edilmiştir. Bu tanıma göre, baskı yoluyla yayınlanabilme, çoğaltılabilme ve ayırt edicilik unsurlarını sağlamak koşuluyla her işaret marka tesciline konu olabilecektir. 2 Bu, seçimde genişlik ilkesinin bir gereğidir. Literatürde markalara ilişkin birçok sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre markalar; şahıs markaları, şirket markaları; ticaret markaları, hizmet markaları; holding markaları, ortak markalar ve benzeri sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Bu sınıflandırmalarla paralel olarak veya belki daha genel anlamda marka; kullanım amaçlarına göre 3, sahiplerine göre 4, tescilli olup olmamalarına göre, tescilin etkisini gösterdiği coğrafi alana göre 5 ve son olarak tanındığı çevreye göre markalar olarak sınıflandırılabilir. 6 Çalışmamızın ağırlık noktasını oluşturan tanınmış markalar, marka türlerine ilişkin yukarıda değindiğimiz sınıflandırmalardan, tanındığı çevreye göre markalar kapsamında değerlendirilebilir. Markalar tanındıkları çevreler baz alınarak da çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadırlar. Bu ayrım en az tanınmışlık seviyesine sahip olan markalarla başlamakta ki bu markalar normal olarak tescil edilmiş belli bir yörede az bir kesim tarafından bilinen markalardır- ve dünyaca tanınmış markalara kadar gitmektedir. Toplumun küçük bir kesimi tarafından bilinen normal markaları bir kenara bırakacak olursak markalar tanındıkları çevreye göre; maruf marka, tanınmış marka, fevkalade tanınmış marka, uluslararası marka, dünya markası ve daha birçok adlandırmayla ayrıma tabi tutulmaktadır. Yine normal olarak tescil edilmiş markadan yola çıkarsak, markalar genel anlamda ülkelerinde tescilli olarak faaliyet göstermektedirler. İlk olarak belirli bir kesim muhatap alınarak belirli bir alanda sahip olunan bu tanınma, zamanla markanın kendisinden kaynaklanan olumlu 2 Madde metninde özellikle ibaresi kullanılmak suretiyle marka olabilecek işaretlerin madde metninde sayılanlarla sınırlı olmadığı belirtilmiştir. 3 Kullanım amaçlarına göre markalar; ticaret markaları ve hizmet markaları olarak ikiye ayrılırlar. Televizyonlar için kullanılan BEKO markası ticaret markasına, bankacılık hizmetleri için kullanılan İş Bankası markası, hizmet markasına örnek olarak gösterilebilir. 4 Sahiplerine göre markalar; bireysel markalar, ortak markalar ve garanti markaları olarak sınıflandırılabilir. 5 Tescilin etkisini gösterdiği coğrafi alana göre markalar ise; ulusal ve uluslararası markalar olarak iki gruba ayrılabilir. Madrid sistemi ve Topluluk Markası sistemi, uluslararası marka tescil sistemlerindendir. 6 Yasaman, H.; Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Kasım, 2005, s.14 vd. 5

özellikleri sonucunda ülke çapına yayılmakta ve son olarak, ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir boyuta taşınmaktadır. Uluslararası boyuta kadar ulaşan bu tanınmanın işletmeler açısından getirileri büyüktür ve aynı zamanda böyle bir tanınmışlık düzeyine kavuşmak için işletmelerin katlanmaları gereken maliyetlerin ve emeklerin büyüklüğü de göz ardı edilemez. İşte bu yüzdendir ki, uluslararası düzenlemeler ve bununla paralel olarak ulusal yasalar, yüksek maliyetler ve uğraşlar sonucunda belirli bir tanınmışlık seviyesine ulaşmış markalara genişletilmiş bir koruma sağlanması gerekliliğini benimsemiş ve buna uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle, belirli bir tanınmışlık seviyesine erişmiş markaların sahip oldukları olumlu imajlarından yararlanmak isteyen marka korsanlarının gerçekleştirdikleri haksız kullanımların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bahsi geçen bu ortak ulusal ve uluslararası düzenlemelerin benimsediği kavram olan tanınmış markalar ve bunların korunmasının gerekliliği hususu bu yüzdendir ki, markalar konusunda gündemden hiç düşmeyen ve sürekli tazeliğini koruyan bir meseledir. Bu meselenin çözümü için sürekli bir arayış içinde bulunulmakta ve yer yer uluslararası tartışmaların odak noktasını tanınmış markalar oluşturmaktadır. Bu nedenle bundan sonraki bölümlerde tanınmış markalar konusuna ağırlık verilecek ve bu konudaki mevcut düzenlemelerden yola çıkılarak konuya ilişkin mevcut ulusal ve uluslararası uygulamalar irdelenecektir. 1.2. Tanınmış Marka Kavramı Türk Hukuku nda 551 sayılı Markalar Kanunu ve bu kanunu yürürlükten kaldıran 556 sayılı KHK nın markanın içereceği işaretlere ilişkin 5. maddesinde dolaylı olarak tanımı yapılan markanın alelade marka 7 olduğunun kabulü gerekir. Bu tanımlarda geçen markalar genel olarak toplumun küçük bir kesimi tarafından bilinen ve ülkenin tamamına yayılma gibi bir hedefi bulunmayan markalardır. Bu markalar için önemli olan, üretimin yapıldığı yöre halkı tarafından bilinmektir ve marka sahipleri büyük oranda, ulusal anlamda rağbet gören bir marka oluşturma çabası içinde yer almamaktadırlar. Zira, bu çabalar beraberinde katlanılması zorunlu olan maliyetler ve büyük bir emek sarfı gerektireceğinden işletmeler, markalarının 7 Yasaman, H., 2005, s.16. 6

faaliyet gösterdikleri alanla sınırlı kalması fikrine daha sıcak bakmaktadırlar. Ancak dünya ticaretinde meydana gelen gelişmelerin rekabetçi politikaları ön plana çıkarması, küresel ekonomiyle birlikte artık ticari hayatta sınırların ortadan kalkması ve işletmelerin böyle bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için ülke çapında ve daha da ileri giderek uluslararası boyutta faaliyet alanına sahip olmaları gerektiği gerçeği markalarda etkisini göstermiş ve işletmeler artık geliştirdikleri yeni politikalarla ulusal sınırları aşan ve hatta uluslararası alanda rağbet gören markalar oluşturma çabası içine girmişlerdir. İşte bu çabalar, tanınmış marka kavramını ortaya çıkarmış ve tanınmış markalara diğer markalara sağlanan korumaya nazaran daha geniş bir korumanın sağlanması gerektiği konusu sürekli tazeliğini koruyan bir husus olmuştur. Tanınmış markaların diğer markalardan farklı değerlendirilmesinin nedenleri vardır. Tüketici tercihleri büyük oranda belli kalitede ürünleri garanti eden, artık kalite sembolü olmuş tanınmış markaların ürünlerini satın alma yönünde bir eğilim göstermektedir ve çokça, bu tür markalı ürünlere diğer ürünlere göre daha fazla ödemeyi dahi kabul etmektedirler. Bu özelliklerinden dolayıdır ki tanınmış markalar, sıklıkla marka ihlallerine maruz kalmakta ve bu ihlaller neticesinde zararlara uğramakla birlikte, başkaları haksız kazanç elde etmektedirler. Tüm bu sayılanlar sonucunda tanınmış markalara diğer markalara sağlanan korumadan daha geniş anlamda bir koruma sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır ve uluslararası uygulamalar ve tartışmalar da bu eksende yürütülmektedir. 1.3. Tanınmış Markanın Tanımı Özellikle son yıllarda marka temelli tartışmaların merkezinde yer alan tanınmış markalar, bu derece önemli olmalarına rağmen gerek ulusal gerekse de uluslararası kaynaklarda tanımlanmamıştır. Bunun yerine, tanınmış markaların tanımlanması hususu mahkemelere ve doktrindeki görüşlere bırakılmıştır. Tanınmış markalara ilişkin herhangi bir tanım yapılmamasının nedenleri ise; tanınmışlığın her somut 7

olayda farklılık göstermesi ve yine tanınmışlığın önceden belirlenmiş kriterlere uymaması 8 ve tanınmışlığın zamanla değişen bir olgu olması 9 olarak sıralanabilir. Tanınmış sözcüğünün sözlük anlamı Merriam Webster ve Oxford English Dictionary e göre yaygın ölçüde bilinen, pek çok kimse tarafından bilinen demektir. 10 Tekinalp e göre tanınmış marka kavramı ile bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil dünya çapında olmasa bile yurtiçi ve yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar kastedilmiştir. 11 Bu tanımdan ortaya çıkan husus, tanınmış markadan kastedilenin tüm dünyada edinilmiş bir bilinirlik değil, yurtiçi veya yurtdışında ilgili çevrede oluşmuş bir tanınmışlıktan ibaret olduğudur. Arkan a göre ise, tanınmış markadan söz edebilmek için reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mallar ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil, bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir. 12 Buna göre tanınmış markanın tüketici nezdinde bir kalite sembolü haline geldiği, uyguladığı reklam politikaları sonucunda bu durumunu perçinlediği, sadece malın veya hizmetin hitap ettiği çevrede değil mal ve hizmetle ilgili olmayan kesimlerce de bilindiği belirtilmektedir. Bir başka yazar grubuna göre ise, tanınmış marka; Markanın henüz ilgili tacirler ya da o malın alıcıları değil, bu mal ile ilgisi olmayanlar tarafından da bilinmesi halinde tanınmış markadan bahsedilebilir. Tanınmış marka, maruf marka karşısında daha kapsamlı, ekonomik yönden daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bir markanın tanınmış olduğunu söyleyebilmek için markanın konulduğu ürünün 8 Yasaman, H., 2005, s.17. 9 www.uspto.gov. Henderson, C.; Protection of Well-Known Marks, s.27. 10 Oytaç, K.; Karşılaştırmalı Markalar Hukuku (Endüstriyel Tasarımlar İçerikli), Nobel Kitabevi, İstanbul, 2002, s.120. 11 Tekinalp, Ü., 1999, s.381. 12 Arkan, S.; Marka Hukuku, C.1, Ankara, 1997, s.93. 8

birdenbire ve bir hatıranın yardımı olmaksızın akla gelmesi, diğer deyişle bir refleks halinde düşünülmesi gerekir. Genellikle tüketicinin zihninde bir fikir uyandıran marka tanınmışlık derecesine ulaşmış demektir. Örneğin Murat Türkiye de, Mercedes bütün dünyada otomobil markasını ifade eder. 13 olarak ifade edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin tanınmış markalara ilişkin verdiği kararların pek çoğunda ise tanınmış marka; bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım olarak tanımlanmıştır. 14 11. Hukuk Dairesi nce ve Doktrinde tanınmış markalara ilişkin yapılan bu tanımlarda göze çarpan husus, genel anlamda, tanınmış markalar için kabul edilen kriterlerin bir araya getirilerek veya tanınmış markaların düzenlenmiş olduğu anlaşma hükümlerinden yola çıkılarak bu tanımların oluşturulduğudur. Buna göre, tanınmış markaların işlevlerinden olan kalite sembolü olma, reklam işlevi görme ve benzeri ile yine tanınmış markaların belirlenmesinde kullanılan kriterlerden olan yüksek reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağı gibi kriterler bir araya getirilmek suretiyle tanınmış markalar tanımlanmış ve gerek ulusal gerekse de uluslararası kaynaklarda bu konuda yer alan boşluk bir ölçüde doldurulmaya çalışılmıştır. 1.4. Tanınmış Markanın İşlevleri McCarthy e göre markanın belli başlı dört işlevi bulunmaktadır. Bunlar; bir işletmenin mallarını tanımlamak ve bunları diğer işletmelerinkinden ayırt etmek, markalı malların belli bir işletmeden kaynaklandığını belirtmek, markalı malların aynı seviyede kaliteye sahip olduğunu belirtmek ve malların satışında ve reklamında 13 Poroy, R., Yasaman, H.; Ticari İşletme Hukuku Güncelleştirilmiş 7. Bası, Beta Basım, İstanbul, 1995, s.237; Oytaç, K.; 2002, s.141. 14 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.03.2003 tarihli MAS, 28.06.2004 tarihli VESTİNO ve 09.12.2004 tarihli BLACK&DECKER kararlarında da tanınmış marka için bu ifadeleri kullanmıştır. 9

birincil araç olarak faaliyet göstermektir. 15 Bu sayılanlar markaların olduğu kadar, tanınmış markaların da işlevleridir ve bu kısımda, tanınmış marka açısından markanın ayırt etme, köken belirtme, garanti ve reklam işlevleri ele alınacaktır. 1.4.1. Ayırt Etme İşlevi Markaların ve marka tesciline konu olacak işaretlerin en önemli işlevlerinin ayırt edicilik olduğu genel kabul görmüş bir husustur. Buna göre; prensip olarak markanın üzerinde yer aldığı malları veya verilen hizmetleri diğer işletmelere ait olan benzeri mallar ve hizmetlerden ayırt etmesi aranmaktadır. Böylelikle marka kullanıldığı mallar veya hizmetler için adeta bir kimlik belgesi durumuna gelmektedir. 16 Nasıl ki, kimlik belgeleri sahibine ait bilgileri içermekte ve sahibini benzerlerinden ayırt etme işlevi görmekteyse, markalarda bu anlamda bir işleve sahiptir ve pazara sunulan malları veya hizmetleri benzerlerinden ayırarak fark oluşturmaktadırlar. Denilebilir ki, 556 Sayılı KHK markanın bu ayırt edicilik işlevine hukuki bir koruma sağlamaktadır. 17 1.4.2. Köken Belirtme İşlevi Marka ve tanınmış markalar malın üreticisi olan veya hizmeti sunan işletmeleri birbirinden ayıran, daha doğru bir ifade ile malların veya hizmetlerin işletmesel kökenini belirten araçlardır. Böylelikle, markalı ürünlerin hangi işletmeler tarafından üretildiği konusunda alıcıların yanılma riskleri en aza indirilmekte ve tüketiciler daha önce kullanıp memnun kaldıkları ürünlerin üreticisi olan işletmeleri markaları aracılığıyla yeniden tanımakta ve aynı ürünü tekrar tercih etmektedir. Bu açıdan köken belirtme işlevi önemlidir. Zira, günümüz koşulları düşünüldüğünde işletmelerin sadece bir mal üretmeyip, pazara çeşitli mallar ve hizmetler sunduğu gerçeğinden yola çıkarsak, benzer malların veya hizmetlerin üreticilerinin birbirlerinden ayrılmasını markalar sağlayacaktır. Özellikle tanınmış markanın 15 Mc Carthy, J.T.; Trademarks and Unfair Competition, The Lawyers Co-operative Publishing Co., 2004, s.86. 16 Tekinalp, Ü., 1999, s.347. 17 Dirikkan, H.; Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2003, s.12. 10

konulduğu malları satın alıp bunlardan memnun kalan kişiler, aynı işletme tarafından aynı marka ile üretilen diğer malları veya sunulan diğer hizmetleri de satın alacaktır. 18 İşte bu noktada tanınmış markaların önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır, zira benzer mallarda tanınmış bir markanın ayırt edici fonksiyonu ve çekici gücü diğer markalarda olduğundan çok daha fazladır. 19 Tanınmış markanın köken belirtme işlevinin eski önemini koruduğu söylenemez. Bu durum tüm markalar için geçerli olan bir durum olup, nedenleri hem tüketici davranışlarına, hem de marka sahiplerinin davranışlarına dayandırılabilir. Piyasa şartları artık öyle bir hal almıştır ki, tüketicilerin markalardan, markalı mallardan bekledikleri kendileri için önemli olan niteliklere sahip olmalarıdır, kısacası markaların, markalı malların tüketicilerin isteklerine cevap vermesi daha önemli hale gelmiştir. Alıcılar bir defa bu beklentilerine kavuştularmı onlar için markanın işletmesel kökeninin pek bir önemi kalmamaktadır. 20 Önemli olan, ürünün isteklerine cevap vermesi, belirli bir kalite düzeyini yakalamış olmasıdır. 21 Örneğin, tüketiciler meşhur ipod marka müzik çaların üreticisi olan şirketin ismini ve bu şirketin yerini bilmeyebilirken, ipod markasını pek tabi tanımakta ve bu markayı müzik teknolojisinde önemli bir yere sahip olan bir şirket ile bağdaştırmaktadırlar. 22 Öte yandan marka sahiplerinin davranışları sonucunda markanın ve tanınmış markanın köken belirtme işlevinin eski önemini yitirmesine lisans uygulamalarını örnek olarak gösterebiliriz. 23 Lisans yoluyla işletmeler, markalarını başka işletmelere kullandırmakta ve bu nedenle malın kökeni konusunda markanın sahip olduğu belirleyicilik giderek önemini yitirmektedir. Bu sayılan nedenlerle tanınmış markanın köken belirtme işlevi eski önemini kaybetmekte ve bu işlevin yerine garanti ve reklam işlevleri önem kazanmaktadır. 18 Marka genişletme (brand extension) olarak adlandırılan bu durumda işletme, edindiği ünü başka bir alana taşıma şansını elde etmektedir. 19 Yasaman, H., 2005, s. 8. 20 Shanahan, D.; The Trademark Right: Consumer Protection or Monopoly, The Trademark Reporter (TMR), Vol. 72, 1982, s.239. 21 Yasaman, H.; Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı nın Anısına Armağan, İstanbul, 1978, s.696. 22 http://works.bepress.com/doris_long/1. Long, D. E.; Is Fame All There Is?: Beating Global Monopolists at Their Own Marketing Game, ExpressO, 2007, s. 11. 23 Dirikkan, H., 2003, s.14. 11

1.4.3. Garanti (Kalite) İşlevi Garanti işlevinin, tanınmış markaların sahip olduğu köken belirtme işlevinden daha önemli bir husus olduğunu belirtmek gerekir. Adından da anlaşılabileceği gibi, garanti işleviyle markalı malın veya hizmetlerin, tüketicilerin aradıkları standartları garanti ettiği, ürünlerin kaliteleri konusunda alıcılara güvence verdikleri belirtilmektedir. Tanınmış markalar konu olunca bu işlevin sonucunda ortaya çıkan güvencenin tüketiciler gözünde daha bir öneminin olduğu ve alıcıların tanınmış markalı ürünlere olan güvenlerinin diğer ürünlere nazaran çok daha fazla olduğu bir gerçektir. 24 Hatta bu güven nedeniyledir ki, tüketiciler tanınmış markalı ürünlere benzer ürünlere göre daha fazla ödeme yapmayı dahi göze almaktadırlar. Bunun nedeni, tanınmış markalı ürünün kalitesi konusunda tüketicilerin şüphelerinin bulunmaması ve buradan hareketle, yaratılan bu güven sayesinde satın alma sırasında alıcıların fazla zaman kaybetmeden kararlarını vermelerinin sağlanmasıdır. Bu sayılanlardan yola çıkarak tanınmış markaların garanti işlevini, kalite işlevi olarak da ifade edebiliriz. Kalite; geleneksel anlamda malın niteliklerine ilişkin olabileceği gibi, mala ilişkin güvenceler, satış sonrası hizmetler ve malın güvenirliğine ilişkin geçmiş tecrübeleri de içerir. 25 Tanınmış markanın garanti işlevi, hem alıcılar için, hem de işletmeler için önemli yararları içinde barındırmaktadır. Alıcılar için önemlidir çünkü, ürünün kalite ve diğer özellikleri konusunda güvence verir ve satın alma karar sürecini kısaltır. İşletmeler açısında önemlidir çünkü, bu güvencelerle hareket eden alıcılar işletmenin ürünlerini tekrar satın almakta ve hatta işletmenin markasını taşıyan diğer ürünleri de satın alma yoluna gitmektedir. Kısacası, tanınmış markanın garanti işlevi sonucunda, alıcılar ve işletmeler açısından bir kazan-kazan durumu söz konusudur ve belirli şartların tekrar etmesi koşuluyla bu durum süreklilik göstermekte, alıcılar ile tanınmış marka arasında sıkı bir bağ ortaya çıkmaktadır. 24 Ersoy, A.F.; Üniversite Öğrencilerinin Giysi ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya Yönelik Davranış ve Tercihleri, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı:14, s.10. Üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen bu çalışmada da bu yönde ifadeler yer almaktadır. 25 Shanahan, D., 1982, s. 240. 12

1.4.4. Reklam İşlevi Reklam, piyasaya sürülen ürünlerin tüketicilere tanıtılmasını sağlayan ve tüketiciler ile işletmeler arasında köprü vazifesi gören bir araçtır. Reklam yoluyla, markalı malların kalitesinden veya diğer özelliklerinden dolayı tatmin olmuş sadık tüketiciler vasıtasıyla ve bazı durumlarda ağızdan ağıza iletişim yoluyla markanın sahibi olan işletme tüketiciler arasında bir itibara sahip olmaktadır. 26 İşte bu itibarı sembolize eden unsur markadır ve yine buradan hareketle marka, işletme için etkili bir pazarlama aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 27 Böylece bu yönüyle marka, alıcıları belirli malları tercih etme hususunda yönlendirmektedir. Bahse konu olan, ürünler olunca, reklam işlevi yoluyla bu yönlendirmeyi yerine getiren bir zaman sonra marka olur. Marka bu işlevi sayesinde, yalnız markanın konu olduğu mallar veya hizmetler için değil, aynı zamanda markanın üzerinde kullanılabileceği diğer mallar veya hizmetler için de bu reklam işlevini yürütmekte ve bu farklı mallar veya hizmetleri de tüketicilere tanıtmaktadır. Bu nedenle, tanınmış markanın reklam işlevi, giderek önemi artan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, tanınmış markanın bu işlevi ile markanın esas olarak kullanıldığı mallar veya hizmetler yanında, marka genişlemesi (brand extension) sonucunda markanın kullanılacağı diğer mallar veya hizmetler fazla bir tanıtıma ihtiyaç duyulmadan pazarda yer edinebilecek ve ürüne karşı bir talep oluşturulacaktır. Bunun yanında, malın kalitesinin iyi olması nedeniyle, farklı mallarda da alıcılar tarafından benimsenmesi sonucu markanın tanınmışlığı artacak ve marka bir reklam vasıtası olacaktır. 28 Buradan çıkarılan sonuç, tanınmış markalara ilişkin doktrinde yapılmış olan tanımların ağırlıklı bir kısmında belirtildiği gibi, tanınmış markalar sadece ürünün alıcısı için değil ürünle ilgisi olmayan kesimler üzerinde de etkiye sahip olacak ve tanınmış markanın reklam işlevi bu etkiyi önemli ölçüde artıracaktır. Tanınmış marka bu yolla, yalnız markayı tanıyan, markalı ürünü alıp kullanan üzerinde değil, markayı tanımayan kimseler üzerinde de etkili olur ve alımı anında bu kişilerin 26 Shanahan, D., 1982, s.241. 27 a.g.m., s.241. 28 Yasaman, H., 2005, s.9. 13

tercihini de etkiler. 29 Böylece, tanınmış markanın reklam işlevi, markanın farklı mallar veya hizmetlere genişletilmesi durumunda katlanılması gereken reklam giderlerini önemli ölçüde azaltıcı etkiye sahip olacaktır. 30 Zira, tanınmış markalı ürünler için önceden olumlu tecrübeleri bulunan tüketiciler bu yeni ürünleri veya hizmetleri de bu nedenle kolayca benimseyebilecek ve tanınmış marka sahibinin pazarlama ve tanıtım giderleri bu doğrultuda büyük oranda azalacaktır. 1.5. Tanınmış Markalara İlişkin Uluslararası Düzenlemeler 1.5.1. Genel Olarak Tanınmış markalar içlerinde barındırdıkları avantajları nedeniyle aynı zamanda en çok ihlale maruz kalan ve marka korsanları tarafından sıklıkla kötü niyetli tescillere konu olan markalardan olmuşlardır. 31 Tanınmış marka sahipleri açısından önemli bir yatırım aracı ve maliyetli bir konu olan tanınmış markaların bu tip ihlallerle yüz yüze kalmaları ise ulusal ve uluslararası boyutta sık sık ele alınmalarını beraberinde getirmiştir. Sınai mülkiyet haklarını düzenleyen ilk anlaşma olması nedeniyle büyük öneme sahip olan Paris Sözleşmesi, 1995 tarihinde yürürlüğe giren TRIPs Anlaşması ve WIPO tarafından 1999 yılında yayınlanan Ortak Tavsiye Metni, tanınmış markalara ilişkin hükümler içermiştir. Özellikle son tavsiye metni ile tanınmış marka konusunda mevcut olan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Bu kısımda, ana hatlarıyla bu uluslararası kaynaklara değinilecektir. 1.5.2. Paris Sözleşmesi Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ilk sözleşme, 20.03.1883 tarihinde 11 ülkenin katılımıyla Paris te imzalanmıştır. İmza yerinden dolayı Paris Sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşme; marka, patent, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler gibi sınai mülkiyet hakları ve haksız rekabet ve diğer birtakım konuları 29 Yasaman, H., 2005, s.9. 30 Long, D. E., 2007, s.12-13. 31 a.g.m., s.16, dpn. 61. 14

içermekteydi. Sınaî mülkiyetin anayasası olarak nitelendirilen Paris Sözleşmesi; milli muamele ve rüçhan hakkını temel ilke olarak benimsemiştir ve çeşitli tarihlerde değişikliklere uğramıştır. Buna göre bu sözleşme, 1900 yılında Brüksel de, 1911 yılında Washington da, 1925 yılında La Haye de, 1934 te Londra da, 1958 de Lizbon da ve son olarak 1967 de Stockholm de değişikliğe uğramıştır. Türkiye, Paris Sözleşmesi ni kabul edeceğini Lozan Anlaşması nda taahhüt etmiş ve nitekim, 1925 yılında sözleşmeye taraf olmuştur. Paris Sözleşmesi ne halen 172 32 ülke taraf bulunmaktadır. Tanınmış marka kavramı ilk kez Paris Sözleşmesi nin 1925 yılında imzalanan La Haye metninde yer almıştır. 33 Ancak, tanınmış markanın tanımı bu sözleşmede yapılmamıştır. Sözleşmenin 6. maddesinde tanınmış markaya değinilmiş ve tanınmış markalar düzenlenmiştir. Paris Sözleşmesi nin 1. mükerrer 6. maddesi; (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır. (2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, 32 Bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ (Son Erişim, 09.03.2008). 33 Yalçıner, U. G., Eyüboğlu, S., Bal, G.; Tanınmış Marka Kavramı, Türkiye de ve Yurtdışında Tanınmış Marka Uygulamaları, Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Nisan, 2005, s.500. 15

kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler. (3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için herhangi bir süre kısıtı tespit edilmeyecektir. hükümlerini içermektedir. Madde içeriğinden anlaşılabileceği gibi Paris Sözleşmesi nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında koruma, koruma talep edilen ülkede tanınmış olan markalara sağlanacaktır. 34 Buna göre, üye ülkelerden birinde tanınmış olan bir marka aynı ve benzer mallar için sahiplerinin izni olmadıkça tescil edilemeyecektir. Üye ülkeler mevzuatları elveriyorsa bu tip başvuruları re sen inceleyip reddedecek veya tanınmış markayı içeren başvurular marka sahibinin başvurusu üzerine reddedilecektir. Bahsi geçen başvurunun tescile bağlanmış olması durumunda talep üzerine markanın hükümsüz sayılması da Paris Sözleşmesi nin 1. mükerrer 6. maddesinin gereğidir. Paris Sözleşmesi nin 1. mükerrer 6. maddesi, tanınmış markanın kullanıldığı malların aynı veya benzeri malları içeren fabrika veya ticaret markalarına uygulanacaktır. Buradan anlaşılan, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka korumasının hizmet markalarına uygulanmadığıdır. Bunun yanı sıra, tanınmış marka korumasının farklı mal veya hizmetlere uygulanmayacağı da, 6. madde içeriğinden anlaşılabilmektedir. Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markalar; tanınmış marka ifadesi yerine kullanılan maruf markalar ve dünya markaları ndan farklıdır. 551 Sayılı Markalar Kanunu nda yer alan maruf markalar tanınmış markalardan farklıdır. Maruf marka, belli bir yörede bilinen bir markayı ifade ederken tanınmış markalar ise dünya çapında olmasa da yurtiçi ve yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen markaları 34 Doktrinde benimsenmiş olan bu görüşün aksi yönde olarak İsviçre Federal Mahkemesi nin Yeni Rakı kararını (BGE 120 ΙΙ 144) gösterebiliriz. Bu kararda Federal Mahkeme, Yeni Rakı markasının İsviçre de korumadan yararlanabilmesi için bu ülkede tanınmış olmasını aramamıştır. 16

anlatmaktadır. 35 Öte yandan tanınmış markalar ile dünya markaları da farklıdır. Dünya markaları tüm dünyada bilinen, malları veya hizmetleri tüm dünyaya yayılmış Coca Cola, THY gibi markalardır. Tanınmış markaların ise tüm dünyada bilinen markalar olarak değerlendirilmesi yerinde ve kabul edilir bir yaklaşım değildir. Zira, Türk doktrininde hiçbir yazar, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaları, dünyaca tanınmış marka olarak anlamamaktadır. 36 Bunun bu şekilde anlaşılması halinde Paris Sözleşmesi nin sadece dünyaca tanınmış marka lara uygulanması gibi bir sonuç ortaya çıkar. 37 Bu da tanınmış marka korumasından yararlanacak marka sayısını büyük ölçüde sınırlandırır. Tanınmış markalara sağlanan koruma, 556 Sayılı KHK nın 6. maddesinde ifadesini bulan marka korumasının tescil ile sağlanacağı hükmünün istisnasını oluşturur. Marka korumasında tescil ilkesi olarak adlandırılan bu duruma göre tanınmış markaların Türkiye de korunması için bu ülkede tescilli olmaları şartı getirilmemektedir. Böylelikle tanınmış marka sahibi, markası birliğe üye ülkede tescilli olmasa da, marka ihlallerine karşı markasının korunmasını talep edebilecektir ve marka korunmasından yararlanabilecektir. Bununla birlikte tanınmış marka sahibi, markasının başkası adına tescil edilmesi durumunda markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini mahkemeden talep edebilecektir. Hükümsüzlük talebiyle dava açılması için kural olarak 5 yıllık bir süre öngörülmüştür. Ancak markanın kötü niyetle tescil ettirilmesi durumunda bu 5 yıllık süre aranmamaktadır. Zira, Paris Sözleşmesi nin esas amacı bir ülkede tanınmış bir markadan, o ülkede veya başka bir ülkede haksız olarak yararlanmayı önlemektir. 38 Bir ülkede veya birden fazla ülkede tanınmış bir markayı bir zaruret olmaksızın alıp kendi ülkesinde tescil ettiren kişinin korunması uluslararası ticarette kabul edilebilecek bir durum değildir. 39 Paris Sözleşmesi kapsamında korumadan yararlanacak tanınmış markaların, koruma talep edilen ülkede tescilli olmalarının gerekmediğinin yanında bu markaların ilgili 35 Tekinalp, Ü., 1999, s.379. 36 Yasaman, H.; Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları (Prof Dr Kemal Oğuzman a Armağan), 2002/1, s.308. 37 a.g.m., s.308. 38 a.g.m., s.308. 39 a.g.m., s.308. 17

ülkede kullanılıyor olmaları şartı da aranmamaktadır. Buna göre tanınmış markasının ihlale uğradığını düşünen marka sahibi, markası ilgili ülkede tescilli olmasa ve kullanılmıyor olsa da bu ihlalin önlenmesini talep edebilecektir. Tanınmış markanın ilgili ülkede kullanılmıyor olmasına rağmen korumadan yararlanmasına ilişkin önemli bir örnek McDonald s markasının Güney Afrika da başka bir kişi adına tescil ettirilip kullanılması sonucunda, McDonald s tarafından açılan davanın lehte sonuçlanması ve markanın bu ülkede kullanılmıyor olmasına rağmen bu anlamda tanınmış marka korumasından yararlanması olarak gösterilebilir. 40 Bununla birlikte Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 20.11.1998 tarihli Dolce Vita 41 kararında, tanınmış markanın korumadan yararlanabilmesi için markanın Türkiye de fiilen kullanılmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. 1.5.3. TRIPs Anlaşması Fikri mülkiyet haklarını korumaya yönelik normların önemli ölçüde değişiklik gösterdiği ve uluslararası ticarette sahte mallara uygulanabilir prensip ve kurallar konusunda çok taraflı bir çerçevenin bulunmamasının uluslararası ekonomik ilişkilerde giderek artan bir gerginliğe yol açtığı görüşüne dayanılarak, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları konusunda bir anlaşma akdedilmiştir. 42 DTÖ kuruluş anlaşmasının eki olan TRIPs Anlaşması nın imzalanması uluslararası ticarette karşılaşılan aksaklıkları ve engelleri ortadan kaldırma amacını taşımaktaydı. 43 Her ne kadar Paris Sözleşmesi ile, amaçlanan bu uluslararası koruma bir derece sağlanmış olsa da, konuyla ilgili hala yasal boşluklar bulunmaktaydı. 44 Bu nedenle DTÖ, 1994 yılında TRIPs Anlaşması nı sonuçlandırmıştır. TRIPs Anlaşması, DTÖ Sözleşmesi ne eklenmiştir ve bu nedenle DTÖ ye üye olan ülkeler için bağlayıcı niteliktedir. Bugün için, DTÖ ye ve dolayısıyla TRIPs 40 McDonald s Corp. v. Joburgers Drive-In Restaurant (Pty) Ltd., [1996] 4All ERSA 1(A) 15. 41 Aynı yönde bkz.; 11. Hukuk Dairesi nin 28.11.2006 tarihli TROPICANA, 13.04.2000 tarihli ROCCO BAROCCO ve 25.04.2006 tarihli MAGGI kararları. 42 www.dtm.gov.tr. TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları, DTÖ Anlaşmaları TRIPS, s.1. 43 Gausmann, C.; Protection of Trademarks Under International Law, University of Lund- (Faculty of Law Master Thesis), Spring 2005, s.23. 44 a.g.e., s.23. 18

Anlaşması na taraf olan 151 45 ülke bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, TRIPs Anlaşması, fikri mülkiyet hakları koruması konusunda, anlaşmaya taraf ülkeler tarafından sağlanması yükümlülüğü olan asgari standartları tesis etmiştir. Bütün taraf ülkeler, Anlaşma hükümlerine uyumu sağlamak adına ulusal mevzuatlarını bu asgari standartları kapsayacak şekilde yeniden düzenlemekle yükümlüdür. 46 Anlaşmanın birinci bölümü genel hükümler ve temel ilkeleri içerirken, ikinci bölümde ise her bir fikri mülkiyet hakkı ayrı ayrı incelenmiştir. Özetle, TRIPs Anlaşması, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevcut çok taraflı uluslararası sözleşmelere dayanmakta, fikri mülkiyet hakları korunmasına yönelik mevcut sistemleri bütünleştirmekte ve üzerinde uluslararası mutabakata varılamayan alanlarda onu tamamlamaktadır. 47 Daha somut olarak denebilir ki TRIPs Anlaşması, Paris Sözleşmesi için tamamlayıcı nitelikteki bir belge olarak değerlendirilebilir. Tanınmış markalar, TRIPs Anlaşması nın 16. maddesinde düzenlenmiştir. TRIPs ile Paris Sözleşmesi bir anlamda tamamlanmış ve uygulamada görülen sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. Belirtmek gerekir ki TRIPs Anlaşması, sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin asgari standartları düzenlemiştir. 48 Bununla birlikte, taraf ülkeler bu standartlardan farklı olarak, ekstra koruma sağlayıp sağlamamak hususunda serbesttirler. TRIPs Anlaşması nın 2. maddesi üye ülkeleri Paris Sözleşmesi nin 1.-12. maddelerine uygun düzenlemeler yapmaları konusunda yükümlü kılmıştır. Böylece TRIPs Anlaşması nı imza eden ülkeler aynı zamanda Paris Sözleşmesi nin bahsi geçen bu maddelerine de uyacaklarını taahhüt etmişlerdir. Böylelikle, Paris Sözleşmesi 6. madde anlamında tanınmış olan bir marka, TRIPs tarafı ülkelerde de tanınmış marka olarak kabul edilecektir. 45 Bkz. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm), 27 Temmuz 2007 tarihi itibariyle (Son Erişim, 09.03.2008). 46 Gausmann, C., 2005, s.23. 47 www.igmd.org/menseler/fikri_sinai.doc. Öcal, B.; Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Mevzuatı Semineri, İstanbul, Kasım, 2003, s.11. 48 Kelbrick, R.; Gaps in Time: When Must a Mark Be Well Known?, International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 2006 Heft 8; s.928. 19